Puis-je protéger la forme de mon produit à titre de marque ?

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Puis-je protéger la forme de mon produit à titre de marque ?

Lorsqu’on pense à une marque, on imagine en premier lieu un nom, un logo. Mais le droit des marques, tant français qu’européen, prévoit aussi expressément la possibilité de déposer à titre de marque des formes : on parle alors de « marque tridimensionnelle ».

Une marque tridimensionnelle permet ainsi par exemple de protéger tant la forme d’un produit (ex : les chaussures Camper) que son conditionnement (ex : la bouteille de Contrex).

> Les conditions de la marque tridimensionnelle

La marque tridimensionnelle doit répondre aux règles communes de validité de tout type de marque, et notamment au caractère distinctif : la forme tridimensionnelle doit pouvoir être comprise comme l’indication de l’origine commerciale des produits et services visés.

Eu égard à leurs particularités, les marques tridimensionnelles ne sont pas considérées comme distinctives lorsque :

La forme résulte de la nature du produit (ex : barre chocolatée Bounty),
La forme est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Ont ainsi été écartés l’enregistrement à titre de marques tridimensionnelles les briques Lego ou les Rubik’s Cube. En effet, dans le cas contraire, obtenir une marque tridimensionnelle conférerait un monopole absolu et illimité dans le temps sur ces formes,
La forme donne une valeur substantielle aux produits, c’est-à-dire que le consommateur choisit le produit essentiellement en raison de sa forme (ex : Haut-parleur Bang & Olufsen).

Plus récemment, a également été admis à titre de marque tridimensionnelle une forme de rouge à lèvres de forme oblongue, conique et cylindrique, la forme concernée ayant été considérée comme divergeant de manière significative de la norme et des habitudes du secteur. Il faut cependant garder à l’esprit que les offices sont très stricts dans leur appréciation en la matière.

> Les protections par d’autres droits de propriété intellectuelle

La forme d’un produit est également potentiellement protégeable par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles.

Il convient cependant d’être vigilant car le droit des dessins et modèles érige en condition de validité la nouveauté. Si vous souhaitez bénéficier d’une double protection, le dépôt du dessin et modèle doit donc être réalisé avant le dépôt de marque.

Déposer une marque tridimensionnelle permet de plus de protéger la forme de son produit de manière indéfinie (à condition de la renouveler tous les 10 ans), contrairement à un dépôt de dessin et modèle qui ne peut garantir une protection que pendant une période maximale de 25 ans.

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Comment réagir en cas d’atteinte à mes droits sur ma marque ?

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Comment réagir en cas d’atteinte à mes droits sur ma marque ?

Titulaire d’une marque, je m’aperçois qu’un tiers exerçant une activité identique à la mienne exploite un nom très proche du mien, ce qui sème la confusion chez les clients.

> Les réactions à avoir en cas d’atteinte à ma marque

En premier lieu, il faut prendre les mesures nécessaires à la constitution de la preuve des actes litigieux.

Différentes mesures probatoires existent telles que notamment le constat d’huissier, ou la saisie-contrefaçon.

Pour la réalisation d’un constat d’huissier, ce dernier constate les faits de contrefaçon, notamment sur Internet, en réalisant des copies d’écran ou en constatant l’achat d’un produit contrefaisant par un tiers. Attention, sans autorisation du juge, l’huissier ne peut pas pénétrer dans un lieu privé tel que, par exemple, un magasin.

A l’inverse, dans le cadre d’une saisie-contrefaçon, l’huissier est autorisé par le juge à pénétrer par surprise chez un tiers aux fins de constater les actes de contrefaçon.

En second lieu, et selon les circonstances, il convient d’envoyer une mise en demeure et/ou d’assigner directement en justice, en urgence si nécessaire.

En résumé :

En cas d’atteinte à vos droits : réservez-vous la preuve des faits litigieux puis mettez en demeure le contrefacteur de cesser les actes litigieux et de réparer votre préjudice ou introduisez directement une action en cas d’urgence.

> Mais y a-t-il vraiment atteinte à mes droits ?

L’existence d’une contrefaçon, ou de l’atteinte à une marque de renommée s’apprécie comme suit :

	Produits et/ou services identiques	Produits et/ou services similaires	Produits et/ou services différents
Marques/Signes identiques	Contrefaçon sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion	Contrefaçon si risque de confusion	Responsabilité engagée si atteinte à une marque de renommée (ex : Coca Cola, Apple, etc.)
Marques/Signes similaires	Contrefaçon si risque de confusion	Contrefaçon si risque de confusion	Responsabilité engagée si atteinte à une marque de renommée (ex : Coca Cola , Apple, etc.)
Marques/Signes différents	Pas de contrefaçon	Pas de contrefaçon	Pas de contrefaçon

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Que puis-je déposer à titre de marque ?

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Que puis-je déposer à titre de marque ?

> La condition de distinctivité de la marque

Le signe déposé (ex : nom, logo, forme d’un produit, son, etc.) doit être distinctif au regard des produits et services qu’il désigne.

Autrement dit, pour pouvoir être protégé à titre de marque, un signe doit permettre au public d’identifier l’origine commerciale des produits et/ou services qu’il désigne. Un déposant ne peut s’accaparer, à titre de marque, un terme dont l’usage est indispensable aux autres acteurs économiques.

Ex : il n’est pas possible d’enregistrer la marque « BATTERIE » pour vendre des batteries. Reconnaître un monopole à un acteur sur ce terme reviendrait à priver toute autre personne de ce secteur à exploiter le terme « batterie » pour son activité.

De la même manière, un signe descriptif des caractéristiques des produits et services concernés ne peut être réservé à titre de marque.

Ex : il n’est pas possible de déposer la marque « SO HOT » pour des chaussettes car cela est descriptif de l’une des caractéristiques des produits visés.

Les termes descriptifs sont très prisés par les acteurs économiques car permettent au public d’identifier aisément les produits et/ou services visés par la marque. Il s’agit cependant d’une pratique à éviter, l’INPI et les tribunaux ayant une approche stricte du respect de la condition de distinctivité. Un nom fantaisiste et arbitraire offrira non seulement une plus grande distinctivité et protection à son titulaire mais lui épargnera surtout un risque de rejet de sa marque lors de la procédure d’enregistrement.

Le signe doit aussi être disponible

A noter cependant, qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs peut être accepté par l’office car en France car l’INPI ne procède pas d’office à un examen des marques antérieures.

Néanmoins, si le concurrent titulaire de ces droits antérieurs remarque le dépôt, il sera bien fondé à former opposition à l’enregistrement, demander la nullité de votre marque voire agir en contrefaçon si vous exploitez le signe déposé.

> Les signes interdits :

Certains signes, même s’ils étaient distinctifs, ne peuvent pas être enregistrés à titre de marque. Ainsi notamment :

Les emblèmes d’Etat, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales. Ex : le drapeau tricolore de la France ne peut être enregistré à titre de marque.
Les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite. Ex : une insulte ne peut être enregistrée à titre de marque.
Les signes susceptibles de tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services désignés par la marque. Ex : la marque « Pure laine » pour des produits textiles qui ne seraient pas réalisés dans cette matière.

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Puis-je parodier une marque ?

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Puis-je parodier une marque ?

> Le principe : l’interdiction d’usage de la marque, même parodique

Il est interdit de reproduire ou d’imiter une marque enregistrée pour des produits et/ou services identiques et/ou similaires à ceux visés par la marque sans le consentement du titulaire de la marque.

Si la marque est renommée, le titulaire bénéficie quant à lui d’un monopole d’exploitation encore plus large qui s’étend aux produits et services différents de ceux désignés par la marque concernée.

Aucune exception à cette règle n’est prévue par les textes.

La reprise d’une marque même à des fins humoristiques, dans la vie des affaires, peut donc caractériser une contrefaçon de marque.

Par exemple, la reproduction sur des maillots de la forme et l’aspect de la boîte de conserve de thon produite PETIT NAVIRE pour en déformer certains éléments (ex : « PETIT CHAVIRE » pour « PETIT NAVIRE » ; « Le Mauvais Goût du Large » pour « Le bon Goût du Large ») constitue, en principe, une contrefaçon de la marque quand bien même il s’agissait d’un détournement humoristique de la marque.

> Exception : le détournement de la marque

Toutefois, le détournement de la marque a pu être considéré par le passé comme licite, conformément à la liberté d’expression sous réserve de respecter des conditions strictes :

Défendre un but légitime d’intérêt général,
Totalement étranger à la vie des affaires,
Ce but doit être conforme à l’objet social du groupement (association/syndicat) à l’origine de la parodie,
En utilisant des moyens proportionnés au but poursuivi.

Ex : La reproduction de marques appartenant à AREVA en l’associant à une tête de mort par l’association GREENPEACE.

Ce point a été validé par la loi PACTE de 2019 (Art. L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle) qui parle désormais spécifiquement d’usage dans la vie des affaires pour qu’il y ait contrefaçon.

En résumé, la liberté d’expression n’excuse pas tout. Toute reproduction ou imitation d’une marque à des fins commerciales est constitutif d’un acte de contrefaçon, même si la marque est reprise à des fins humoristiques.

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Que faire après la signature d’un contrat sur une marque ?

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Que faire après la signature d’un contrat sur une marque ?

Tout comme sa naissance par l’enregistrement, tous les événements marquants de la vie d’une marque (ex : cession, licence, apport en société, nantissement, etc.) doivent, en principe, faire l’objet d’une inscription auprès du registre de l’Office concerné (ex : INPI, EUIPO, OMPI, etc.).

> Comment procéder à l’inscription ?

La demande d’inscription pourra être présentée par l’une ou l’autre des parties à l’acte.

Selon les offices concernés, elle peut être effectuée en règle générale en ligne et comporte deux procédures : une procédure classique permettant de faire une inscription sous quelques semaines et une procédure accélérée permettant, si la demande est régulière, de faire une inscription sous quelques jours.

Pour une marque française par exemple, l’inscription devra se faire auprès du Registre national des marques. Après l’inscription, vous recevrez un récapitulatif en ligne, et l’inscription sera par la suite publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) afin d’être rendue publique, donc opposable aux tiers.

De la même manière, pour une marque de l’Union européenne, les formalités d’inscription de ces actes se font auprès de l’EUIPO, qui inscrira par la suite la modification au Registre des marques de l’Union européenne, puis le publiera au Bulletin marques de l’Union européenne.

L’inscription est nécessaire à l’opposabilité mais n’impose pas de révéler l’ensemble des engagements convenus entre les parties, les plus sensibles pouvant être gardées confidentielles.

> L’inscription : une obligation pour l’opposabilité

L’inscription est obligatoire pour rendre vos droits opposables. Ainsi par exemple, lorsque vous acquérez une marque en signant un contrat de cession de marque, vous devez inscrire cet acte auprès de l’Office concerné.

A défaut d’inscription, vous ne pourrez pas vous prévaloir de vos droits à l’égard de tiers contrefacteurs et toute action en contrefaçon engagée avant inscription sera jugée irrecevable par les Tribunaux.

> MAIS DOIT-ON RENDRE DISPONIBLE A TOUT TIERS LE CONTENU DU CONTRAT SIGNÉ ?

La réponse est négative, vous avez la possibilité de biffer les passages sensibles du contrat à inscrire (ex : prix, garanties données, etc.). Seules les mentions permettant d’attester de l’opération effectuée doivent être accessibles, à savoir par exemple pour une cession de marque, les noms et coordonnées des parties, la mention de la cession avec le détail de la marque concernée (son numéro d’enregistrement).

Attention aucune inscription possible tant que la marque n’est pas publiée.

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