Le dépôt frauduleux d’une marque est visé par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».

 

Par un arrêt rendu le 12 janvier 2018 (RG n°n°16/07959), les juges d’appel ont considéré que le dépôt frauduleux d’une marque était caractérisé en raison de droits dont était titulaire une autre société sur le signe contesté (même à l’étranger) et dont avait parfaitement connaissance la société poursuivie.

Le groupe Unilever est spécialisé dans la commercialisation de crèmes pour la peau. Le 24 septembre 2004, une des sociétés du groupe a déposé une demande de marque communautaire semi-figurative « Fair & Lovely » en classe 3.

La société britannique Technopharma Limited est spécialisée dans la fabrication de préparations dermatologiques pour les peaux afro-américaines. Elle est titulaire de la marque américaine « New York Fair & Lovely » déposée le 22 novembre 2002 et de la marque française « New York Fair & Lovely » déposée le 28 novembre 2002 en classes 3 et 5.

La société Technopharma Limited a fait opposition à l’enregistrement de la demande de marque communautaire de la société Unilever NV devant l’OHMI.

En réaction, les sociétés du groupe Unilever ont assigné la société Technopharma Limited devant le Tribunal de grande instance de Paris pour dépôt de marque frauduleux, actes de concurrence déloyale et parasitisme, au motif qu’elles avaient fait un usage, antérieurement au dépôt de la marque litigieuse en France et aux Etats-Unis de la dénomination « Fair & Lovely » pour la commercialisation d’une crème ayant connu un grand succès, notamment en Inde et au Royaume-Uni.

Par jugement du 19 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment annulé la marque française « New York Fair & Lovely » de la société Technopharma Limited mais rejeté la demande des sociétés Unilever sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

La société Technopharma Limited a fait appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris a conclu au dépôt frauduleux de sa marque française par la société Technopharma Limited au motif que :

« Il importe peu que la marque ait eu ou non le caractère de signe notoire dès lors qu’en raison de l’étendue de son secteur de distribution qui comptait avant 2002 au moins d’un pays dont l’Inde qui constitue à elle seule un marché important et le Royaume-Uni, elle était nécessairement connue de professionnels distribuant un produit similaire s’adressant à une clientèle très ciblée ».

La société Technopharma Limited a confirmé de surcroit n’avoir jamais fait usage de la marque litigieuse pour commercialiser de produits en France. La Cour d’appel a conclu au fait que le dépôt réalisé en France avait donc été motivé seulement par une intention de bloquer ou gêner l’entrée des produits Unilever sur le marché français.

Sur les faits de parasitisme, la Cour d’appel de Paris a renversé la décision de première instance considérant que la société Technopharma Limited s’était immiscée dans le sillage des sociétés Unilever, tirant profit de la valeur économique créée par celles-ci depuis au moins 2001, et faisant ainsi obstacle à la progression commerciale de ces sociétés en France.

Mardi 17 avril 2018 de 11 h à 13 h : Afin de vous aider à y voir plus clair dans ce #RGPD, la Creative Factory vous propose une réunion Coup de pousse sur cette thématique animée par Pierre Langlais.

Cécile GUYOT interviendra le 11 avril prochain sur le thème de la stratégie en matière de protection de marque dans le cadre du Diplôme universitaire en propriété intellectuelle de Nantes.

Le Règlement européen n°6/2002 prévoit qu’un dessin et modèle ne peut bénéficier d’une protection que s’il est nouveau et dispose d’un caractère propre. Pour qu’il soit nouveau, il ne doit pas avoir d’ores et déjà été divulgué.

 

A cet égard, l’article 7 du même Règlement précise qu’ « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date […] [la date de priorité, si une priorité est revendiquée], sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».

En outre, un dessin et modèle ne sera pas considéré comme divulgué s’il l’a été par son créateur ou ayant droit « pendant la période de douze mois précédant […] la date de priorité, si une priorité est revendiquée ». Dans une affaire en date du 14 mars 2018, le Tribunal de l’Union européenne (« TUE ») est venu faire application de ce texte pour annuler le modèle de sabot bien connu de la société CROCS INC.

La société américaine CROCS INC est spécialisée dans la fabrication et la vente de chaussures. Elle a notamment, dans le cadre de ses activités, acquis le dessin et modèle de l’Union européenne suivant n°257001-0001, enregistré le 8 février 2005:

Ce dessin et modèle de l’Union européenne revendiquait la priorité d’une demande américaine déposée le 28 mai 2004.

La société GIFI DIFFUSION est quant à elle spécialisée dans la vente de divers articles de maison, d’ameublement mais également de mode et d’accessoires.

Le 20 mars 2013, cette dernière a sollicité l’annulation du dessin et modèle précité auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (« OUEPI »), au motif que ce dernier ne serait pas nouveau. En effet, selon elle, la société CROCS INC l’aurait divulgué plus de 12 mois avant le dépôt américain notamment sur son site internet et un salon.

Cette demande a été rejetée par la division d’annulation de l’OUEPI en raison de l’absence de preuves datées de qualité suffisante.

La société GIFI DIFFUSION a donc formé un recours à l’encontre de cette décision devant la chambre de recours du même office, qui a cette fois accueilli la demande d’annulation par décision en date du 6 juin 2016.

L’affaire a donc été portée devant la juridiction de premier degré de l’Union européenne par la société CROCS INC.

Cette dernière sollicitait ainsi que la décision rendue soit annulée au motif notamment qu’à considérer le modèle de sabot en cause divulgué au public antérieurement au 28 mai 2003 (12 mois avant le dépôt américain), cette divulgation n’était en réalité pas connue des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires.

Le TUE, pour trancher, a opéré en deux temps :

•  il a, dans un premier temps, apprécié l’existence d’une divulgation avant la date précitée : en l’espèce, les crocs avaient été présentés sur le site internet de la société CROCS INC, exposés lors d’un salon nautique et avaient été mis en vente via un réseau de distribution. En conséquence, il y avait bien eu divulgation du modèle querellé avant la date pertinente, peu importe à cet égard le lieu de la divulgation (hors ou dans l’Union européenne).
• il a, dans un second temps, apprécié la connaissance de cette divulgation par les « milieux spécialisés du secteur concerné », à savoir en l’espèce « les professionnels de la vente de la fabrication de chaussures », pour éventuellement renverser la présomption de divulgation de l’article 7 du Règlement : le TUE a, pour ce faire, rappelé que la preuve de ce que les professionnels du secteur dans l’Union européenne avaient eu connaissance d’évènements s’étant déroulés outre-Atlantique dépendait des faits. En l’espèce :

o le site internet de la société CROCS INC était, jusqu’à preuve du contraire, accessible partout dans le monde (la société CROCS INC n’avait pas démontré qu’il était peu probable que des internautes spécialisés de l’Union aient pu le consulter),

o le salon à l’occasion duquel les crocs avaient été exposés était un salon international de sorte qu’il était peu probable que les professionnels de la vente et fabrication de chaussure n’aient pas eu connaissance de la divulgation du nouveau modèle de la société CROCS IN lors de cet événement.

o le modèle de crocs ayant été mis en vente par des distributeurs sur une grande partie du territoire américain, il était peu probable « que cette vente soit passée inaperçue des milieux spécialisés du secteur » sur le territoire communautaire.

Le TUE a en conséquence rejeté le recours formé contre la décision ayant annulé le modèle de crocs de la société CROCS INC.

Par deux décisions rendues les 24 janvier et 15 mars 2018, le Tribunal de l’Union Européenne a refusé l’enregistrement de deux marques portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, l’une étant composée de termes vulgaires et l’autre faisant référence à une organisation criminelle mondialement connue.

 

Dans la première affaire, le producteur du film allemand « Fack Ju Gohte » (évoquant l’expression anglaise « fuck you ») avait déposé la marque éponyme en 2015 pour désigner des produits du quotidien. Le déposant avait alors fait face à un rejet de sa demande d’enregistrement au motif que le terme litigieux était contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

En contestant ce refus devant la chambre des recours, il faisait valoir le caractère distinctif du terme choisi. Le Tribunal a cependant rappelé que la distinctivité n’était pas de nature à compenser le caractère « incontestablement vulgaire » de la marque, empêchant son enregistrement.

Le Tribunal justifiait notamment son rejet par le fait que le terme choisi, devant désigner des produits du quotidien, risquait de choquer une partie du grand public.

La seconde affaire opposait une société espagnole ayant déposé la marque « La Mafia SE SIENTA A LA MESA » pour une chaine de restaurants et l’Etat italien ayant demandé l’annulation de cette marque. La République italienne considérait en effet que la marque avait pour effet de « manipuler l’image positive de la gastronomie italienne tout en banalisant le sens profondément négatif du terme MAFIA ».

Le Tribunal de l’Union Européenne rejetait le recours formulé par la société espagnole considérant que le terme « MAFIA », élément dominant de la marque, « faisait directement référence à l’organisation criminelle mondialement connue pour des actes de violences, de meurtres, d’intimidation, de trafics de drogues, d’armes et de blanchiment d’argent ». Le Tribunal ajoutait que « les éléments secondaires de la marque étaient perçus comme banalisant les atteinte graves portées à l’ordre public par cette organisation ».

Les juges considéraient enfin que ni la réputation acquise par la marque, ni l’intention de son titulaire d’évoquer la saga cinématographique « Le Parrain » ne compensaient la perception négative de la marque par le public.

Le Tribunal de l’Union Européenne a donc confirmé l’annulation de l’enregistrement de la marque en raison de son caractère choquant.

Que la marque soit composée d’un terme vulgaire ou qu’elle fasse référence à une organisation criminelle, la sentence est la même : pas de termes choquants dans une marque.