Dans un arrêt du 22 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la possibilité de solliciter en référé des mesures visant à faire cesser des actes supposés contrefaisants sur la base de  demandes de brevet (pas encore délivrés donc).

 

Contexte : Une action en référé pour faire cesser des actes supposés contrefaisants

 

Dans cette affaire, une société propriétaire notamment de demandes de brevets et la société exploitant ceux-ci soupçonnaient une société concurrente de reproduire dans ses produits les revendications de plusieurs demandes de brevets, se rendant ainsi selon elles coupable d’actes de contrefaçon.

Elles l’ont donc assignée en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il ordonne sous astreinte la cessation de tout acte de fabrication, promotion, distribution ou commercialisation desdits produits ou de tout autre produit contrefaisant.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, le président du Tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés de leur demande.

Elles ont donc formé appel de l’ordonnance ainsi rendue.

 

Solution : l’action en référé en cas de soupçons de contrefaçon de brevet conditionnée

 

Impossibilité d’agir en référé en cessation des actes de contrefaçon sur la base d’une demande de brevet

 

La société intimée soutenait que l’action en référé sur la base de demandes de brevets ne pouvait aboutir en l’absence de titres délivrés, ce qui avait pour conséquence de rendre les demandes des appelantes irrecevables.

Sur ce point, la Cour a commencé par rappeler ce qui émane des textes, à savoir que :

• « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon» (article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle),
• « Le droit exclusif d’exploitation […] prend effet à compter du dépôt de la demande » (article L. 613-1),
• Par exception aux dispositions de l’article L. 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique […] ou à celle de la notification à tout tiers d’une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet. (‘) Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet» (article L. 615-4).

Les juges du fond en ont conclu que si les textes prévoient qu’il est possible d’agir en contrefaçon sur la base d’une demande de brevet (avec obligation de sursis à statuer jusqu’à la délivrance), cette possibilité n’est pas prévue en matière de référé.

En conséquence, faute pour les appelantes de démontrer une atteinte imminente à un brevet délivré, au jour où le juge des référés statuait, elles n’étaient pas recevables à présenter leur demande.

 

La délivrance de l’un des brevets après l’ordonnance

 

Dans l’intervalle, l’un des brevets litigieux avait en revanche été délivré. Les juges du fonds ont donc tranché en ce sens qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la délivrance dudit titre postérieurement à l’ordonnance devait être prise en compte et permettait de facto aux appelantes d’agir en référé.

Ceci étant, leur demande n’a pas été couronnée de succès car il a été considéré qu’il y avait des contestations sérieuses (faits antérieurs à l’envoi de la copie certifiée de la demande ne pouvaient être pris en compte) et une absence de vraisemblance des actes reprochés (insuffisance de justification de la reproduction des revendications invoquées).

En conséquence, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé et dit n’y avoir lieu à référé.

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Par une importante décision du 20 décembre 2023 (n°22-18.928), la Cour de cassation s’est prononcée sur les sanctions susceptibles de découler d’un manquement d’un professionnel à son obligation d’information précontractuelle à l’attention des consommateurs.

 

Contexte : un contrat conclu avec des consommateurs sur la base de bons de commandes imprécis

 

A l’occasion d’une foire, un couple a signé un bon de commande avec une société pour l’installation et la mise en service à leur domicile d’un kit photovoltaïque.

Ce bon de commande était relativement vague, ne ciblant notamment pas de modèle précis de panneau photovoltaïque et prévoyant l’installation du panneau dans un délai d’un an à compter de la visite qui devait déterminer si les panneaux pouvaient techniquement être installés au domicile du couple.

Invoquant des carences dans les mentions devant figurer au bon de commande, l’acheteur a assigné le vendeur en nullité du contrat.

Le tribunal judiciaire, puis la cour d’appel d’Amiens, l’avaient suivi dans ses prétentions et considéré que le contrat devait être annulé : le vendeur a en conséquence formé un pourvoi en cassation.

 

Solution :

 

La nullité clairement affirmée par la Cour de cassation en cas de manquement du professionnel à son obligation d’information précontractuelle vis-à-vis des consommateurs

 

L’article L.111-1 du Code de la consommation liste les informations qui doivent être communiquées par un professionnel au consommateur avant la conclusion du contrat (mettant donc à la charge du professionnel une obligation spécifique d’information précontractuelle).

La loi ne prévoit toutefois, pour seule sanction en cas de manquement de la part d’un professionnel à cette obligation, qu’une amende administrative. La nullité d’un contrat sur la base d’un tel manquement restait donc soumis à la démonstration d’un vice de consentement (erreur, dol ou violence) qui peut parfois être difficile à apporter.

La Cour de cassation a toutefois, dans la présente décision, posé un principe venant donner bien plus de force à cette obligation d’information précontractuelle.

Elle a ainsi considéré que bien que ce texte ne prévoit pas expressément de nullité, un manquement du professionnel à son obligation d’information précontractuelle entraine l’annulation du contrat si le défaut d’information portait sur des éléments essentiels du contrat, puisqu’un tel manquement vicie le consentement du consommateur.

 

La nullité soumise à la démonstration que l’absence d’information porte sur des éléments essentiels du contrat

 

La nullité du contrat sera donc encourue si le professionnel n’a pas informé, avant la conclusion du contrat, le consommateur sur des éléments essentiels du contrat.

Il appartiendra donc au consommateur, en cas de contentieux, de démontrer que des éléments essentiels ne lui avaient pas été communiqués avant la conclusion du contrat.

En l’occurrence, la Cour de cassation a considéré que caractérisaient de tels éléments essentiels les caractéristiques essentielles des produits achetés ainsi que les délais de livraison et d’installation, qui n’étaient pas mentionnés sur le bon de commande.

Le consommateur s’étant engagé dans un contrat sur lequel il n’avait pas reçu toutes les informations nécessaires, la Cour de cassation a dès lors confirmé que ce contrat devait être annulé.

 

En résumé, l’obligation d’information précontractuelle prévue par le droit de la consommation semble désormais dotée d’une véritable force puisqu’elle est à même de justifier une nullité du contrat. Les professionnels (notamment en E-commerce) doivent donc être particulièrement vigilants à ne pas oublier d’informations dans le cadre de leurs devis et bons de commande !

 

 

 

   Dans un jugement récent du 31 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Paris s’est intéressé à la diffusion d’œuvres musicales lors d’obsèques par une société de pompes funèbres.

Contexte : la diffusion de musiques lors d’un enterrement par une société de services funéraires et pompes funèbres

 

Une société de services funéraires et pompes funèbres a conclu un contrat général de représentation avec la SACEM, lui permettant la diffusion d’œuvres musicales lors des enterrements, moyennant une redevance forfaitaire par séance. Estimant ne pas avoir à verser de redevance pour la diffusion de musique lors d’obsèques, la société a assigné la SACEM en nullité du contrat du contrat général de représentation et en restitution des sommes indument payées.

 

Solution : la diffusion de musiques lors d’obsèques est soumise aux droits d’auteur

 

La diffusion de musique lors d’obsèques est une communication au public

 

La société de pompes funèbres soutenait à titre principal que la diffusion de phonogrammes lors d’obsèques ne constituait pas une communication au public au sens du droit européen.

Ainsi, le contrat général de représentation serait, selon elle, nul pour erreur à titre ou pour absence de cause (ou contrepartie illusoire, selon le droit applicable aux contrats reconduits), dès lors que l’autorisation de la SACEM ne serait pas obligatoire.

Au contraire, le tribunal décide que la diffusion de musique lors d’obsèques, en présence des proches du défunt, constitue bien une communication au public, et partant une représentation des œuvres, de sorte que l’autorisation préalable des titulaires des droits d’auteur et droits voisins est requise.

 

L’exception de représentation dans le cercle de famille n’est pas applicable

 

La société de pompes funèbres affirmait à titre subsidiaire que l’exception de représentation dans le cercle de famille s’appliquait.

Le tribunal rappelle les deux critères cumulatifs d’application de l’exception de représentation dans le cercle de famille, à savoir les caractères privé et gratuit de la représentation.

Le tribunal décide qu’à la différence des parents et amis du défunt qui sont considérés comme formant un cercle de famille et diffusent gratuitement de la musique par leurs propres moyens de sonorisation, la société n’est pas fondée à se prévaloir, pour elle-même de l’exception de représentation dans le cercle de famille prévue à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, puisque la diffusion est réalisée en exécution d’un contrat qui a un but lucratif.

Le critère de la gratuité fait donc défaut.

Par conséquent, le tribunal décide finalement que la société de pompes funèbres n’était pas dispensée de l’autorisation préalable des titulaires des droits sur les œuvres diffusées, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer un vice du consentement tiré de l’erreur. Sa demande en nullité du contrat général de représentation et en restitution des sommes versées est donc rejetée.

 

La diffusion de musiques sans autorisation de la SACEM constitue une contrefaçon de droits d’auteur

 

A titre reconventionnel, la SACEM affirmait que la diffusion par la société de pompes funèbres, sans autorisation de la SACEM, postérieurement à la résiliation du contrat général de représentation, constitue une contrefaçon de droits d’auteur.

Le tribunal indique qu’un procès-verbal de constat a été dressé par un agent assermenté de la SACEM lors d’une cérémonie, durant laquelle plusieurs œuvres musicales étaient diffusées et d’autres étaient interprétées par des musiciens, ces œuvres appartenant au répertoire de la SACEM.

Le tribunal décide que la diffusion par la société de pompes funèbres, sans autorisation préalable des titulaires des droits postérieurement à la résiliation du contrat général de représentation, constitue une représentation non autorisée des œuvres et donc une contrefaçon de droits d’auteur.

Les juges condamnent donc à des dommages et intérêts la société de pompes funèbres.

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Dans un arrêt récent du 5 février 2024, la Cour d’appel de Nancy s’est prononcée sur la question de l’originalité d’un logiciel et donc de sa protection par le droit d’auteur.

 

Contexte : litige entre un ancien stagiaire / salarié et une société sur le développement d’un logiciel

 

 

Dans cette affaire, un étudiant en informatique avait été sollicité en 2009 par la société ADP, société de courtage en assurances, pour développer un logiciel de tarification de primes d’assurances. Il est ensuite devenu salarié de ladite société d’octobre 2012 à mai 2013, un litige étant survenu entre les parties à la rupture du contrat de travail.

Estimant être l’auteur du logiciel en cause et reprochant l’usage par son employeur du logiciel développé par ses soins, l’ancien salarié a fait procéder à une saisie-contrefaçon diligentée dans ses locaux. Suite à cela, il a assigné la société ADP (entre autres) en contrefaçon dudit logiciel devant le Tribunal judiciaire de Nancy.

 Par un jugement du 24 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à ses demandes en retenant que l’utilisation du logiciel tarificateur (original au sens du droit d’auteur) par la société ADP à la suite du départ de son salarié constituait un acte de contrefaçon. Il a condamné en conséquence la société ADP à lui verser notamment la somme de 65.925 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subit en raison de la contrefaçon de ses droits d’auteur.

La société ADP a interjeté appel de ce jugement.

 

Solution : l’interprétation in concreto de l’originalité en matière de logiciel

 

Le rappel du périmètre de protection des logiciels par le droit d’auteur

 

Dans sa décision, la Cour d’appel rappelle tout d’abord qu’il appartient à celui qui se prévaut de la qualité d’auteur d’un logiciel de rapporter la preuve de son originalité, laquelle résulte des choix qu’il a opérés, d’un apport intellectuel propre et d’efforts personnalisés, allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

Elle rappelle également quels éléments composant les logiciels sont susceptibles de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur : le code source, le code objet, le cahier des charges, la documentation associée au programme, le matériel de conception préparatoire.

A contrario elle rappelle quels éléments sont exclus du périmètre de protection, à savoir : le langage de programmation, les algorithmes, les fonctionnalités, ces éléments étant de libre parcours puisque relevant à proprement parler de l’idée.

 

L’insuffisance en l’espèce de la démonstration des choix et de l’apport intellectuel opérés

 

En l’espèce, la Cour a finalement considéré que le requérant échouait à démontrer en quoi le logiciel litigieux était empreint d’une originalité certaine.

En effet, concernant le document de présentation du logiciel fourni par le développeur, la Cour a retenu que « la démarche intellectuelle décrite procèd[ait] d’une pure logique » et que les moyens mis en œuvre avaient été « exposés de manière très succincte ». Concrètement, le logiciel permettait de générer automatiquement des contrats d’assurance sans erreur, sans rupture d’accès pour les sociétés de courtage l’utilisant et permettant une communication rapide avec les clients. Pour ce faire, le développeur expliquait qu’il avait réalisé un travail particulier pour comparer les données émanant de plusieurs documents et pour assurer la sécurité du tout. Insuffisant pour la Cour donc.

Sur les moyens mis en œuvre par le développeur pour atteindre ses objectifs, la Cour considère qu’ils ne révèlent aucun apport créatif « dès lors qu’il se borne à exposer un objectif de fonctionnalités obtenues grâce à des langages informatiques, à des algorithmes, à une infrastructure en open source et à une base de données également en open source. ».

 Concernant les codes source, la Cour soutient qu’il appartenait au développeur de démontrer en quoi « les éléments des codes source du logiciel litigieux se distingueraient des logiciels existants dans le domaine d’activité considéré », en exposant le cheminement intellectuel qu’il a suivi et les choix qu’il a opérés.

Or, elle retient dans le cas d’espèce que le développeur s’est simplement contenté de lister les éléments qu’il considérait originaux, sans expliciter d’avantage les arbitrages qu’il avait été amené à faire pour concevoir le logiciel. Elle se fonde également sur le fait qu’il existait sur le marché de nombreux logiciels offrant les mêmes fonctionnalités que le logiciel en cause et que le code source ne permettait pas de le distinguer de ceux-ci.

 

Finalement, elle estime que le développeur a échoué à rapporter la preuve d’un apport intellectuel et de choix propres dans le développement du logiciel.

 

Elle le déboute donc de sa demande de condamnation en contrefaçon.

 

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Le propriétaire d’une marque bénéficie, sur le signe déposé, d’un monopole : il est le seul à pouvoir utiliser sa marque dans le ou les pays où elle est déposée pour les produits et/ou services désignés.

Pour autant, il peut souhaiter soit ne pas exploiter en direct, soit autoriser des tiers à l’exploiter également, et ce pour des raisons des plus diverses : exploitation par une filiale, à l’international …

Il peut dans pareil cas être intéressant de réfléchir à conclure un contrat de licence de marque.

 

Qu’est-ce qu’un contrat de licence de marque ?

 

On parle de contrat de licence lorsque le propriétaire d’une marque concède à une autre personne une autorisation d’exploiter sa marque selon un périmètre défini.

Derrière cette définition générale, les contrats de licence peuvent comporter en pratique des différences notables pour correspondre aux souhaits des parties.

Mais si la licence de marque peut correspondre à des réalités variées, elle doit toutefois être distinguée de :

• La cession : le titulaire de la marque ne concède pas une simple autorisation de l’exploiter, mais en cède la propriété.
• La franchise : si elle peut comporter une autorisation d’exploiter une marque, la franchise est avant tout la transmission et la mise en œuvre d’un savoir-faire. Un contrat spécifique devra être conclu.

 

A quoi faire attention dans un contrat de licence de marque ?

 

La licence de marque n’a pas obligatoirement à être un acte écrit : néanmoins, un tel écrit est recommandé pour s’épargner bien des difficultés par la suite.

Parmi les différentes clauses susceptibles d’être présentes dans un contrat de licence, il convient d’être particulièrement vigilant, entre autres, sur les points suivants.

 

Le périmètre de la licence

 

Les parties peuvent aménager sur différents points ce périmètre.

S’agissant de la marque même tout d’abord (qui peut être déjà enregistrée ou simplement déposée, mais doit impérativement être en vigueur), la licence peut porter sur l’intégralité des produits et/ou services visés ou seulement sur une partie d’entre eux. Le titulaire peut par exemple se réserver l’exploitation de sa marque pour la fabrication et la vente de produits informatiques et concéder une licence pour la fourniture de services de maintenance.

La licence de marque peut également porter sur tout ou partie du territoire visé par la marque, permettant de répondre à des nécessités pratiques allant de l’exploitation au sein d’une région à celle dans plusieurs pays (pour une marque internationale ou une marque de l’Union européenne). Il est ainsi possible de concéder des droits à des tiers pour une exploitation dans les Pays de la Loire et à d’autres dans la région parisienne, ou en France pour certains et en Allemagne pour d’autres, etc.

Enfin, la durée de la licence doit être réfléchie et prévue au contrat car une marque n’a potentiellement pas de limite de durée (sous réserve de son renouvellement tous les 10 ans qu’il ne faut pas oublier). Les parties pourront ainsi notamment prévoir une durée fixe avec nécessité de resigner un contrat à échéance (ce qui peut être lourd en pratique) ou un renouvellement du contrat à chaque échéance (automatique ou soumis à conditions, étant précisé qu’un préavis suffisant doit être prévu notamment si la relation est de longue date). Il faut également se ménager des possibilités de sortie du contrat avant échéance pour les parties, par exemple en cas de manquement de l’une d’entre elles à ses obligations ou contractuelles.

Il est en outre important de prévoir ce qui se passera à l’échéance du contrat : cessation de l’usage des marques par le licencié notamment (supports de communication, écoulement éventuel des stocks de produits, etc.).

Afin de pouvoir vérifier que le périmètre de la licence est bien respecté, il est en sus généralement conseillé de prévoir une clause permettant au concédant d’auditer son licencié de manière régulière.

 

L’exclusivité

 

La licence peut être exclusive : le licencié est alors le seul à pouvoir exploiter la marque sur le périmètre donné – excluant ainsi, le cas échéant, une exploitation par le concédant lui-même.

L’exclusivité emporte notamment de forts enjeux sur ce qui est attendu du licencié : s’il est le seul à pouvoir réaliser une activité commerciale, le concédant va nécessairement être plus exigeant à son égard, en prévoyant par exemple des objectifs de chiffre, notamment si la redevance est fixée proportionnellement à un chiffre d’affaires réalisé (ce qui est souvent le cas).

Elle a également une incidence sur la défense des droits : le licencié exclusif pourra agir lui-même contre une contrefaçon de la marque par un tiers, à la condition que le contrat ne le lui interdise pas et qu’il ait mis en demeure au préalable le titulaire de la marque d’agir.

A l’inverse, le licencié non exclusif ne pourra que le cas échéant se joindre à l’action mais pas l’engager lui-même (sauf pour une marque de l’Union Européenne, où il pourra agir à titre principal aux mêmes conditions qu’un licencié exclusif).

Attention enfin : lorsque le contrat de licence est conclu avec une exclusivité qui implique que le licencié s’engage à ne pas exploiter d’autres marques, la remise d’un document d’information précontractuelle est obligatoire, dans les mêmes conditions que pour un contrat de franchise.

 

Les obligations du licencié

 

En contrepartie de l’autorisation d’utiliser la marque, le licencié sera dans la plupart des cas soumis au paiement de redevances, qui seront en généralement (mais pas toujours) proportionnelles à l’exploitation commerciale de la marque et donc aux ventes/à la fourniture de produits et/ou services sous cette dernière.

Ces redevances peuvent être assorties d’un montant plancher, afin d’assurer des revenus pour le concédant quelle que soit l’exploitation, ou être accompagnées du paiement d’un droit d’entrée au début du contrat.

Le licencié, particulièrement s’il bénéficie d’une exclusivité, peut être soumis à une obligation d’exploiter la marque et de réaliser un volume minimal de ventes avec celle-ci. Cela peut notamment avoir des enjeux importants vis-à-vis de la marque elle-même : si le licencié exclusif ne l’exploite pas pendant 5 ans, elle pourrait en effet encourir la déchéance pour non-usage.

Le contrat peut également encadrer les conditions dans lesquelles les marques peuvent être utilisées, particulièrement dans certains domaines où la présentation est primordiale (marques de luxe par exemple).

 

Les obligations du concédant

 

Le concédant doit s’assurer, pendant toute la durée de la licence, du maintien en vigueur de la marque, en la renouvelant si nécessaire mais également en la défendant face à d’éventuelles actions de tiers.

Il appartient par ailleurs au concédant en règle générale mais cela peut être mis à la charge du licencié, de faire inscrire le contrat de licence auprès de l’office où la marque est déposée (INPI pour une marque française, EUIPO pour une marque de l’Union Européenne).

Si cette inscription n’est pas obligatoire, elle est requise pour que le contrat de licence soit opposable à des tiers : à défaut en principe (sauf cas spécifique), pas d’action en contrefaçon possible ! Cela rend donc l’écrit de facto obligatoire pour ce type de contrats.

 

En résumé, un contrat de licence peut permettre de répondre à des besoins divers et doit être rédigé sur mesure pour chaque situation. Il peut donc être utile de recourir à un avocat droit des marques pour bénéficier d’une assistance dans cette rédaction.