C’est le point quasi final d’une longue saga judiciaire que la Cour de cassation est venue apporter dans sa décision du 7 juillet 2021 (n°19-16.028), dans laquelle la société RENT A CAR a du sévèrement batailler pour éviter la nullité de sa marque verbale éponyme.

 

Contexte :

La société RENT A CAR est titulaire de plusieurs marques et notamment d’une marque verbale française éponyme, déposée en 1998 pour des véhicules (classe 12) et des services de location de véhicules (classe 39).
Constatant qu’un concurrent, la société ENTERPRISE, proposait des services similaires sous une marque « ENTERPRISE RENT-A-CAR », RENT A CAR a engagé en 2013 une action en justice afin d’obtenir la nullité de sa marque et sa condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Elle a cependant essuyé un sérieux revers, tant en première instance qu’en appel, puisque les juges ont considéré que sa marque verbale « RENT A CAR » était nulle pour descriptivité et défaut de distinctivité.
La Cour de cassation était alors intervenue pour contredire la cour d’appel et casser sa décision, en juin 2017 ; mais la cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi, a fait de la résistance et prononcé à nouveau l’annulation de la marque verbale RENT A CAR dans une décision de janvier 2019.

Un nouveau pourvoi en cassation a alors été formé par RENT A CAR, qui s’est cette fois avéré plus fructueux.

Solution :

Si la marque RENT A CAR avait été annulée dans son intégralité pour défaut de distinctivité, la Cour opère dans un premier temps une distinction entre les classes visées par la marque.
S’agissant tout d’abord de la classe 12, à savoir les véhicules, les juges du fond avaient considéré que les termes « RENT A CAR », littéralement « Loue une voiture » en français, n’étaient qu’une description de ces produits ou à tout le moins les évoquaient fortement.

La Cour de cassation considère à l’inverse que le juge du fond ne démontre pas en quoi ce signe serait descriptif de véhicules (puisqu’il fait référence non pas directement à ceux-ci mais à leur location), et ce faisant rappelle que le seul fait qu’un signe soit évocateur n’est pas suffisant pour obtenir sa nullité.
S’agissant ensuite des services de location de véhicule, pour lesquels la descriptivité était indéniable, le débat portait sur l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque « RENT A CAR » sur le territoire français.

En effet, bien qu’une marque ne soit pas, en tant que telle, distinctive, le droit français permet de la sauver lorsque cette marque est devenue distinctive à force d’être exploitée, de sorte que le public la comprend désormais comme la référence à une entité proposant des produits et services.
En l’espèce, RENT A CAR fournissait différents éléments démontrant la notoriété de son nom auprès du public – notamment des sondages – qui l’associait aux services de location de voiture, ainsi que la notoriété particulièrement importante de sa marque semi-figurative, à savoir son logo qui reprend les termes « RENT A CAR ».

Or, la jurisprudence européenne considère depuis déjà de nombreuses années qu’il est parfaitement possible de prouver le caractère distinctif par l’usage d’une marque verbale par la distinctivité acquise par une marque figurative si cette dernière en reprend les mêmes termes.

Dès lors, la Cour casse également l’arrêt d’appel qui, selon elle, aurait dû retenir que la marque « RENT A CAR » avait acquis sa distinctivité par l’usage.
Le juge de cassation ne s’arrête toutefois pas là, puisqu’il décide de trancher une partie du fond du litige – pouvoir qui est suffisamment rarement utilisé pour être souligné – et de rejeter, définitivement, la nullité de la marque RENT A CAR.

Le reste du litige – à savoir les demandes liées à la concurrence déloyales et aux pratiques commerciales trompeuses de ENTERPRISE, dont les rejets par la cour d’appel de Paris sont également cassés – devra donc toujours être définitivement tranché par la cour d’appel de renvoi, mais RENT A CAR aura au moins la satisfaction de voir que sa marque éponyme peut continuer sa route.

Résumé :

Une marque, non distinctive dans l’absolu, peut « gagner » cette distinctivité par l’usage qui en est fait, notamment lorsqu’elle est particulièrement connue du public qui l’associera à des produits et services. Le fait que cette marque soit exploitée par l’intermédiaire d’un logo, lui-même déposé à titre de marque semi-figurative, n’empêche pas que la marque verbale bénéficie également de la distinctivité.

 

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Dans une décision du 11 juin 2021 (RG n°20/12605), la Cour d’appel de Paris a dû déterminer si le signe « DELIKATESSEN KAVIARI PARIS » pouvait être considéré comme trompeur.

 

 

Contexte :

La société parisienne KAVIARI, reconnue pour ses caviars et ses produits de la mer, a soumis à l’enregistrement fin 2018 la marque suivante :

Ayant vocation à être utilisée pour désigner ses boutiques parisiennes, la marque était déposée notamment pour des services de vente et de restauration ainsi que pour divers produits alimentaires, parmi lesquels les « œufs de poissons préparés ».
L’INPI n’avait accepté l’enregistrement que partiellement, estimant que le terme « Kaviari » serait trompeur pour les œufs de poissons dès lors qu’il laisserait entendre qu’il s’agirait de caviar, alors que tel n’était pas nécessairement le cas.
Un recours ayant été formé par la société KAVIARI (qui disposait déjà de plusieurs marques éponymes visant entre autres les œufs de poissons), la Cour d’appel de Paris a été saisie de l’affaire.

Solution :

Estimant qu’il n’y avait pas de risque de tromperie du consommateur, la société KAVIARI mettait notamment en avant le fait que le terme « Kaviari » n’était pas l’élément dominant de son signe et que, bien qu’évocateur, il était différent tant visuellement que phonétiquement du terme « caviar ».

Mais la Cour d’appel donne raison à l’INPI, relevant que le caviar est un produit basé uniquement sur les œufs de l’esturgeon, et que le consommateur qui achèterait des œufs de poisson affublés de la marque « KAVIARI » pourraient légitimement croire qu’il s’agirait de caviar alors même que les œufs pourraient en réalité être issus d’autres poissons.
Le risque de tromperie est au demeurant accentué par la réputation du caviar, produit connu essentiellement pour son prix et immédiatement associé au luxe : un consommateur moyen ne consommant selon la Cour que rarement du caviar, il n’a pas l’habitude d’y être confronté et pourrait donc plus facilement trompé par le terme « Kaviari ».

Enfin, le fait que le mot « Kaviari » ne soit pas l’élément dominant du signe n’atténue pas le risque de tromperie. Bien au contraire : sa présentation, sous le mot « Delikatessen », dans une police de petite taille, pourrait laisser penser au consommateur qu’il s’agit d’une mention portant sur les caractéristiques du produit !
Le juge confirme donc le rejet partiel de l’enregistrement, sur le fondement de l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Résumé :

Si une marque peut être évocatrice des produits et services qu’elle vise, en revanche elle ne doit pas tromper le consommateur sur les qualités de ces produits et services. En l’occurrence, le terme « Kaviari », utilisé pour désigner des œufs de poissons qui ne sont pas nécessairement du caviar, a été considéré comme trompeur.

 

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Dans une décision du 7 juillet 2021 (T-668/19), le Tribunal de l’Union Européenne a dû se prononcer sur l’enregistrement d’une marque sonore imitant l’ouverture d’une canette.

 

Contexte :

La société Ardhag, fabricante de conteneurs en verre et métal et notamment de canettes, a demandé en juin 2018 l’enregistrement d’une marque visant divers produits tenant aux boissons et à leurs conteneurs.
La particularité de cette marque est qu’elle était sonore : on y entendait donc le son familier de l’ouverture d’une canette, suivi d’une seconde de silence puis d’une dizaine de secondes de bulles qui pétillent.
L’enregistrement a néanmoins été refusé, pour défaut de distinctivité, et la déposante a formé un recours.

Solution :

Pour être distinctif, un signe doit pouvoir être perçu par le consommateur comme une indication d’origine des produits et services et différencier ces derniers de ceux d’une autre entreprise. Et ce, comme le rappelle le Tribunal, quelle que soit la forme de la marque !
Or, le son en cause serait immédiatement perçu par un consommateur comme le son émit par une canette à son ouverture, et est donc inhérent aux produits visés par la demande de marque.
Dès lors, le signe sonore ne serait perçu que comme un simple élément fonctionnel, et n’est pas distinctif, car le consommateur qui entendrait ce son n’en déduirait pas qu’il identifie une marque.
L’absence de distinctivité est donc confirmée par le Tribunal, et ce y compris pour des boissons non gazeuses (qui ne pétillent donc pas).
Le Tribunal rappelle toutefois qu’une marque sonore n’est pas une marque tridimensionnelle : dès lors, la jurisprudence propre à ces marques « de forme » qui tend à rejeter la distinctivité de formes courantes et habituelles sur le marché concerné, n’était pas applicable ici.

Résumé :

Comme toute marque, un son doit être distinctif pour être protégé, c’est-à-dire pouvoir être compris par consommateur comme l’identification de l’origine de produits et services. Tel n’est pas le cas d’un son purement fonctionnel, par exemple l’ouverture d’une canette et le pétillement de bulles pour des boissons.

 

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Il ressort de l’article 52 §1, b) du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 févier 2009 (applicable à l’espèce) qu’encourt la nullité toute marque de l’Union européenne qui aurait été déposée de mauvaise foi. Dans une affaire récente, le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer sur la question de savoir si un dépôt de marque réalisé en partie dans le but d’échapper à la démonstration de son usage sérieux pour les produits et services désignés pouvait être considéré comme réalisé de mauvaise foi (T-663/19).

 

Contexte :

Le 30 avril 2010, la société HASBRO a déposé la marque de l’Union européenne « MONOPOLY » n°9071961 en classes 9, 16, 28 et 41.

Elle avait précédemment déposé 3 autres marques de l’Union européenne, portant pour partie sur des produits et services identiques.

Considérant que le dépôt de la marque précité avait été réalisé de mauvaise foi (notamment pour éviter d’avoir à fournir la preuve de l’usage sérieux de ses marques pour les produits et services désignés), la société KREATIVNI DOGADAJI a sollicité sa nullité devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI), requête refusée puis partiellement accueillie par la chambre de recours de l’OUEPI.

Un recours a donc été formé par la société HASBRO devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

Solution :

Le TUE a commencé par souligner qu’il fallait entendre la notion de « mauvaise foi » dans son acception courante, à savoir qu’il y a mauvaise foi « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ».

Il a ensuite notamment rappelé que la règle selon laquelle encourt la déchéance pour non usage une marque qui n’est pas utilisée passée un délai de cinq ans a pour objectif de faire une balance entre les intérêts du titulaires des droits sur une marque et ceux de ses concurrents.

Il a enfin conclu que le fait de réitérer des dépôts de marques pour des produits/services identiques dans le but d’échapper à l’obligation de fournir des preuves d’usages, notamment dans le cadre de procédures d’oppositions, doit être considéré comme preuve de mauvaise foi, peu importe le fait qu’il puisse s’agir d’une pratique prétendument courante.

Le Tribunal a donc rejeté le recours formé et confirmé la décision de la chambre de recours de l’OUEPI en ce qu’elle avait déclaré la marque contestée nulle pour les produits/services identiques aux dépôts précédents.

 

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