L’affaire Swarovski : bracelet doublement protégé mais la contrefaçon néanmoins rejetée

Avocat droit des MarquesUn modèle de bracelet, s’il répond à certaines conditions, peut bénéficier d’une double protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés mais cela ne signifie pas nécessairement qu’on puisse empêcher un tiers de faire des bracelets du même type. C’est ce qu’a illustré la Cour d’appel de Paris dans une décision du 23 mars 2021 (RG n°18/28435, APM Monaco c./ Swarovski).

 

Contexte :

En l’espèce, la société monégasque de joaillerie APM a découvert la commercialisation par la société suisse Swarovski d’un bracelet constituant, selon elle, une reproduction quasi servile d’un bracelet dont elle revendique les droits d’auteurs et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Dès lors, la société APM a mis en demeure la société Swarovski de cesser toute promotion et commercialisation de cet article. La mise en demeure étant restée sans suite, la société monégasque a fait assigner la société suisse en contrefaçon des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Le Tribunal de grande instance de Paris l’a débouté de ses demandes, refusant d’octroyer au bracelet APM tout caractère original et écartant les actes de contrefaçon de droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés.

La société APM a interjeté appel du jugement.

Solution :

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris considère que le bracelet conçu par la société monégasque peut bénéficier de la protection du droit d’auteur, la combinaison originale du bijou prouvant qu’elle est issue de « choix arbitraires marqués par l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

Dans un deuxième temps, la juridiction d’appel estime en revanche que la contrefaçon n’est pas caractérisée car l’appelant avait omis dans sa comparaison de prendre en compte des éléments de son bracelets décrits comme participant à l’originalité de sa création et la distinguant de bracelets antérieurs. Il ne peut en effet y avoir deux poids deux mesures.

Dans un troisième temps, la Cour d’appel de Paris retient que l’appelante est fondée à revendiquer la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés (protection sans dépôt pendant les trois ans de la première divulgation). La Cour rappelle ainsi que la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que lorsque ce dernier est nouveau (si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public pour la première fois) et présente un caractère individuel (si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur le même utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date).

Or dans cette affaire, la Cour considère, la requérante a su apporter la preuve fixant la date de la première divulgation du bracelet, permettant de constater une absence d’antériorité destructrice de nouveauté et que le bracelet concerné dégageait une impression visuelle globale distincte des modèles opposés.

Sur la contrefaçon, les choses se gâtent cependant une nouvelle fois, la Cour reprenant le même argument selon lequel on ne peut invoquer des caractéristiques comme nouvelles pour bénéficier de la protection pour ensuite les occulter dans la comparaison avec le produit prétendument contrefaisant.

De la même manière, la Cour rappelle également que, dans le cadre de la comparaison, doit également être pris en compte le fait que les ressemblances constatées relèvent de la reprise d’un même genre ou d’un emprunt au domaine public.

Résumé :

En synthèse, l’appréciation des conditions de protection et d’existence d’une contrefaçon forme un tout. Ainsi, on ne peut invoquer des caractéristiques spécifiques d’un produit pour être protégé puis les occulter (par opportunité) dans l’appréciation de la contrefaçon.

 

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Bansky et le droit des marques : anonymite ou droit de propriété, il faut trancher !

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 14 septembre 2020 (Décision n°33843C du 14 septembre 2020), l’Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (OUEPI) a annulé la marque « Le Lanceur de fleurs », reproduisant l’œuvre éponyme du célèbre street-artiste britannique Banksy.

 

Contexte :

« Le Lanceur de fleurs » est l’une des œuvres les plus connues de Banksy, figurant depuis 2005 sur un mur de Jérusalem.
Si l’artiste a toujours encouragé les reprises de ses œuvres « pour s’amuser, pour la recherche universitaire ou pour l’activisme », il ne souhaite cependant pas en permettre une exploitation commerciale non autorisée.

Comment donc se prémunir contre ces exploitations tout en restant anonyme ?

Le droit d’auteur protège tout artiste contre des reproductions non autorisées de ses œuvres originales. Ceci étant, pour agir en contrefaçon sur cette base, l’auteur ne peut agir anonymement.

Restait donc, selon Banksy, le droit des marques. Ce dernier a ainsi choisi de déposer son œuvre à titre de marque de l’Union européenne (n° 12 575 155) par le truchement d’une société le représentant.

Considérant qu’il s’agissait là d’un dépôt réalisé de mauvaise foi, la société Full Color Black Limited a, en 2019, soulevé la nullité de cette marque devant l’OUEPI.

Solution :

L’OUEPI, pour annuler la marque sur le fondement de la mauvaise foi, a retenu en somme que la société titulaire de la marque n’avait en réalité jamais eu l’intention d’utiliser cette dernière pour un usage commercial, à titre de marque. En effet, il est ressorti des preuves fournies qu’aucune exploitation commerciale de la marque n’avait été entreprise jusqu’à 2019 où, en réponse à l’action en nullité, une boutique en ligne et une boutique éphémère avaient été mises en place. Dès lors, l’Office a considéré qu’il n’y avait pas eu de réelle volonté de commercialisation de produits et services.

Banksy avait par ailleurs admis que cet usage « n’était pas un véritable usage de la marque dans le but de créer ou de maintenir une part de marché en commercialisant des produits » mais un usage entrepris pour contourner la législation applicable. L’OUEPI a donc estimé que le dépôt avait été effectué de mauvaise foi, dans le seul but d’acquérir un droit exclusif sur le signe considéré.

Résumé :

Cette décision remet en cause la stratégie du street-artiste qui doit donc désormais faire son choix entre la conservation de son anonymat ou le contrôle des utilisations (éventuellement commerciales) faites de son œuvre.

D’autres marques déposées pour la société représentant Banksy semblent être dans le même cas. Affaire à suivre, donc…

 

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Contrefaçon de police de caractère : ainsi font, font, font

Avocat droit d'auteurDans une décision du 4 mars dernier, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée sur l’antériorité faisant obstacle à l’action en contrefaçon d’une police de caractère (RG n°19/04072).

 

 

Contexte :

En l’espèce, l’auteur de la police de caractère « Nova » a fait assigner, sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire l’auteur de la police de caractère « Space Age » et les diffuseurs de cette dernière (dont le site Dafont) devant le Tribunal de grande instance judiciaire de Marseille.

Ce dernier ayant fait droit à sa demande, le propriétaire du site Dafont a fait appel de jugement ainsi rendu.

Solution :

Dans un premier temps, la juridiction d’appel rappelle, en se fondant sur l’article L.112-2-8° du Code de la propriété intellectuelle et l’Arrangement de Vienne du 12 juin 1973, qu’une police d’écriture, pour autant bien entendu qu’elle soit originale et porte donc l’empreinte de la personnalité de son auteur, peut être protégée par le droit d’auteur.

Dans un deuxième temps, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a dû se pencher sur la question de savoir si l’antériorité invoquée en était bien une.

L’appelant contestait le caractère contrefaisant de la police « Space Age » en soulignant notamment que cette dernière était directement inspirée du logo « Mission Space » utilisé par un très célèbre parc d’attraction américain dès le mois d’avril 2000.

Or, l’auteur de la police de caractère « Nova » n’était quant à lui pas parvenu à prouver qu’il avait divulgué cette dernière avant la publication, par le parc d’attraction, du logo « Mission Space ».

En effet, les photographies de la devanture du commerce employant cette police et les attestations jointes au dossier ont été considérées par les juges du fond comme insuffisantes à prouver l’antériorité de la police de caractère « Nova » sur la police de caractère « Space Age », notamment en raison du fait qu’il était impossible de dater les clichés.

De plus, la marque invoquée par l’intimé reprenant la police de caractère « Nova » avait été déposée le 21 août 2000 ; soit postérieurement à la divulgation au public du logo « Space Age ».

Dès lors, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté l’action en contrefaçon l’auteur de la police de caractère « Nova », l’antériorité de cette dernière sur la police prétendue contrefaisante n’ayant pas été démontrée. Dès lors, pas d’antériorité démontrée, pas de contrefaçon.

Résumé :

Cette décision nous enseigne donc qu’avant d’agir en contrefaçon de droits d’auteur, outre les questions éventuelles de titularité et d’originalité, il faut s’assurer que l’on peut prouver son antériorité avec une date certaine.

 

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Abus du passage à la case « Dépôt » pour Monopoly

Avocat droit des MarquesLe Tribunal de l’Union Européenne a pu, le 21 avril 2021, se prononcer sur la conformité au droit européen de la pratique consistant à redéposer régulièrement une même marque, en vue d’éviter d’avoir à rapporter la preuve d’un usage sérieux de sa marque.

 

Contexte :

La société Hasbro est titulaire de plusieurs marques MONOPOLY, protégeant le nom de ce célèbre jeu de plateau pour divers produits et services. En 2010, elle a demandé l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union Européenne éponyme, pour des produits et services pour lesquels elle bénéficiait déjà d’une protection via ses autres marques.

Si un tel dépôt pourrait paraître à première vue superflu, il s’agit en réalité d’une stratégie juridique visant à faciliter l’exploitation juridique de ses marques.

En effet, lorsqu’une marque est enregistrée depuis plus de 5 ans, et que son titulaire l’utilise contre un tiers, notamment via une action en contrefaçon ou une opposition à l’enregistrement d’une marque proche, le tiers peut se défendre en demandant à ce que le titulaire de la marque justifie qu’il exploite sérieusement sa marque.

Pendant les 5 premières années suivant son enregistrement, une marque bénéficie ainsi d’un « délai de grâce », durant lequel il n’est pas imposé qu’elle fasse l’objet d’un usage sérieux.

En redéposant sa marque de manière régulière, la société Hasbro cherchait donc manifestement – sans s’en cacher d’ailleurs – à renouveler ce délai de grâce, de manière à pouvoir en bénéficier indéfiniment.

Une autre société, qui commercialisait un jeu de société DRINKOPOLY, alternative festive du jeu de plateau original, a agit en nullité de la nouvelle marque de la société Hasbro, estimant qu’elle avait été déposée de mauvaise foi.

L’Office européen a fait droit à cette demande et prononcé la nullité de la marque, et Hasbro a formé un recours contre cette décision.

Solution :

Le Tribunal rappelle qu’un dépôt de marque peut être considéré de mauvaise foi lorsqu’il a été fait non pas en vue de participer de manière loyale au jeu concurrentiel, mais de porter atteinte aux usages commerciaux, aux intérêts de tiers, ou de bénéficier d’un droit exclusif n’ayant pas pour but d’indiquer aux consommateurs l’origine des produits et services.

Si tout déposant est considéré en principe comme de bonne foi, en présence de circonstances laissant planer un doute sur ses intentions lors du dépôt il lui appartient de démontrer qu’il n’était pas de mauvaise foi.

Ici, la cour relève que, si le dépôt répété d’une même marque n’est pas interdit par principe, il est caractéristique de la mauvaise foi lorsque – des termes mêmes du déposant – il est réalisé pour éviter d’avoir à prouver un usage sérieux de ses marques.

Et peu importe, selon le Tribunal, qu’il s’agisse d’une pratique courante, parfois conseillée par des avocats, ni que le dépôt ne soit pas réitéré précisément tous les 5 ans.

La nullité de la marque, déposée de mauvaise foi, est dès lors confirmée.

Résumé :

Redéposer une marque en vue de s’épargner la preuve d’un usage sérieux est caractéristique d’un dépôt de mauvaise foi et la marque encourt donc la nullité. En l’occurrence, en repassant par la case « Dépôt », Hasbro n’a pas touché le pactole escompté mais a été envoyé directement à la case « Nullité » !

 

Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA. 

Tintin pastiché, tintin parodié, tintin vexé, mais tintin débouté !

Avocat droit d'auteur NantesDans un jugement du 10 mai dernier, le Tribunal judiciaire de Rennes a eu à se prononcer sur la balance à faire entre les droits d’auteurs de la société en charge de l’exploitation de certaines œuvres des Aventures de Tintin et ceux d’un artiste les ayant parodiées (RG n°17/04478).

 

Contexte :

En l’espèce, l’artiste parodiste Xavier Marabout, s’inspirant des œuvres de l’artiste américain réaliste Edward Hopper, a transposé plusieurs personnages issus de l’univers de Tintin, tels que Tintin, Milou ou le Capitaine Hadock, au sein de ses peintures.

La société Moulinsart, titulaire des droits d’exploitation de l’œuvre mondialement connue d’Hergé, considérait notamment que ces peintures constituaient une contrefaçon des droits patrimoniaux dont elle est titulaire (une atteinte aux droits moraux d’HERGE était en outre soulevée par sa légataire universelle). Cette dernière, après avoir mis en demeure Xavier Marabout de retirer de la vente les articles qu’elle estimait contrefaisants, a, suite à l’absence de réponse de ce dernier, esté en justice, demandant notamment la destruction de toutes les contrefaçons sous astreinte.

Solution :

Dans un premier temps, le Tribunal judiciaire de Rennes a eu à se prononcer sur l’originalité des personnages créés par Hergé, retenant sans surprise s’agissant de Tintin, malgré une inspiration affirmée de l’œuvre de RABIET, que son créateur avait fait « usage de son propre génie créatif en [en faisant] un homme adulte, qui […] constitue un personnage original en ce qu’il est rattaché à son auteur ». En d’autres termes, bien qu’Hergé se soit inspiré de l’œuvre de RABIER pour la création du personnage de Tintin, ce dernier dispose de caractéristiques lui étant propres, témoignant de l’empreinte de sa personnalité. La jurisprudence avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens.

Dans un deuxième temps, s’agissant de l’exception de parodie, les juges ont tranché en prenant en compte les éléments suivants :

  •  « la parodie doit permettre l’identification immédiate de l’œuvre parodiée » : ici pas de difficulté, les personnages présents dans les œuvres querellées étant identifiables « sans peine ».• « l’œuvre parodique doit se distinguer de l’œuvre originale » : Xavier Marabout a choisi un support différent de celui de la bande-dessinée originale, un tableau acrylique, support évoquant l’œuvre de Hopper. Quant au contenu des tableaux, les personnages et les situations dans lesquelles ils se trouvent sont totalement différentes de celles contées dans les Aventures de Tintin, de sorte qu’il existe, selon les juges, une distanciation suffisamment importante avec l’œuvre protégée d’Hergé
  •  l’existence d’une intention humoristique : le tribunal a étudié les témoignages communiqués relatant cette perception de l’intention humoristique par les personnes consultant les œuvres de Xavier Marabout et s’est également basé sur sa propre perception pour conclure à l’existence de cette intention.
  • le but critique : en l’espèce, la critique est exprimée de plusieurs façons selon le Tribunal et a été appréciée in concreto toile par toile. Ainsi, à titre d’exemple, s’agissant de l’œuvre intitulée « psychose près de la voie ferrée », il est noté que Tintin est représenté en position de désarroi alors que ce type de sentiments est peu présent dans l’œuvre d’Hergé.
  •  l’absence de risque de confusion : Te tribunal note à cet égard que l’œuvre parodiée est connue dans son ensemble par « un public familiarisé depuis des décennies par la lecture de ses albums qui ont connu une diffusion mondiale considérable (230 millions d’exemplaires), de sorte que cette œuvre est parfaitement identifiée », alors que l’œuvre parodique offre des travestissements évidents, dont le support ne fait qu’accroitre l’absence de confusion.

Le Tribunal judiciaire de Rennes a, le 10 mai 2021, au vu de ce qui précède notamment, débouté la société Moulinsart de l’intégralité de ses demandes.

Résumé :

En se prononçant en faveur de l’artiste-peintre parodiste et en retenant l’exception de parodie face aux droits de l’auteur, le Tribunal judiciaire de Rennes a donc fait pencher la balance des intérêts en cause dans le sens de la liberté d’expression. Les demandeurs ont cependant décidé d’interjeter appel du jugement rendu. Affaire à suivre, donc…

 

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