L’article L.711-1 du Code de propriété intellectuelle ainsi que l’article 4 du Règlement sur la marque de l’Union Européenne prévoient expressément la possibilité de déposer à titre de marque la forme d’un produit. La présente brève porte sur la saga RUBIK’S CUBE qui dure depuis plus de dix ans, sur la question de savoir si les caractéristiques de cette forme étaient nécessaires à l’obtention d’un résultat technique ou non et donc si elle devait être annulée.

 

Le Tribunal de l’UE a répondu positivement à cette question, confirmant la décision de l’EUIPO par une décision du 24 octobre dernier.

En 2006, la société Simba Toys a demandé l’annulation de la marque RUBIK’S CUBE considérant que sa capacité de rotation consistait en une solution technique.

L’EUIPO n’ayant pas suivi son analyse, la société Simba Toys a saisi le Tribunal de l’UE qui a jugé que la solution technique du Rubik’s Cube ne résultait pas des caractéristiques de sa forme mais d’un mécanisme interne et invisible à l’intérieur du cube. La connaissance de la capacité de rotation ne saurait se déduire de la représentation graphique de la marque.

La société Simba Toys ne s’avouant pas vaincu, a saisi le Cour de justice, qui a renversé les décisions passées. La Cour a considéré qu’il fallait justement prendre en compte les éléments fonctionnels non visibles du produit dans l’appréciation.

L’affaire a donc été renvoyée devant l’EUIPO qui a pris en considération cette fois-ci l’aspect du produit pour apprécier s’il est fonctionnel ou pas (sa forme globale, les lignes et carrés, et les couleurs sur les différentes faces du cube). Il a considéré alors que les caractéristiques du produit sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, consistant à faire pivoter selon un axe, verticalement et horizontalement, des rangées de cubes jusqu’à ce que les neuf carrés de chaque face soient de la même couleur. Sa conclusion est alors sans appel : la marque doit être annulée conformément à l’article 7, § 1er, e, ii, du règlement sur la marque de l’UE.

La société Rubik’s Brand, a fait appel de cette décision.

Par une décision du 24 octobre 2019 (T-601/17), le Tribunal de l’Union a validé l’analyse retenue par l’EUIPO sur le résultat technique.

•  Sur les lignes noires entre chaque carré, il a considéré que cette caractéristique essentielle des lignes noires était nécessaire à l’obtention du résultat technique
•  Sur la forme globale du cube, le Tribunal a admis qu’elle était indissociable de la structure en grille obtenue par les lignes noires et de la fonction de pivot horizontal et vertical des rangées de cubes.

Le Tribunal a par contre écarté la caractéristique essentielle des différentes couleurs des faces du cube, car une simple analyse visuelle de la représentation graphique de la marque ne permettait pas de distinguer des différences de couleurs.

Le Tribunal a confirmé donc la décision d’annulation de la marque RUBIK’S CUBE.

La suite (peut-être) au prochain épisode…

Il ressort de l’article 4 du Règlement européen n°207/2009 du 26 février 2009 (ayant abrogé et remplacé les dispositions du Règlement n°4094 du 20 décembre 1993) que « peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».

 

L’article 7 du même Règlement ajoute qu’à défaut de respecter cette condition de représentation graphique, un signe est refusé à l’enregistrement, sauf preuve d’acquisition du caractère distinctif par l’usage fait du signe. Par une décision du 29 juillet 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a confirmé la nullité de deux marques consistant en une combinaison de deux couleurs.

En l’espèce, la société RED BULL a déposé, le 15 janvier 2002, la marque de l’Union européenne suivante pour des « boissons énergétiques » en classe 32 :

 

 

Elle en a obtenu l’enregistrement après avoir justifié de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage qui était fait de sa fameuse combinaison de couleurs et avoir soumis la description suivante : « la protection demandée comprend les couleurs bleue (RAL 5002) et argent (RAL 9006). La proportion des couleurs est d’environ 50% – 50% ».
La société RED BULL avait ensuite déposé, le 1er octobre 2010, la même marque indiquant, cette fois, en description « bleu (Pantone 2747 C, argent (Pantone 877 C) – les deux couleurs seront appliquées dans des proportions égales et juxtaposées ».
La société OPTIMUM MARK a sollicité auprès de l’OUEPI, avec succès, que soit prononcée la nullité de ces deux marques, considérant :

• qu’elles ne satisfaisaient pas aux exigences précitées des articles 7 et 4 du Règlement.
• que leur description serait trop imprécise.

En effet, selon elle, la mention « environ 50% – 50% » de la première marque pourrait couvrir de nombreuses combinaisons de couleurs. S’agissant de la seconde marque, l’indication de couleurs « juxtaposées » pourrait s’interpréter de plusieurs manières. Cela serait donc source de confusion pour les consommateurs.

La société RED BULL a ensuite vainement tenté de remettre en cause les décisions intervenues, jusqu’à saisir la CJUE.

A l’appui de son pourvoi, elle soutenait ainsi, entre autres, que le Tribunal se serait mépris en jugeant:

•  « que les marques constituées par une combinaison de couleurs doivent systématiquement comporter des précisions sur l’agencement des couleurs dans l’espèce et, par suite, en ayant considéré que, en l’espèce, la représentation graphique des marques litigieuses était insuffisamment précise en l’absence d’un tel agencement ».
•  « que les marques consistant en une combinaison de couleurs doivent comporter une description de la représentation graphique, alors que cela a toujours été laissé à la discrétion des parties ».
•  que la représentation graphique des marques autorisait une multitude d’agencements, se basant pour ce faire sur l’usage effectif des marques litigieuses. Elle considérait en effet qu’il s’agissait là d’une confusion entre l’analyse de la représentation graphique et du caractère distinctif d’une marque, étant précisé que « le titulaire d’une marque est en droit d’utiliser cette marque sous différentes variantes ».

Sur ces points, la CJUE a rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, une marque n’est acceptée à l’enregistrement que si l’objet et l’étendue de la protection demandée sont clairement et précisément déterminés.

Si une description verbale accompagne un dépôt figuratif, il ne doit alors pas être de nature à « susciter des doutes sur l’objet et l’étendue de cette représentation graphique ».

Or, en l’espèce, le Tribunal avait souverainement retenu que les termes « environ » et la mention de juxtaposition des couleurs renforçaient l’imprécision des représentations graphiques et autorisaient différents agencements des couleurs concernées.

Il avait en outre, sans commettre d’erreur, pris en compte les différentes reproductions de la marque qui résultaient des preuves soumises pour l’acquisition de leur caractère distinctif par l’usage, pour en conclure que la pluralité de présentations ni « déterminées à l’avance ni constantes est incompatible avec l’article 4 ».

L’article 1367 alinéa 2 du Code civil dispose, concernant la signature d’un contrat que « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Dans l’arrêt ainsi commenté, la question était de savoir si un contrat exécuté mais dont la fiabilité de la signature électronique était contestée pouvait être reconnu valable.

 

La réponse est oui. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans, le 2 mai 2019, que la signature électronique n’est pas seule à garantir l’existence d’un contrat.

BMW FINANCE avait consenti à Monsieur X un contrat de location avec option d’achat afin de financer un véhicule.

Monsieur X n’ayant pas payé ses échéances, BMW FINANCE l’a assigné devant le Tribunal d’instance compétent.

Il avait débouté BMW FINANCE de ses demandes au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que la signature électronique de Monsieur X serait une signature électronique sécurisée vérifiée par un prestataire de certification électronique.

La preuve de la volonté de conclure le contrat par le débiteur n’était donc pas rapportée.

Les juges d’appel ont cependant confirmé que le contrat existait bien mais que cette existence résultait davantage de l’exécution volontaire du contrat par Monsieur X. Le client avait attesté avoir réceptionné le véhicule et avait honoré les échéances du prêt pendant sept mois.

Nous avons publié un article sur le site VLLAGE DE LA JUSTICE que vous pouvez lire ici.

Il ressort notamment de l’article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle que « la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation ».

 

Par une décision du 4 juillet 2019, la Cour de cassation est notamment venue rappeler qu’en matière de droit d’auteur il faut démontrer, en cas d’usage de l’œuvre non prévisible à la date du contrat, que la cession s’étendait nécessairement à ce dernier.

En l’espèce, la Société du Figaro avait publié en ligne, via l’accès payant des abonnés, toutes les archives de son quotidien et de ses périodiques au format PDF.

Deux photographes, auteurs de clichés reproduits dans certaines de ces archives, reprochaient à la Société du Figaro cette mise en ligne. Ils considéraient en effet que cela outrepassait les termes des nombreuses cessions de droit d’auteur consenties entre 1992 et 2008 et que leur droit à la paternité n’était pas respecté dans la mesure où leurs noms n’apparaissaient pas sur les photographies en cause qui pouvaient être téléchargées par les abonnés.

Ils ont donc assigné la Société du Figaro en contrefaçon de droits d’auteur et atteinte au droit moral.

 

En cause d’appel, les juges du fond les ont déboutés de leur demande au motif que :

• S’agissant de leurs droits patrimoniaux, l’archivage et la mise en ligne des journaux au format PDF sont des usages qui ne pouvaient être prévus au moment de la cession puisqu’ils n’existaient pas. Dès lors, selon la Cour d’appel de Paris, ces usages s’inscrivaient « dans la continuité de l’œuvre d’origine » ;

• S’agissant de leur droit moral, il ne pouvait être reproché à la Société du Figaro « la possibilité pour l’internaute d’extraire des photographies dans la mesure où celui-ci ne fait qu’user des fonctionnalités offertes par tout ordinateur dont la société du Figaro ne saurait être comptable ».

 

La Cour de cassation a, sur ces points, cassé la décision de la Cour d’appel de Paris.

Elle a en effet retenu d’une part qu’il n’était pas démontré que « la cession consentie s’étendait nécessairement » à l’usage en cause. A défaut, donc, il ne devait pas être considéré comme compris dans la cession intervenue.

D’autre part, les juges du fond auraient dû rechercher si « la société n’aurait pas pu mettre en ligne les photographies en rendant impossible leur téléchargement ».