Il ressort de l’article 8, 1°, b) du Règlement n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne que « sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

C’est sur ce fondement que la société américaine DC COMICS a opposé son fameux logo Batman au club de football de Valence.

Le 21 juin 2018, le VALENCIA CLUB DE FUTBOL a déposé la marque semi-figurative suivante n°17921975, en classes 25, 28 et 41:

Le club fêtant en effet ses 100 ans, il voulait marquer l’événement en sortant un logo re-designé de sa fameuse chauve-souris, animal emblématique de la ville espagnole.

C’était sans compter sur la férocité de la maison d’édition américaine DC Comics.

Cette dernière a en effet, le 15 octobre 2018, formé opposition à l’encontre de la marque précitée, sur la base de sa marque antérieure (comprenant le logo Batman).

Elle considère ainsi qu’il existe un risque de confusion susceptible de tromper le public.

Le club de football n’entend pas, pour sa part, sacrifier l’utilisation centenaire de la chauve-souris dans la ville, au profit du célèbre justicier masqué, née aux Etats-Unis… en 1939.

A date, l’EUIPO n’a pas encore rendu sa décision, la procédure ayant été reportée à une date ultérieure, fixée après le centenaire du club.

Affaire à suivre…

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou les services d’une entreprise. Il est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

 

La Cour de cassation a récemment eu à se prononcer sur le sujet, et notamment sur le fait de savoir si la divulgation par une société à sa clientèle de l’existence d’une action en contrefaçon en cours à l’encontre d’une autre société pouvait constituer un dénigrement fautif.

En l’espèce, la société Keter Plastic a assigné en contrefaçon la société Shaf. Reprochant à la société Plicosa France (par l’intermédiaire de laquelle la société Keter Plastic vend certains de ses produits) la divulgation à ses clients de l’existence de ladite action en justice, la société Shaf a assigné la société Plicosa France pour dénigrement.

Dans cet arrêt en date du 9 janvier 2019 (n°17-18.350) la Cour de cassation a estimé que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre peut constituer un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ». Ce principe avait notamment été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2018 (n°17-22381).

Après avoir fait une application de ce principe, les juges ont ensuite estimé que « la divulgation à la clientèle, par la société Plicosa, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif ». Ils ont ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait estimé que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées, susceptible de constituer un procédé déloyal, n’était pas démontré.

La Cour de cassation a donc considéré que la divulgation de l’existence d’une action en contrefaçon en cours ne reposant que sur le seul acte de poursuite engagé suffisait à constituer un acte de dénigrement.

Dans le cadre d’un contrat de franchise, le franchiseur met à disposition de son réseau de franchise des signes de ralliement de la clientèle (ex : marque, enseigne, logos, etc.).

 

Par un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a jugé que l’utilisation par un tiers (en l’espèce, le repreneur du fonds de commerce de l’ancien franchisé), des signes distinctifs du réseau de franchise ELEPHANT BLEU portait atteinte à l’image du réseau sans que le franchiseur n’ait à prouver son préjudice au jour de la délivrance de son assignation.

La société HYPROMAT a développé une franchise de centre de lavage rapide en self-service pour les véhicules sous l’enseigne bien connue « ELEPHANT BLEU » comportant la combinaison de couleurs bleue et blanche.

Elle a signé un contrat avec un franchisé, la société VEYDIS, pour l’exploitation d’une station de lavage à Issoire. Ce contrat n’a pas été renouvelé fin 2006.

L’article 14 du contrat de franchise prévoyait que les franchisés devaient cesser immédiatement l’utilisation de quelque manière que ce soit la marque ELEPHANT BLEU.

Constatant que sa marque était toujours utilisée, la société HYPROMAT a saisi le juge des référés.

L’ancien franchisé, pour sa défense, a produit un acte de cession de fonds de commerce prévoyant que le cessionnaire, la société JULMAN, s’engageait à faire disparaître tout signe distinctif pouvant rappeler la charte graphique de la franchise ELEPHANT BLEU au plus tard en mai 2007.

Le cessionnaire a donc été appelé en garantie par l’ancien franchisé dans la procédure en référé. La société VEYDIS ayant ensuite été radiée, la société HYPROMAT ne pouvait porter ses demandes d’indemnisation qu’à l’égard de la société JULMAN.

Le premier juge a fait droit à la demande de la société HYPROMAT en condamnant la société JULMAN à lui devoir la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.

La société JULMAN a fait appel de cette décision.

Au vu des éléments du dossier, la Cour d’appel de Colmar a admis le fait que la station de lavage avait conservé une apparence rappelant fortement la charte graphique de la franchise ELEPHANT BLEU pendant plus de trois ans après la cession à la société JULMAN. Même si la société a manqué à son obligation contractée envers l’ancien franchisé, la Cour d’appel de Colmar a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation formulée au motif que :

• le franchiseur n’aurait pas fourni de pièces probantes permettant d’établir que la persistance des couleurs de la station de lavage lui aurait causé un préjudice. Les juges ont considéré que l’atteinte à l’image de sa marque n’était pas démontrée.
• compte tenu du long délai entre la fin du contrat de franchise et les premières mises en demeure adressées à la société JULMAN, il n’y avait plus, depuis longtemps, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Le franchiseur a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif que :

• d’une part, l’utilisation par la société JULMAN, des signes distinctifs de ralliement de clientèle du réseau de franchise « ELEPHANT BLEU » portant atteinte à l’image du réseau, était de nature à causer préjudice au franchiseur, ce dernier étant fondé à la protéger contre toute banalisation ou altération.
• d’autre part, le franchiseur n’avait pas à justifier d’un préjudice au jour de la délivrance de l’assignation.

Il ressort de la législation américaine sur le droit d’auteur, et plus spécifiquement du United States Code, Titre 17, chap. 1, §106 (Visual Artists Rights Act – VARA), que l’auteur d’une œuvre bénéficie de droits moraux sur cette dernière, et notamment du droit au respect de son intégrité.

 

Dans un arrêt du 12 février, la Cour du district Est de New York a prononcé une condamnation à hauteur de 6.7 millions de dollars sur le fondement de la violation de ce texte.

Au Nord-Est des Etats-Unis se trouve la fameuse île de Long Island qui abritait, jusqu’en 2013, ce que certains appelaient « La Mecque du graffiti » : un complexe immobilier désaffecté, le 5Pointz, investi par des artistes graffeurs.

En effet, en 2013, le promoteur immobilier propriétaire des lieux procédait à la destruction dudit complexe en vue d’y construire de nouveaux immeubles ou « Condos ».

Le gérant du lieu avait, sans succès, tenté de demander l’abandon du projet auprès de la City Landmark Preservation Commission, se basant sur son importance culturelle. Il avait en effet été considéré que les œuvres présentes sur le site étaient trop récentes.

Le 12 novembre 2013, la Cour saisie rejetait la demande d’injonction préliminaire formée aux fins de stopper la destruction du complexe.

La justice avait donc été saisie à l’encontre du promoteur, afin que les auteurs des graffitis détruits soient dédommagés en raison de l’atteinte à leur droit moral.

Il ressort du VARA que la personne à l’initiative d’une œuvre d’art a le droit d’en empêcher toute destruction volontaire, mutilation ou autre modification qui préjudicierait son honneur ou réputation.

De la même manière, est interdite toute destruction, intentionnelle ou résultant d’une grave négligence, d’une œuvre de stature importante.

L’article 113(d) (1) et (2) du même texte prévoit que dans l’hypothèse où une œuvre est incorporée dans un immeuble, sans pouvoir en être retirée, sa destruction est impossible sauf accord écrit de l’artiste. Dans le cas d’une œuvre pouvant être extraite, l’artiste dispose d’un délai de 90 jours suivant notification pour sauver son œuvre.

Dans le cas qui nous intéresse, le promoteur ne pouvait justifier d’aucune de ces formalités, de sorte que la destruction n’avait pas été réalisée en conformité avec les dispositions du VARA. Il importait peu à cet égard, comme le soutenait le promoteur, que les œuvres aient un caractère éphémère, temporaire, connu de leurs auteurs.

Ce dernier a donc été condamné au paiement de pas moins de 6.7 millions de dollars de dommages et intérêts !

L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».

 

Dans un arrêt du 5 mars 2019 (n°17/04510), la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de plusieurs marques « Laguiole », considérant que ces dernières portaient atteintes aux droits de la célèbre commune du même nom.

La commune de Laguiole est connue pour ses couteaux ornés d’une abeille. Considérant qu’elle fait l’objet, depuis 1993, d’une spoliation en raison de nombreux dépôts de marques reprenant son nom, la commune a assigné plusieurs titulaires de ces marques éponymes, sollicitant notamment la nullité desdites marques.

Après avoir été débouté de ses demandes en première instance puis devant la Cour d’appel, la commune a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé la décision rendue par la Cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, qui a rendu cette décision.

Dans cet arrêt, la Cour a notamment été amenée à se prononcer sur la question de la nullité des différentes marques déposées.

La commune considérait en effet qu’une première partie des marques en question portait atteinte à son nom, son image et à sa renommée. Elle soulevait également que le dépôt d’une autre partie desdites marques revêtait un caractère frauduleux en faisant valoir que les titulaires avaient déposé leurs marques dans l’unique but de priver la commune ou ses administrés de l’usage du nom « Laguiole ».

La commune faisait également valoir que les marques litigieuses entrainaient un risque de confusion avec les domaines touristiques et économiques dans laquelle elle intervenait activement et que les titulaires ne justifiaient d’aucun intérêt légitime à se prévaloir et à monopoliser ce nom.

Les juges ont tout d’abord posé le principe selon lequel « les noms géographiques, en particulier ceux d’une commune, pouvait constituer un signe servant à désigner les produits ou services constitutifs d’une marque » (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle) tout en rappelant qu’il existait une exception à ce principe posée par l’article L.711-4 précité du même code.

Pour prononcer sa décision, la Cour a rappelé qu’il résultait des dispositions de l’article L.712-6 du même Code, que lorsque l’enregistrement d’un signe avait été demandé en fraude des droits d’un tiers, celui-ci pouvait agir en revendication ou en nullité de la marque.

Après avoir reconnu à la commune, le droit de défendre son nom « Laguiole », la Cour a considéré « qu’il était suffisamment démontré qu’en multipliant les dépôts de marques pour des activités identiques ou similaires à celles de la commune et en s’opposant aux dépôts de marques « Laguiole » par la commune, les titulaires des marques avaient porté atteinte aux activités de la commune et l’avaient privée d’un signe nécessaire ».

Les juges ont ajouté que « si la loi française autorisait expressément l’adoption à titre de marque d’un nom géographique, c’était à la condition que le déposant n’agisse pas dans le but frauduleux de priver une collectivité territoriale de l’usage de son nom ».

Considérant que les dépôts revêtaient un caractère frauduleux, la Cour d’appel a prononcé la nullité de ces marques et a donné raison à la commune.