La procédure de saisie-contrefaçon qui est une procédure non contradictoire, permet sur autorisation d’un juge, au titulaire de droits de propriété industrielle, de faire constater par huissier de justice des faits de contrefaçon commis par un tiers. Depuis quelques années, il existait un doute sur la nécessité ou non d’apporter des éléments de preuve de la contrefaçon, afin d’obtenir une ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.

 

Par un arrêt rendu le 26 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a tranché cette question par la négative, et mis fin à l’incertitude introduite notamment par un arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la même Cour.

Le litige opposait la société Telekom Slovenije, opérateur de télécommunication et internet slovène et la société Orange bien connue du grand public.

La société Telekom Slovenije, titulaire d’un brevet européen, désignant la France, délivré le 24 mai 2006, a été autorisée, par ordonnance du 22 mai 2014, à faire réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux d’une boutique de la société Orange située dans le centre commercial « Les 4 temps » à Puteaux (92).

Le 27 mai 2014, un huissier de justice s’est donc rendu sur place et a procédé aux opérations de saisie-contrefaçon.

Le 25 juin 2014, la société Telekom Slovenije a assigné la société Orange devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du brevet. Par assignation du 2 février 2015, la société Orange a quant à elle assigné la société Telekom Slovenije devant le président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les mesures de saisie-contrefaçon.

Par ordonnance du 7 mai 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de la société Orange et a rétracté l’ordonnance du 22 mai 2014 ayant autorisé la société Telekom Slovenije à faire procéder à une saisie-contrefaçon. Le juge des référés a considéré que la requérante n’avait pas produit les éléments de preuve « raisonnablement accessibles » pour établir les faits allégués de contrefaçon, pouvant justifier la mesure probatoire demandée.

Le 20 mai 2015, la société Telekom Slovenije a interjeté appel de cette ordonnance de référé.

La société Telekom Slovenije a fait valoir qu’elle était bien fondée à présenter une requête aux fins de saisie-contrefaçon dans la mesure où elle était titulaire d’un brevet, et qu’en tout état de cause, le droit français n’exigeait pas de rapporter des éléments de preuve de la contrefaçon pour pouvoir obtenir du juge une ordonnance.

La Cour d’appel, par un arrêt du 26 mai 2017 a infirmé l’ordonnance de référé rétractation rendu par le Tribunal de grande instance de Paris au motif que, contrairement à ce que soutenait l’intimée, la société Telekom Slovenije avait suffisamment motivé sa requête au sens de l’article 494 du Code de procédure civile, en fournissant :

• les pièces établissant qu’elle était bien titulaire du brevet litigieux ainsi que la traduction du fascicule du brevet en français ;
• un extrait de paiement des annuités du brevet en France ;
• un extrait Kbis de la société Orange SA ;
• un détail de ses revendications mentionnant les deux constats d’huissiers réalisés en 2011 et 2013 pour tenter de prouver ses allégations de contrefaçon de brevet.

Dans ce cadre, la Cour d’appel de Paris a considéré, sur le fondement de l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle que : « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers à une saisie-contrefaçon dans les conditions et forme que la loi détermine, sans que ne soit exigée la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter ».

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Le règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pose notamment les règles relatives à la compétence du juge lorsqu’un litige revêt une dimension internationale, en matière civile et commerciale. L’article 5 de ce règlement dispose ainsi que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

Aucune précision n’est néanmoins apportée par ce texte sur l’hypothèse d’un fait dommageable commis par le biais d’Internet, c’est donc le juge communautaire qui s’est chargé de fixer le régime applicable dans cette situation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2017, a fait application de ces apports jurisprudentiels européens dans un litige impliquant notamment Amazon et Samsung.

En l’espèce, la société Samsung a conclu des contrats de distribution sélective portant notamment sur ses produits de la gamme « Elite » avec un certain nombre d’autres sociétés, dont les sociétés Concurrence et Amazon. Ces contrats de distribution sélective contenaient une clause interdisant la vente des produits concernés sur des plateformes Internet mettant en contact vendeurs et acheteurs, plus connues sous le nom de « places de marché ».

Reprochant à la société Concurrence de ne pas respecter cette clause, la société Samsung lui a notifié la fin de leur relation commerciale. La société Concurrence a rétorqué qu’elle n’avait pas à se soumettre à cette clause, au motif que cette dernière était appliquée de manière discriminatoire car Samsung tolérait que d’autres membres du réseau de distribution, et notamment la société Amazon, ne la respectent pas.

La société Concurrence a alors assigné en justice les sociétés Samsung et Amazon, afin que les relations commerciales perdurent sans avoir à respecter la clause litigieuse, à l’image du traitement réservé à la société Amazon, ou qu’à l’inverse cette dernière soit forcée de retirer toute offre en place de marché de produits Samsung.

La Cour de cassation a tout d’abord validé la décision des juges du fond par laquelle il a été considéré que la demande de la société Concurrence à l’encontre de la société Samsung était irrecevable car non nouvelle, une décision définitive étant déjà intervenue pour dire le réseau de distribution valide, son étanchéité étant sans pertinence à cet égard.

Les demandes à l’encontre d’Amazon ont quant à elles posées davantage de difficultés, Concurrence demandant que soient retirées non seulement les offres de produits Samsung sur la place de marché « amazon.fr » mais également sur les plateformes commerciales « amazon.de », « amazon.co.uk », « amazon.es » et « amazon.it ». En effet, ces sites ne visaient pas le public français, ce qui justifiait jusqu’alors la condition de compétence du juge français en matière de litiges liés à la vente sur Internet.

La Cour de cassation a en conséquence soumis à la Cour de Justice de l’Union Européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5 du règlement précité.

Le juge communautaire, dans une décision du 21 décembre 2016, a répondu que « l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents Etats membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’Etat membre qui protège ladite interdiction de vente, au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ».

Appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation a considéré que c’est à tort que le juge français s’est déclaré incompétent pour les demandes concernant les sites d’Amazon qui ne visaient pas la France. L’action en responsabilité menée par la société Concurrence étant prévue par le droit français, le juge français était donc parfaitement compétent pour juger la totalité des demandes relatives à cette action.

Sur le fond, la Cour de cassation a toutefois conclu, validant la décision d’appel, que faute pour la société Concurrence d’avoir démontré de la part d’Amazon « un rôle actif de connaissance ou contrôle des données stockées », cette dernière bénéficiait bien du régime de responsabilité allégé des hébergeurs.

Selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». Dans une décision du 5 juillet 2017, la Cour de cassation est venue apprécier l’usage fait de la marque « Aventis » par la société Sanofi.

 

En l’espèce, la société Sanofi a déposé en 1998 la marque verbale française « Aventis » ainsi que la marque communautaire éponyme, ces deux marques désignant notamment des produits pharmaceutiques en classe 5. Constatant que la société Aguentis avait déposé, le 20 octobre 2009, une demande d’enregistrement pour la marque française « Aguentis » visant les mêmes produits, la société Sanofi a formé opposition à l’enregistrement de cette marque auprès de l’INPI.

En réponse à cette opposition, la société Aguentis a assigné Sanofi devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, sollicitant que soit reconnue la déchéance des droits de cette dernière sur sa marque française précitée au motif qu’elle n’en aurait pas fait un usage sérieux. La société Sanofi s’est défendue en demandant reconventionnellement au juge de condamner la demanderesse pour contrefaçon de marque, l’utilisation du signe querellé « Aguentis » pour les mêmes produits créant selon elle un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement du 20 septembre 2011, a estimé que la déchéance de la marque française précitée devait être reconnue, la société Sanofi n’étant pas parvenue à prouver l’usage sérieux de sa marque sur le territoire français. De plus, la contrefaçon ne pouvait, selon la juridiction du premier degré, pas être constituée puisque la marque « Aguentis » n’avait pas encore été enregistrée.

La société Sanofi a alors interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris a été davantage convaincue par les preuves d’usage produites par la société Sanofi pour étayer l’usage sérieux de sa marque, notamment des factures et une attestation d’exploitation rédigée par le directeur des affaires de la société, et a en conséquence rejeté la déchéance de la marque française, ainsi que la déchéance de la marque communautaire soulevée en cause d’appel.

Par ailleurs, elle a condamné la société Aguentis pour contrefaçon. Après avoir rappelé que « le seul dépôt d’une marque, indépendamment de son utilisation effective sur le marché, est susceptible de constituer un acte d’usage non autorisé d’une marque préexistante », elle a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public en raison des similarités tant au niveau des produits visés que des signes.

La société Aguentis a décidé de former un pourvoi en cassation, sans succès. Tout comme la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a en effet rejeté la déchéance et a condamné cette dernière pour contrefaçon de marque.
La Cour de cassation a ainsi notamment rappelé que :

• « le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques, tel l’usage d’une marque » : l’usage sérieux d’une marque peut donc être prouvé par des documents émanant de celui qui supporte la charge de la preuve.
• le demandeur à la déchéance ne peut se contenter d’arguer du caractère interne des preuves d’usages transmises pour dire lesdites preuves impropres à la défense.
• « il n’est pas nécessaire que l’usage soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux » et qu’un usage, même minime, peut être sérieux à condition « qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marchés au profit des produits ou services en cause ».

La société Aguentis n’est donc finalement pas parvenue à obtenir la déchéance de la marque « Aventis », et s’est vue sanctionner pour contrefaçon.