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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Dépôt de marque frauduleux et trompeur : Dur Dur d’être « Bébé Lilly »

Avocat droit des marques NantesPar une décision du 25 mars 2022, le Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer, sur renvoi après cassation, sur la possibilité pour le demandeur invoquant le dépôt frauduleux et trompeur d’une marque d’en solliciter le transfert à son profit.

 

 

Contexte : un dépôt de marque (France et international) sur le nom d’un personnage de chanson

 

Le demandeur, Prince AK, a écrit les paroles et co-composé la musique des chansons « Allo Papy » et « A l’école », chantées par un personnage numérique dénommé Bébé Lilly, créé par celui-ci. La société Heben Music a commercialisé le sigle comprenant les deux titres, mentionnant le demandeur comme co-auteur et réalisateur des chansons.

Quelques mois plus tard, cette même société a déposé auprès de l’INPI une marque verbale française et une marque verbale internationale « Bébé Lilly » pour désigner des produits et services de différentes classes.

Le demandeur a décidé d’assigner la société précitée pour dépôt frauduleux et trompeur et sollicitait en conséquence le transfert à son profit des deux marques en cause et le paiement de dommages-intérêts.

Après avoir été renvoyée deux fois devant la Cour de cassation, la présente affaire a été soumise à la Cour d’appel de renvoi de Paris.

 

 

Solution : un dépôt de marque reconnu comme frauduleux et trompeur peut donner lieu au transfert des droits sur ladite marque et à réparation

 

Le transfert des droits sur une marque déposée frauduleusement et trompeuse

 

La juridiction, dans cette décision, a commencé par rappeler qu’il avait dans cette affaire été irrévocablement jugé que le dépôt de marque, pour une protection en France (INPI) et à l’international (OMPI), était frauduleux puisque « ayant en toute connaissance de cause et de façon déloyale privé M.D de la possibilité d’exploiter paisiblement la dénomination Bébé Lilly alors même qu’il en avait été convenu selon [le contrat de production exécutive signé entre les parties] ».

La juridiction a ensuite souligné que l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que celui qui considère que l’enregistrement d’une marque a été fait en fraude de ses droits, peut revendiquer sa propriété en justice. Pas de difficulté donc normalement sur le transfert, dans le principe.

Les juges ont ensuite précisé qu’il ne pouvait être fait obstacle à la demande de transfert des signes en cause formulée par le demandeur au motif qu’il qualifiait par ailleurs les marques de trompeuses. En effet, leur caractère trompeur ne tenait qu’au fait qu’elles étaient déposées par une entreprise dont le public serait amené, à tort, à croire qu’elle commercialise des titres de la réalisation artistique du demandeur. Elles n’étaient donc en réalité pas intrinsèquement trompeuses.

Ainsi, une fois le transfert opéré, ce caractère trompeur avait vocation à disparaître puisque précisément, les marques retrouvaient ainsi leur fonction essentielle qui est notamment de garantir l’identité d’origine des produits, à savoir en l’espèce que les produits proposés sous la marque « Bébé Lilly » sont liés au demandeur.

 

Le dépôt frauduleux et trompeur ayant des conséquences indemnisables

 

Le demandeur sollicitait paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts au motif que le dépôt de marque, en France et à l’international, réalisé en fraude de ses droits, lui aurait causé un préjudice en ce qu’il aurait été évincé de la participation aux titres de la collection « Bébé Lilly » qui aurait, selon ses dires, rencontré un franc succès. Sur ce point, les juges du fond ont constaté qu’aucun élément ne leur était fourni pour juger de ce succès commercial.

En revanche, ils ont retenu que les dépôts frauduleux réalisés avaient empêché le demandeur d’exploiter paisiblement le nom querellé de sorte qu’il avait nécessairement subi un préjudice. La réparation est fixée à 10.000 euros.

En résumé, si un dépôt de marque est réalisé en fraude des droits d’un tiers et est trompeur, ce dernier peut en solliciter le transfert à son profit et demander réparation du préjudice subi en l’étayant. Il faut cependant que la marque ne soit pas intrinsèquement trompeuse.

Si vous vous interrogez sur les conditions de dépôt de votre marque, n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA.

 

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