Puis-je coexister avec la marque d’un tiers ?

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Puis-je coexister avec la marque d’un tiers ?

Par principe, deux marques identiques ou fortement similaires peuvent parfaitement coexister si elles visent des produits et services différents.

Si les produits et services visés sont plus proches, vous pouvez, en revanche, vous retrouver dans une situation conflictuelle avec le titulaire de droits antérieurs que vous auriez identifié préalablement au dépôt, après avoir mené une recherche d’antériorités, ou qui se serait manifesté suite au dépôt (opposition) ou à l’enregistrement (demande en nullité) de votre marque.

Dans ces situations, il peut être utile de tenter une approche amiable et de proposer au titulaire de ce droit antérieur potentiellement problématique de conclure un accord de coexistence.

> Qu’est-ce qu’un accord de coexistence ?

Un accord de coexistence vise à établir les règles entre deux acteurs économiques pour leur permettre de « coexister » sur deux marchés distincts, en exploitant une marque similaire.

Le titulaire du droit antérieur s’engage à ne pas s’opposer à l’enregistrement de la marque ou à ne pas agir en contrefaçon si les conditions de l’accord de coexistence sont respectées.

L’accord de coexistence est un instrument à ne pas négliger car il offre aux parties une meilleure sécurité juridique. Pour l’un, l’accord de coexistence lui permet d’enregistrer sa marque et d’éviter une action en contrefaçon. Pour l’autre, cela lui permet à moindre coût de contrôler les conditions d’utilisation d’une marque proche.

Envisager une coexistence paisible est une piste qu’il convient toujours d’explorer car très souvent si les marques en cause apparaissent juridiquement en conflit, la manière dont elles sont exploitées peut différer et laisser la place à un accord entre les parties. Une solution amiable restera, par ailleurs, toujours moins coûteuse, longue et aléatoire qu’une procédure.

> A quoi faut-il penser dans la rédaction d’un accord de coexistence ?

Lors de la rédaction de l’accord de coexistence il convient d’apporter un soin tout particulier aux clauses suivantes :

Les produits et/ou services pour lesquels chacune des marques pourra être utilisée,
La zone géographique concernée par l’accord de coexistence,
La durée de l’accord de coexistence,
Prévoir que les mêmes règles s’appliquent pour toutes les déclinaisons de votre marque que vous serez amenés à déposer par la suite,
Prévoir l’assistance de l’autre partie si les offices des marques s’opposent d’office à votre dépôt (ce qui n’arrivera jamais en France, mais peut être le cas dans les procédures de pays étrangers).

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Quel risque si je n’exploite pas ma marque ?

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Quel risque si je n'exploite pas ma marque ?

> La sanction d’un défaut d’exploitation : la déchéance

Le titulaire d’une marque en France et dans l’UE peut perdre ses droits sur sa marque lorsqu’il n’en a pas fait d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans (nota : dans certains pays la durée est susceptible d’être différente).

Cette règle a pour but d’éviter la réservation de tous les signes possibles et imaginables sans réelle exploitation par leurs titulaires : pour justifier qu’un signe soit protégé, il faut qu’il soit effectivement utilisé auprès du consommateur.

> Les conditions de la déchéance

La déchéance peut être demandée devant l’un des tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle, en tant qu’action propre ou bien en réponse à une action intentée contre vous. Elle peut également, désormais, faire l’objet d’une action devant l’Institut National de la propriété industrielle (INPI).

La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée (ex : un tiers accusé d’être contrefacteur).

La déchéance peut n’être que partielle : si la marque concernée a été déposée pour des logiciels et des luminaires et qu’elle n’est exploitée que pour les luminaires, le titulaire perdra uniquement son monopole pour les produits logiciels.

Les actes d’exploitation dans les 3 mois précédant une demande de déchéance en justice ne seront pas pris en considération si le demandeur est en mesure de démontrer que le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée savait qu’une telle demande allait être formée (ex : menace d’une action en déchéance dans le cadre d’un courrier de réponse à mise en demeure). Cela permet ainsi d’éviter des exploitations de pure opportunité pour maintenir une marque non réellement utilisée.

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Comment déposer ma marque à l’international ?

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Comment déposer ma marque à l’international ?

> Quand déposer ?

Si vous disposez d’une marque française, vous pouvez souhaiter l’étendre en déposant une marque internationale.

Deux hypothèses :

soit vous décidez d’étendre votre protection dans les six mois du dépôt français (délai de priorité) et bénéficierez alors de votre date d’origine (celle du dépôt en France) permettant ainsi d’éviter que les dépôts effectués dans le temps intercalaire vous soient opposés,
soit vous décidez d’étendre dans un second temps (hors délai de six mois) mais vous prenez alors le risque que la protection ne soit plus possible en raison de l’existence de dépôts postérieurs.

Concrètement donc, si vous avez des velléités d’exploitation à l’étranger, il est recommandé d’étendre dans le délai de priorité a minima dans les principaux pays vous intéressant.

> Comment déposer ?

La protection à l’étranger peut s’opérer par différents biais potentiellement cumulatifs :

soit des dépôts nationaux directement dans les pays vous intéressant,
soit par des systèmes de dépôt régionaux tels la marque de l’Union Européenne qui permet d’avoir une protection unitaire pour l’ensemble des pays de l’UE ou le dépôt OAPI pour la plupart des pays d’Afrique,
soit via la marque internationale qui permet par un tronc commun de désigner plusieurs pays/territoires (dont la marque de l’UE et la marque OAPI) et faire ainsi des économies d’échelles significatives.

A noter cependant que tous les pays ne sont pas membres du système de la marque internationale. Point supplémentaire de vigilance : pendant les cinq premières années, le sort de votre marque internationale est lié à celui de votre marque de base (française ou de l’UE): si cette dernière cesse de produire ses effets en France, la marque internationale sera radiée.

Et après ? Suite à l’extension à l’étranger de votre marque, il est judicieux de mettre une surveillance en place, afin d’avoir une visibilité sur les dépôts postérieurs susceptibles de porter atteintes à vos droits sur les différents territoires retenus par vos soins. Vous pourrez ainsi vous opposez devant les offices concernés à des dépôts postérieurs de façon moins coûteuse et plus rapide que si vous deviez aller devant les tribunaux.

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Dois-je mettre en place une surveillance sur ma marque ?

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Dois-je mettre en place une surveillance sur ma marque ?

Vous venez de déposer votre marque (en ayant au préalable vérifié sa disponibilité), et le cas échéant même de réserver votre nom de domaine, de développer votre site internet et lancez votre activité !

Pensez-vous que votre nom est en conséquence protégé de manière optimale ? S’il l’est juridiquement, il faut s’assurer que vos droits seront respectés en pratique.

Pour ce faire, il est recommandé de mettre en place une politique de surveillance.

> Qu’est-ce qu’une surveillance de marques ?

Une politique de surveillance se mène à deux niveaux :

en procédant, en interne, à une veille sur les réseaux / internet pour identifier l’usage d’un éventuel nom gênant (identique ou proche de votre marque) par un tiers / concurrent, et/ou
en faisant appel à nos services afin de vous informer des marques déposées récemment et susceptibles d’entrer en conflit avec votre propre marque.

> A quoi sert la surveillance de marques ?

Elle permet à moindre coût de demander amiablement à un tiers de stopper un usage litigieux. Cette demande recevra toujours un accueil plus favorable au démarrage de l’activité du déposant que plusieurs années plus tard, après que ce dernier ait capitalisé sur sa marque.

Faute de réponse positive, il sera possible de faire opposition au dépôt de la marque concernée et obtenir en quelques mois un rejet de la marque concernée. Ainsi, en France il est possible de faire opposition dans les 2 mois à compter de la publication de la marque française ou dans les 3 mois s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.

La mise en place d’une surveillance est plus particulièrement intéressante à l’étranger car elle permet d’identifier plus rapidement des marques gênantes sur un marché en attente ou en cours de développement et de les stopper rapidement au stade du dépôt en s’évitant des procédures coûteuses devant des tribunaux étrangers.

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Puis-je citer la marque de mon concurrent ?

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Puis-je citer la marque de mon concurrent ?

Le titulaire d’une marque est en droit d’empêcher à des tiers, et notamment des concurrents, d’utiliser sa marque sans son autorisation préalable, lorsque cet usage a lieu dans la « vie des affaires », c’est-à-dire en vue de dégager un avantage économique.

Néanmoins, certaines exceptions à ce principe existent, vous permettant dans des situations bien particulières de citer la marque de l’un de vos concurrents.

> Les produits compatibles

Par application de l’article L.713-6 du Code de propriété intellectuelle, il est possible, dans certaines hypothèses, de citer la marque d’un tiers, notamment pour les fabricants d’accessoires, lorsque la référence à ladite marque est « nécessaire » pour promouvoir la compatibilité de ses produits.

Exemple : indiquer que les capsules de café commercialisées sont compatibles avec les machines à café de la marque NESPRESSO ou encore des cartouches d’encre avec des imprimantes de la marque EPSON.

Cette exception a donc pour but de permettre une information du consommateur, mais aussi d’inciter au développement de pièces accessoires compatibles afin d’éviter un monopole de fait sur un type de produits.

Cependant, si la référence qui est faite induit le consommateur en erreur quant à l’origine des produits et qu’elle n’est en réalité pas nécessaire, le titulaire de la marque peut alors s’opposer à cet usage, par l’introduction d’une action en contrefaçon de marque.

Attention cependant l’exception de référence nécessaire ne fonctionnera pas cependant s’il s’agit de mettre en avant des produits complémentaires à ceux de votre concurrent (exemple : des couverts en lien avec une marque d’assiettes déterminée).

> La publicité comparative

Il est également possible de citer la marque d’un concurrent dans le cadre de la publicité comparative. Attention cependant, le cas est strict, et il faut veiller à ce que la publicité :

Ne soit pas trompeuse ou de nature à induire en erreur,
Porte sur des biens ou services de même nature, répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif,
Compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, comme le prix par exemple.

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