Dans un arrêt du 29 septembre 2020, les juges de la Cour d’appel de Nancy ont examiné l’utilisation de la marque « L’EQUIPE », du célèbre journal quotidien sportif français éponyme, utilisé pour désigner une manifestation sportive, « les 10km L’EQUIPE ».
Contexte :
La marque « L’EQUIPE » est renommée pour effectuer des activités d’édition sur tous support au sujet de différentes activités sportives. Celle-ci est enregistrée outre ses activités d’édition, en classe 41 pour les produits et services suivant : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
Le 5 décembre 2011, la société « L’EQUIPE » a assigné la société « Sport Co et Marquage », une marque de matériel et d’équipement sportif, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en contrefaçon de sa marque en raison du dépôt et de l’usage de la marque « EQUIP’SPORT » en classe 41, pour des services identiques aux siens. Cette dernière a alors réagi en demandant la déchéance de la marque « L’EQUIPE » pour les services issus de la classe 41 afin d’échapper à l’action en contrefaçon.
Pour justifier d’un usage sérieux de sa marque en classe 41, la société « L’EQUIPE » a invoqué un évènement est organisé par sa filiale « Amaury Sport Organisation » via un contrat de partenariat sportif. En effet, depuis le 19 juin 2011, un évènement sportif, en l’espèce une course à pied, est désignée sous les termes les « 10 km l’EQUIPE ».
Les juges du tribunal de Strasbourg ont néanmoins prononcé la déchéance de la marque « L’EQUIPE » dans la classe 41.
Après un premier appel puis un pourvoi en cassation, l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Nancy.
Solution :
La déchéance d’une marque peut être prononcée si le titulaire de celle-ci, sans juste motifs, n’en fait pas un usage sérieux pour les produits et services visés, et cela pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance d’une marque entraine la fin de la protection légale de celle-ci et ne permet donc plus de l’utiliser pour une action en contrefaçon.
L’usage de la marque peut être fait par son propriétaire ou par un licencié. Ainsi, le titulaire d’une marque peut autoriser son licencié à utiliser celle-ci afin de développer une activité commerciale, en apposant la marque sur ses propres produits par exemple.
Mais en l’espèce, « L’EQUIPE » n’a pas conclu une licence mais un contrat de parrainage, qui va permettre à une marque de promouvoir son activité commerciale en finançant un événement, sportif en l’occurrence. Cela s’illustre par la possibilité pour la marque d’apposer son insigne sur des banderoles par exemple, afin d’améliorer sa visibilité concernant les produits et services qu’elle développe. Il ne s’agit alors pas d’identifier un produit ou service pour le consommateur mais bien de promouvoir les activités de presse de la société « L’EQUIPE ».
La Cour d’appel tranche donc dans le même sens que ses prédécesseurs, et estime qu’il ne s’agit pas d’un usage de la marque permettant d’écarter la déchéance. Les activités sportives n’ayant eu lieu que depuis 2011 alors que la marque « L’EQUIPE » est enregistrée depuis 1996 pour la classe 41, partiellement pour cette classe, le délai de 5 ans ininterrompu de « non usage sérieux » est atteint, et la déchéance de la marque « L’EQUIPE » est prononcée.
Cette décision interroge néanmoins, au regard de l’arrêt L’Oréal -Bellure de la Cour de Justice de l’Union Européenne rendue le 18 juin 2009. En effet, cette décision indiquait que parallèlement à sa fonction essentielle de garantie de l’origine des produits et services, une marque pouvait remplir d’autres fonctions. Au sein de ces fonctions, apparaît la fonction « d’investissement ou de publicité », qui semblait concernée ici. Une prise en considération de cette fonction aurait pu éviter le prononcé de la déchéance.
Résumé :
Il convient de distinguer les notions de contrat de licence de marque et de contrat de sponsoring. Cette distinction semble en effet entrainer l’application ou non du critère de l’usage sérieux de la marque et les conséquences en découlant.
Ainsi, le juge considère que la présence de la marque « L’EQUIPE » au sein de la désignation de la course ne correspond pas à un usage de marque mais simplement à un usage publicitaire dans le cadre d’un contrat de parrainage. Par conséquent, la marque n’était pas utilisée pour distinguer une « activité sportive » de la classe 41, et la déchéance partielle de la marque est justifiée.
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