L’annulation du brevet prive-t-elle le concédant de tout droit à redevances, y compris pour la période antérieure ?

Avocat droit des brevetsDans une décision du 29 octobre 2025 (n°23/18018), la Cour d’appel de Paris a examiné les conséquences de la nullité d’un brevet sur un contrat de licence et plus particulièrement sur les redevances afférentes à ce contrat.

 

Contexte : une demande en paiement de redevances au titre d’un contrat de licence

 

Une société avait obtenu, en 2004, un brevet portant sur un procédé de commutation d’appareils téléphoniques.

Elle avait conclu un contrat de licence sur ce brevet avec une seconde société.

Cette dernière avait, une dizaine d’années plus tard, fait l’objet d’un plan de sauvegarde et tous ses actifs avaient été rachetés par une troisième société.

La titulaire du brevet avait alors contacté la repreneuse pour lui faire part du contrat de licence, lui indiquer que les produits qu’elle fabriquait dépendaient de ce brevet et donc lui demander le paiement des redevances afférentes.

Estimant cette réclamation injustifiée, la repreneuse avait assigné la titulaire du brevet en nullité de son titre, nullité qui avait été obtenue devant le Tribunal judiciaire de Paris et ayant donné lieu au présent appel.

 

Solution : La nullité du brevet annule la licence et exclut tout droit à redevances, faute de preuve d’un avantage retiré par le licencié avant l’annulation

 

1/ La nullité du brevet et, en conséquence, du contrat de licence confirmée en appel

 

Le débat sur la validité du brevet portait essentiellement sur un défaut de nouveauté de celui-ci.

La Cour d’appel retient, tout comme le Tribunal judiciaire avant elle, que les deux premières revendications du brevet pouvaient être intégralement retrouvées dans un brevet international déposé 2 ans avant le brevet.

Elle confirme donc la nullité du brevet.

Or, la nullité d’un brevet a un effet absolu et entraîne par ricochet la nullité de tout contrat de licence octroyé sur ce brevet (article L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle).

 

2/ L’incidence de la nullité sur les redevances réclamées

 

Reprenant une solution établie de longue date en jurisprudence, la Cour d’appel rappelle ensuite que l’annulation d’un contrat de licence du fait de la nullité du brevet qui en était l’objet n’a pas pour conséquence, quel que soit le fondement de cette nullité, de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui, le licencié pouvant avoir retiré un avantage de la licence.

Il appartenait donc au titulaire du brevet annulé de démontrer que le licencié avait bien retiré un avantage de la licence.

Or, en l’espèce, le juge relève qu’aucun élément ne démontrait que les produits développés et commercialisés par la société ayant racheté les actifs du licencié le seraient sur la base du brevet ayant donné lieu à la licence.

Par ailleurs, si le titulaire du brevet prétendait que son brevet aurait permis à l’autre partie de remporter un marché important, la Cour d’appel relève que les éléments versés au débat ne démontraient absolument pas ce point.

Par conséquent, il n’était pas établi que la société repreneuse ait retiré un avantage effectif de la licence et de l’exclusivité liée.

La titulaire du brevet annulé est donc déboutée de ses demandes en paiement de redevances au titre du contrat de licence.

 

En résumé, si la nullité d’un brevet entraîne celle des contrats de licence afférents, cela n’entraîne en revanche pas automatiquement l’impossibilité de réclamer les redevances liées à ce contrat de licence. Encore faut-il néanmoins pouvoir démontrer que le licencié avait effectivement retiré un avantage du contrat de licence !

 

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Marque « À JAMAIS LES PREMIERS » ne peut être valablement enregistrée

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 19 janvier 2026, la chambre des recours de l’EUIPO a eu à se prononcer sur la distinctivité de la marque de l’UE « À JAMAIS LES PREMIERS ».

 

Contexte : Le dépôt d’un slogan sportif à titre de marque de l’UE

 

La société Limoges CSP a déposé, le 2 avril 2025, la marque verbale de l’Union européenne « À JAMAIS LES PREMIERS » pour désigner de nombreux produits et services couvrant un large éventail de classes.

Selon elle, ce slogan faisait directement référence à un fait marquant de l’histoire du sport français : la victoire du Limoges CSP en Coupe d’Europe en 1993, première remportée par un club français.

Après un premier refus provisoire de la demande par l’examinatrice de l’EUIPO, celle-ci a confirmé son refus, aux motifs notamment que, pour le consommateur francophone, le signe serait immédiatement compris comme un slogan auto-promotionnel élogieux, exprimant l’idée que les produits ou services proposés sont « les meilleurs » et le resteront « pour toujours », ne lui permettant pas d’identifier l’origine commerciale des produits et services concernés.

La déposante a donc formé un recours contre cette décision devant la chambre des recours de l’EUIPO.

 

Solution : Un slogan, mais pas une marque distinctive

 

Une appréciation exigeante de la distinctivité des slogans

 

La chambre des recours rappelle, en premier lieu, que sont refusés à l’enregistrement les signes dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque : identifier l’origine commerciale des produits ou services.

Ainsi, un slogan élogieux se doit de remplir la condition de distinctivité pour bénéficier de la protection par le droit des marques : il ne doit pas être uniquement perçu comme une simple formule promotionnelle.

La déposante soutenait que l’expression « À JAMAIS LES PREMIERS » se distinguait par une construction inhabituelle et poétique la rendant mémorisable et distinctive.

À contrario, la décision de la chambre des recours confirme l’approche de l’examinatrice, à savoir que le slogan « À JAMAIS LES PREMIERS » sera compris littéralement comme « pour toujours les meilleurs », ce qui ne produit pas un impact suffisant pour permettre au consommateur d’y reconnaître une indication d’origine commerciale.

 

L’appréciation de la distinctivité par rapport aux produits et services désignés

 

Sur ce point, la chambre considère que le public pertinent percevra le signe non comme un signe distinctif mais comme un slogan promotionnel élogieux, traduisant un message valorisant aux termes duquel les produits et services concernés sont « les meilleurs » ou le resteront indéfiniment.

Il s’agit donc là d’une expression purement laudative pour les produits/services en cause.

Enfin, la déposante soulignait que ce slogan avait été accepté à l’enregistrement par l’INPI. Sur ce point, le fait que le signe ait été accepté par l’INPI est, assez classiquement, jugé inopérant : le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, indépendant des systèmes nationaux qui n’est pas lié par les Offices nationaux.

 

En conclusion, la chambre confirme que le signe « À JAMAIS LES PREMIERS » est dépourvu de caractère distinctif et rejette le recours.

 

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Jeux d’argent et contrefaçon : Meta contrainte à une vigilance renforcée

Avocat droit des marques NantesLe 28 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a examiné la légalité d’une mesure ordonnée à l’encontre de Meta et lui enjoignant de surveiller de manière dynamique la publication sur ses réseaux sociaux de publicités contrefaisantes.

 

Contexte : Des publicités illicites pour des jeux d’argent utilisaient la marque Barrière sur les réseaux de Meta

 

La société Barrière possède plusieurs marques protégeant son nom, notamment pour des services de casino et d’hôtellerie.

Remarquant que de nombreuses publicités, reprenant son nom pour faire la promotion d’activités de jeux en ligne illégales, apparaissaient sur Facebook et Instagram, la société Barrière avait déposé une plainte pénale et mis en demeure la société Meta de les retirer et de refuser à l’avenir de telles publicités.

Elle avait en parallèle obtenu du Président du Tribunal judiciaire de Paris une ordonnance, rendue sur requête, enjoignant à la société Meta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites, en filtrant les contenus selon un certain nombre de critères.

La société Meta avait fait le nécessaire pour la suppression des publicités et, en parallèle, formé un référé-rétractation contre l’ordonnance.

Cette ordonnance a toutefois été confirmée par le juge, qui a légèrement modifié les termes des mesures mises à la charge de Meta.

Cette dernière estimait que la mesure de filtrage ordonnée était trop large, car elle n’identifiait aucun contenu illicite précis et ne fournissait pas les critères spécifiques à utiliser pour identifier, par des moyens exclusivement automatisés, des contenus identiques ou équivalents aux contenus illicites.

Elle reprochait donc à l’ordonnance de lui imposer une obligation générale de surveillance, ce qui est interdit par la directive dite e-commerce du 8 juin 2000 et a formé appel de cette décision.

 

Solution : La Cour valide une obligation de surveillance active et proportionnée imposée à Meta

 

1/ La société Meta qualifiée d’intermédiaire dont les services sont utilisés par des contrefacteurs

 

Meta faisait valoir qu’elle ne jouait aucun rôle actif dans la publication des publicités et qu’elle ne pouvait donc pas être considérée comme éditeur de celles-ci mais n’était qu’un simple hébergeur.

Dès lors, elle contestait la possibilité de lui ordonner de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites, car cela reviendrait à la soumettre à une obligation générale de surveillance proactive.

La Cour d’appel de Paris rappelle toutefois que la société Barrière démontrait suffisamment la vraisemblance de la contrefaçon de ses marques, par l’existence de nombreuses publicités utilisant son nom sans son autorisation sur les réseaux sociaux appartenant à Meta et que cette dernière était donc ici qualifiable d’intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Or, l’article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’un tel intermédiaire peut être contraint d’adopter certaines mesures propres à faire cesser ou à prévenir une atteinte aux droits du requérant.

La mesure ordonnée était donc fondée en son principe ; restait à déterminer si elle l’était aussi quant à son étendue.

 

2/ Le bien-fondé de la mesure de surveillance dynamique dans le domaine des publicités pour jeux d’argent

 

La directive e-commerce interdit d’imposer à un prestataire une obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

Cette directive n’est toutefois pas applicable à certaines activités, dont notamment les « activités de jeux d’argent » : l’enjeu était donc ici de savoir si des publicités pour des jeux d’argent rentraient dans le cadre des activités de jeux d’argent.

Pour la Cour d’appel, les activités consistant à faire la promotion de jeux d’argent constituent bien des activités de jeu d’argent et à ce titre sont donc également exclues de la directive.

Il était donc possible, dans ce domaine spécifique, d’imposer à la société Meta une surveillance active.

La Cour d’appel précise par ailleurs que la mesure ordonnée, mise en œuvre à l’aide du système automatisé de Meta, était quoi qu’il en soit limitée dans son objet, à savoir la promotion de jeux d’argent et de hasard contenant les marques Barrière, dans sa durée (douze mois) et dans sa portée territoriale (Union Européenne).

Elle n’était donc pas disproportionnée, la Cour d’appel relevant au surplus qu’elle s’était avérée effective et que Meta ne démontrait pas en quoi cette mesure serait inadaptée à ses ressources ou lui aurait occasionné un sacrifice insupportable.

 

En résumé, en matière de publicité pour des jeux d’argent, il est possible d’enjoindre aux réseaux sociaux des mesures de surveillance active et dynamique. Cette possibilité semble toutefois circonscrite à quelques domaines spécifiques.

 

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Saisie-contrefaçon : la loyauté au stade de la requête doit être de mise

Avocat droit des marques NantesPar deux jugements, le Tribunal Judiciaire de Paris a rappelé, le 20 décembre 2024 (n° 24/09419 et n°24/09420), l’importance pour le requérant à une mesure de saisie contrefaçon de présenter les faits loyalement.

 

Contexte : Une saisie-contrefaçon fondée sur une marque internationale dont la marque de base turque était contestée

 

La société titulaire d’une marque désignant la France pour des vêtements en classe 25, reprochait à une autre la commercialisation de produits revêtus de signes similaires. Sur requête non contradictoire, elle avait obtenu deux ordonnances autorisant des saisies-contrefaçon dans une boutique parisienne et dans un entrepôt.

La défenderesse sollicitait la rétractation de ces ordonnances, soutenant que la requête était entachée de déloyauté, la requérante ayant omis de révéler que la marque de base turque, à l’origine de l’enregistrement international, avait fait l’objet de plusieurs refus d’enregistrement, encore possibles de recours, ainsi que l’existence d’un dépôt de marque postérieur effectué par la défenderesse.

 

Solution : La rétractation de l’ordonnance pour manquement à l’obligation de loyauté

 

L’absence d’obligation de révéler un simple dépôt de marque postérieur

 

Le tribunal rappelle qu’un simple dépôt de marque non enregistrée, postérieur à la marque invoquée, ne confère aucun droit à son déposant et n’est pas de nature à modifier l’appréciation du juge saisi d’une requête en saisie-contrefaçon.

En l’absence d’analyse préalable du risque de confusion par un office ou une juridiction, le requérant n’est donc pas tenu de révéler l’existence d’un tel dépôt, cette omission n’étant pas constitutive d’un manquement à la loyauté procédurale. À l’inverse, la jurisprudence a déjà considéré que l’existence de décisions d’opposition antérieures écartant la confusion justifiaient la rétractation (v. en ce sens Cass. com, 6 déc. 2023, n°22-11.071).

En l’espèce, la société défenderesse se prévalait du dépôt d’une demande de marque éponyme postérieure à la marque internationale invoquée et encore en cours d’examen. Le tribunal juge que cette circonstance n’était pas de nature à influer sur la décision du juge de la requête, de sorte que la société requérante n’était pas tenue de la mentionner dans sa requête en saisie-contrefaçon.

 

L’obligation de révéler la fragilité de la marque de base d’un enregistrement international

 

Le tribunal rappelle que, durant les cinq années suivant l’enregistrement, une marque internationale demeure dépendante de sa marque de base, dont elle tire son existence juridique. En cas de refus définitif, de radiation ou d’invalidation de cette marque de base, la protection conférée par l’enregistrement international s’éteint dans les territoires désignés, dont la France.

En l’espèce, la marque de base turque à l’origine de la marque internationale invoquée avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions de refus d’enregistrement, confirmées par les autorités compétentes et par une juridiction, même si ces décisions étaient encore susceptibles de recours. Le tribunal considère que de tels éléments, révélateurs de la fragilité du titre, étaient essentiels à l’appréciation par le juge de la requête, d’autant plus que les marques internationales sont enregistrées en France sans examen préalable.

En omettant de porter ces informations à la connaissance du juge, la société requérante a empêché celui-ci d’apprécier pleinement la solidité des droits invoqués et la proportionnalité de la mesure de saisie-contrefaçon sollicitée. Cette dissimulation caractérise un manquement à l’obligation de loyauté procédurale, justifiant la rétractation de l’ordonnance.

 

En résumé, cette décision rappelle – une nouvelle fois – qu’il est impératif, lors de la sollicitation d’une saisie-contrefaçon, de faire preuve de la plus grande loyauté et transparence dans la présentation du litige, sous peine de risquer de voir la validité de sa saisie remise en cause !

 

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Playboy : dénigrement et contrefaçon, quand le lapin sort les dents

Avocat e-réputationDans une décision du 4 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur la question de savoir si le fait d’alléguer publiquement des actes de contrefaçon sans se fonder sur une décision de justice constitue un acte répréhensible.

 

Contexte : Dénonciation publique d’actes de contrefaçon allégués

 

La société Kleverage, éditeur licencié de Playboy en Europe, avait conclu avec la société Kanra Publishing un contrat de collaboration pour l’édition de quatre magazines annuels intitulés « Playboy France ».

À la suite de la résiliation du contrat par la société Kleverage pour fautes graves imputées à la société Kanra Publishing, celle-ci, contestant les motifs de la rupture, avait continué à publier des titres du magazine Playboy France.

En réaction, la société Kleverage a alors diffusé en ligne, sur son site internet, son compte Instagram et X et dans le magazine Playboy automne 2024, des communiqués de presse publics et envoyé des courriels de mise en garde aux partenaires de la société Kanra Publishing, les avertissant que celle-ci se rendrait coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en continuant à publier le magazine Playboy France sans droit, suite à la rupture des relations contractuelles.

La société Kanra Publishing l’a alors assignée aux fins de faire cesser le trouble illicite que représentait selon elle ces actes, constitutifs de dénigrement, sans succès.

 

Solution : Le dénigrement fautif retenu en l’absence de décision de justice   

 

La liberté d’expression vs dénigrement en l’absence de décision de justice  

 

La Cour rappelle tout d’abord que les abus de la liberté d’expression ne peuvent en principe être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, sauf en ce qui concerne les actes de dénigrement. Ceux-ci s’entendent du discrédit jeté sur les produits ou services d’un tiers, peu importe que l’information soit exacte.

Pour rendre leur décision, les juges s’appuient sur une décision très récente rendue par la Cour de cassation qui avait eu à se prononcer sur des faits similaires et avait retenu que le fait de mettre en garde la clientèle ou les distributeurs de produits d’une entreprise concurrente sur l’existence d’un risque de contrefaçon ou de concurrence déloyale ou parasitaire, dès lors que cette information ne repose sur aucune décision de justice, a fortiori lorsque la mise en garde est adressée sans qu’aucune action n’ait été introduite, constitue, en particulier, un acte de dénigrement (C. Cass, 15 octobre 2025, n° 24-11.150).

En l’espèce, la Cour constate que les mises en garde diffusées par la société Kleverage aux partenaires de son ex-cocontractante sur l’existence d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne reposent sur aucune décision de justice et qu’aucune action n’a été introduite par elle. Elle relève également que ces allégations se heurtent aux contestations de la société Kleverage et n’apparaissent donc pas reposer sur une base factuelle suffisante.

En conclusion, elle retient que la société Kleverage s’est rendue coupable de propos dénigrants à l’encontre de la société Kanra Publishing.

 

Des propos dénigrants constitutifs de trouble manifestement illicite

 

La Cour retient également que les informations diffusées par la société Kleverage tendent à induire en erreur les lecteurs et partenaires de la société Kanra Publishing sur la régularité et l’authenticité des magazines et mooks Playboy, ne sachant plus si ceux-ci sont des contrefaçons irrégulièrement éditées ou des publications originales.

Elle en conclut donc que ces actes constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et ordonne à la société Kleverage de procéder à la suppression desdits communiqués sous astreinte. Elle déboute cependant la société Kanra Publishing de sa demande de provision à hauteur de 40.000 euros aux motifs qu’elle ne verse aucun élément de nature à justifier son préjudice commercial ou financier consécutif aux actes de dénigrement.

 

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