L’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « un signe ne peut être adopté comme marque ou élément de marque s’il est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

 

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la marque LABEL ROSE pouvait tromper les consommateurs sur l’origine et la qualité des produits. Elle y a répondu par la négative.

Le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale « LABEL ROSE » au motif qu’elle serait de nature à tromper le public sur l’origine et la qualité des produits désignés au dépôts en classe 3 et 4 (notamment pour des produis cosmétiques).

Suivant appel de cette décision par le déposant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que :

• le terme d’attaque « Label », accolé au mot français « Rose » pourrait faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence ;
• le terme « Rose » accolé au mot « Label » ne serait pas de pas de nature à enlever à ce terme ses caractéristiques.

En conclusion, elle considère qu’il y a un risque grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l’attention sera attirée par le terme LABEL, qui dans son esprit signifie certification.

La Cour de cassation, n’a elle, pas suivi cet argumentaire, reprochant à la Cour d’appel de :

• n’avoir pas apprécié le caractère trompeur du signe verbal « LABEL ROSE » au regard des produits désignés dans le dépôt ;
• n’avoir pas répondu à l’argument de l’appelant consistant à dire que le consommateur pouvait avoir été habitué pour ce type de produits aux dénominations comportant le terme « LABEL » sans que cela n’évoque dans son esprit une certification.

La suite au prochain épisode puisque l’affaire est renvoyée devant les juges du fond.

Selon l’article L. 716-14  du Code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».

Par une décision du 26 juin 2019, la Cour de cassation est venue indiquer que seul ce texte est applicable pour fixer les dommages-et-intérêts.

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) est titulaire de plusieurs marques dont celles, bien connues, portant la croix verte et le caducée pharmaceutique.

En l’espèce, le prévenu avait vendu des matelas reprenant de manière contrefaisante lesdites marques. Le CNOP l’avait donc assigné en justice.

Celui-ci avait été condamné, tant en première instance qu’en cause d’appel. Le montant alloué au titre des dommages-et-intérêts par les juges du fond était de 45.000 euros.

Il avait, pour ce faire, été pris en compte :

• Le fait que le manque à gagner invoqué n’était pas démontré. En effet, le CNOP ne justifiait pas de ce que les articles vendus sous la marque contrefaisante étaient également proposé à la vente par ses soins. Pas de perte de profit, donc.

• Les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour les faits reprochés n’étaient pas suffisamment étayés, seul le chiffre d’affaires ayant été communiqué,

• Le préjudice moral était avéré puisque les ventes litigieuses de produits de piètre qualité avaient « entraîné une banalisation et une importante dépréciation de ces marques associées par le public à la qualité des produits vendus en pharmacie et à la fiabilité des conseils prodigués par les pharmaciens ». La réparation à ce titre incluait également l’atteinte à l’image desdites marques.

• L’atteinte au caractère distinctif des marques en cause et à leur renommée (sur le fondement cette fois de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle).

La Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt rendu, retenant que « l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle est seul applicable pour fixer les dommages et intérêts dus à la partie civile » et que « la dépréciation et la banalisation de la marque constituent des préjudices résultant de l’atteinte portée à sa renommée et à son caractère distinctif et ne peuvent être indemnisés deux fois ».

 

Tout détenteur de droits peut solliciter auprès du juge de façon non contradictoire (hors de la présence du présumé contrefacteur) une ordonnance aux fins de l’autoriser à faire réaliser une saisie-contrefaçon dans le but de récupérer des éléments de preuve relatifs à la contrefaçon alléguée. Une telle procédure étant exorbitante, elle doit cependant être exercée avec loyauté et en toute transparence.

 

C’est ce défaut de loyauté et de transparence qui a été sanctionné récemment à deux reprises par les juges.

Ainsi, par exemple, dans une première affaire ayant donné lieu à un jugement du TGI de Paris le 17 janvier 2019 (RG n° 18/08323) le requérant avait omis de dire au juge que la marque semi-figurative à l’appui de laquelle il formulait sa demande avait été créée dans le cadre d’un projet d’affaires commun entre les parties ni qu’un litige était déjà en cours. Ce défaut de loyauté ne permettant pas au juge d’exercer pleinement son contrôle dans un cadre non contradictoire, l’ordonnance rendue a été rétractée, emportant la nullité de l’ensemble de la saisie-contrefaçon.

Dans le même sens, dans une seconde affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 sept. 2019 (RG n° 18/22546), il n’avait pas été spécifié l’existence de procédures judiciaires en cours opposant déjà le saisissant au saisi. Or le saisissant avait déjà été débouté d’une demande de production forcée de pièces potentiellement susceptibles d’être obtenues dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon demandées.

Dans tous ces cas la sanction a été immédiate : l’absence de loyauté du saisissant ne permettant pas un contrôle efficace de la proportionnalité de la mesure demandée, la rétractation de l’ordonnance a donc été ordonnée.

En résumé : saisie contrefaçon = loyauté et transparence

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

 

Par une ordonnance du 2 août 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé que les demandes de communication ordonnées dans ce cadre doivent, entre autres, respecter la législation relative à la protection des données personnelles.

En l’espèce, une société canadienne avait constaté qu’un nombre important d’œuvres audiovisuelles dont elle était à l’origine en qualité de producteur étaient téléchargeables sur une plateforme d’échange de fichiers, alors que son autorisation préalable n’avait pas été sollicitée.

Elle avait donc mandaté une société allemande pour recueillir, pendant près d’une année (novembre 2017-décembre 2018), entre autres, les adresses IP utilisées pour ces téléchargements, selon elle contrefaisants, et l’identité du fournisseur d’accès à internet concerné.

Elle a ensuite :

• saisi avec succès sur requête le Président du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il ordonne à Orange de conserver les adresses IP en cause (plus de 895),
• sollicité en référé la communication par la société Orange de l’identité des personnes derrière ces adresses IP.

La société Orange soutenait que cette dernière communication ne pouvait intervenir dans la mesure où le recueil des adresses IP avait été réalisé au mépris des dispositions relatives à la protection des données personnelles, à savoir notamment :

• aucun représentant n’avait été désigné sur le territoire de l’Union européenne alors pourtant que la société demanderesse est canadienne,
• aucun registre de traitement n’avait été tenu,
• aucun justificatif n’était fourni démontrant que les mesures nécessaires avaient été prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des données dont, par ailleurs, le transfert hors de l’Union européenne ne semblait pas avoir été spécifiquement encadré.

Les juges ont souligné dans un premier temps que les adresses IP sont des données personnelles et que la société demanderesse était le responsable du traitement opéré. Ainsi « pour être licites, la collecte et le traitement des adresses IP précitées [devaient] avoir été opérés dans le respect des règles applicables au droit à la protection des données à caractère personnel ».

Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant par ailleurs notamment relevé que, s’agissant d’une collecte de données à grande échelle, un délégué à la protection des données aurait dû être désigné.

Le traitement étant illicite, la société demanderesse a donc été déboutée de sa demande.

Nous intervenons au Syntec Numérique Tour de Nantes le 10 octobre prochain, sur le thème : Clauses contractuelles RGPD : que négocier en qualité de sous-traitant ?