L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».

 

Dans un arrêt du 5 mars 2019 (n°17/04510), la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de plusieurs marques « Laguiole », considérant que ces dernières portaient atteintes aux droits de la célèbre commune du même nom.

La commune de Laguiole est connue pour ses couteaux ornés d’une abeille. Considérant qu’elle fait l’objet, depuis 1993, d’une spoliation en raison de nombreux dépôts de marques reprenant son nom, la commune a assigné plusieurs titulaires de ces marques éponymes, sollicitant notamment la nullité desdites marques.

Après avoir été débouté de ses demandes en première instance puis devant la Cour d’appel, la commune a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé la décision rendue par la Cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, qui a rendu cette décision.

Dans cet arrêt, la Cour a notamment été amenée à se prononcer sur la question de la nullité des différentes marques déposées.

La commune considérait en effet qu’une première partie des marques en question portait atteinte à son nom, son image et à sa renommée. Elle soulevait également que le dépôt d’une autre partie desdites marques revêtait un caractère frauduleux en faisant valoir que les titulaires avaient déposé leurs marques dans l’unique but de priver la commune ou ses administrés de l’usage du nom « Laguiole ».

La commune faisait également valoir que les marques litigieuses entrainaient un risque de confusion avec les domaines touristiques et économiques dans laquelle elle intervenait activement et que les titulaires ne justifiaient d’aucun intérêt légitime à se prévaloir et à monopoliser ce nom.

Les juges ont tout d’abord posé le principe selon lequel « les noms géographiques, en particulier ceux d’une commune, pouvait constituer un signe servant à désigner les produits ou services constitutifs d’une marque » (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle) tout en rappelant qu’il existait une exception à ce principe posée par l’article L.711-4 précité du même code.

Pour prononcer sa décision, la Cour a rappelé qu’il résultait des dispositions de l’article L.712-6 du même Code, que lorsque l’enregistrement d’un signe avait été demandé en fraude des droits d’un tiers, celui-ci pouvait agir en revendication ou en nullité de la marque.

Après avoir reconnu à la commune, le droit de défendre son nom « Laguiole », la Cour a considéré « qu’il était suffisamment démontré qu’en multipliant les dépôts de marques pour des activités identiques ou similaires à celles de la commune et en s’opposant aux dépôts de marques « Laguiole » par la commune, les titulaires des marques avaient porté atteinte aux activités de la commune et l’avaient privée d’un signe nécessaire ».

Les juges ont ajouté que « si la loi française autorisait expressément l’adoption à titre de marque d’un nom géographique, c’était à la condition que le déposant n’agisse pas dans le but frauduleux de priver une collectivité territoriale de l’usage de son nom ».

Considérant que les dépôts revêtaient un caractère frauduleux, la Cour d’appel a prononcé la nullité de ces marques et a donné raison à la commune.

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ». Par un arrêt du 15 janvier 2019 (RG n°17/16677), la Cour d’appel de Paris a jugé que la société RENT A CAR n’a pas fait la démonstration que sa marque verbale « RENT A CAR », dépourvue de caractère distinctif au jour de son dépôt, a acquis ce caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.

 

La société RENT A CAR est spécialisée dans la vente, l’achat, la location de voitures avec ou sans chauffeur et la location de tout véhicule de livraison. Elle est par ailleurs titulaire de la marque française verbale « RENT A CAR » depuis 1998.

Courant 2013, après avoir constaté que la société ENTERPRISE HOLDINGS proposait des services de location de véhicules sous la marque « ENTERPRISE RENT A CAR », la société RENT A CAR a assigné différentes sociétés du groupe ENTERPRISE en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine et sa marque.

Par un jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la marque RENT A CAR.

La société RENT A CAR a fait appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 janvier 2019 a dû se positionner sur le caractère distinctif de la marque RENT A CAR et sur l’acquisition de ce caractère par l’usage.

Sur le caractère distinctif, la Cour a considéré que :

•  les termes composant la marque RENT A CAR constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l’expression « louer une voiture », descriptifs des produits en cause ;
• avant le dépôt de la marque contestée, les termes « RENT A CAR » entraient dans la composition de nombreuses marques ou dénominations sociales, noms commerciaux ou enseignes de sociétés de location de voiture ;
• ces termes appartenaient au vocabulaire de base en anglais en 1998 ;
• l’enregistrement de la marque par l’INPI ou l’OHMI ne constitue pas une reconnaissance du caractère distinctif de la marque et ne permet pas de présumer la validité de celle-ci.

Sur ce premier point, il a donc été jugé que la marque RENT A CAR était dépourvue de caractère distinctif pour désigner des véhicules et des services de location de véhicules.

Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, il a été jugé que :

•  la société RENT A CAR a suffisamment démontré qu’elle avait fait un usage intensif de sa marque semi-figurative RENT A CAR ;
• elle justifie de l’ampleur de son réseau ;
• mais elle ne démontre pas, malgré l’usage intensif de sa marque semi-figurative, que sa marque verbale RENT A CAR, pour le consommateur moyen, soit devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant de la société RENT A CAR en les distinguant de ceux proposés par d’autres entreprises.

L’article 58(1)(a) du Règlement sur la marque de l’UE dispose que « Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits […] si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ».

Sur la base de ce texte, l’Office de l’Union européen pour la propriété intellectuelle (OUEPI) vient, par une décision du 11 janvier 2019, de déchoir la société MACDONALD’S de ses droits sur la marque « BIG MAC ».

Le 1er avril 1996, la société MACDONALD’S a déposé la fameuse marque de burger « BIG MAC » en classes 29, 30 et 42.

La société irlandaise SUPERMAC’S a, le 11 avril 2017, formé devant l’office européen une demande en déchéance de la marque précitée pour non usage.

Le titulaire de la marque querellée soumettait différents types de preuves pour démontrer l’usage sérieux et continu de sa marque sur le territoire de l’Union, en lien avec les produits visés dans son enregistrement, à savoir :

• trois attestations de ses représentants en Allemagne, France et Grande Bretagne faisant notamment état du nombre considérable de ventes de sandwichs « BIG MAC » entre 2011 et 2016,

• des brochures et affiches publicitaires et menus allemands, britanniques et français représentant le « BIG MAC » et son emballage, datant de la même période,

• des impressions de sites internet, dont l’extension des domaines correspondait à des pays de l’Union européenne, relatifs entre autres au « BIG MAC »,

• une copie de la page Wikipedia consacrée au sandwich et à son histoire.

La division d’annulation de l’OUEPI a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque concernée. Elle a en effet retenu que :

• les attestations avaient, en elles-mêmes, une valeur probatoire faible puisqu’elles émanaient de représentants du titulaire de la marque,

• il n’était pas démontré que les brochures et affiches publicitaires avaient fait l’objet d’une diffusion, aucun élément ne permettant d’établir à qui elles auraient été distribuées et si elles avaient mené à des achats de sandwichs,

• les impressions de sites internet démontraient uniquement la présence de la marque sur ces derniers mais pas le lieu, la période et l’étendue de l’usage de celle-ci. Il eut fallu aller plus loin et, par exemple, soumettre les chiffres relatifs au trafic sur ces sites internet ou démontrer que les sandwichs pouvaient être commandés en ligne par les internautes,

• le site internet Wikipédia n’est pas suffisamment fiable dans son contenu pour être retenu comme preuve admissible et, quoiqu’il en soit, il ne permettait pas de démontrer l’étendue de l’usage fait de la marque.

En conséquence, la division d’annulation de l’OUEPI a décidé que la société MACDONALD’S devait être déchue de ses droits sur la marque « BIG MAC » à raison de son absence d’usage sérieux en lien avec les produits mentionnés à son enregistrement.

L’histoire ne s’arrêtera sans doute pas là…

L’article L.221-3 du Code de la consommation dispose que les règles protectrices dont bénéficie le consommateur en matière de rétractation « sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

 

Ainsi, dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n° 17-17.319), la Cour de cassation a reconnu le bénéfice du droit de rétractation à une architecte qui avait dénoncé un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet conclu avec son prestataire.

Dans cette affaire, une architecte avait conclu un contrat de création de site internet dédié à son activité professionnelle et de licence d’exploitation avec un prestataire informatique.

Cette architecte a par la suite dénoncé le contrat en se prévalant de son droit de rétractation.

Considérant que cette dernière ne pouvait se rétracter en raison de sa qualité de professionnelle, le prestataire informatique l’a assigné en paiement des sommes convenues entre les parties.

La Cour d’appel de Douai ayant rejeté sa demande, le prestataire a alors formé un pourvoi en cassation.

La question était donc de savoir si l’architecte, en sa qualité de professionnelle, pouvait bénéficier d’un droit de rétractation justifiant le non-paiement de la prestation.

Le prestataire informatique faisait valoir que « l’objet d’un contrat entrait dans le champ de l’activité principale du professionnel lorsqu’il participait à la satisfaction des besoins de l’activité professionnelle ».

Il ajoutait que la Cour d’appel avait elle-même retenu en l’espèce que le contrat en question portait « notamment sur la création d’un site internet dédié à son activité ».

La Cour de cassation, rappelant le principe posé par l’article L.221-3 précité du Code de la consommation, a confirmé la décision rendue par la Cour d’appel.

Celle-ci avait en effet considéré que « la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de Mme Y, architecte ».

Alors même que le site internet était dédié à son activité professionnelle, les juges ont cependant reconnu le caractère de « profane » à l’architecte, en raison du caractère technique de la prestation informatique qui n’entrait pas dans son domaine d’activité.

La Cour de cassation, a donc, de ce fait, considéré que cette dernière pouvait bénéficier du droit de rétractation posé par le Code de la consommation et était donc fondée à dénoncer le contrat.

La saveur d’un produit alimentaire n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur car elle n’est pas une oeuvre. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 novembre 2018 (C-310/17).

 

En 2007, un marchand de légumes et produits frais néerlandais a créé un fromage à tartiner dénommé « Heksenkaas ». Ce dernier a cédé ses droits de propriété intellectuelle à la société Levola, qui a d’ailleurs ensuite obtenu un brevet pour la méthode de fabrication.

A compter de 2014, la société Smilde a fabriqué un produit similaire pour une chaîne de supermarchés néerlandaises.

Considérant que ce produit porterait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur la saveur « Heksenkaas », Levola a assigné Smilde devant les tribunaux néerlandais.

Les demandes de Levola ont été rejeté au motif qu’elle n’aurait pas indiqué quels éléments ou combinaisons d’éléments de la saveur dudit fromage lui conféraient un caractère propre original et une empreinte personnelle. La société Levola a fait appel de cette décision.

La Cour d’appel néerlandaise a décidé de surseoir à statuer pour poser différentes questions préjudicielles de la Cour de justice de l’Union européenne dont notamment celle de savoir si le droit de l’Union s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire, en tant que création intellectuelle propre à son auteur, soit protégée au titre du droit d’auteur.

La Cour de justice a rejeté la protection des saveurs de produits alimentaires au titre du droit d’auteur au motif que :

• le droit d’auteur, en application de la directive 2001/29 du 22 mai 2011, ne peut s’appliquer qu’aux œuvres ;
• la notion d’œuvre implique une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité ;
• l’identification de la saveur d’un produit est liée à des sensations gustatives « subjectives et variables puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné » (ex : préférences alimentaires, habitudes de consommation, etc.) ;
• cette identification précise et objective d’une saveur n’est pas possible par des moyens techniques en l’état actuel du développement scientifique.