L’article 8, paragraphe 1 sous b) du Règlement n°207/2009 prévoit que « Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement: b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

Par un arrêt du 13 septembre 2018 (T-104/17), le Tribunal de l’Union Européenne a statué sur les similitudes entre la marque figurative APO et les marques verbales et figuratives APPLE.

La société APO International Co. Ltd (ci-après APO) a déposé une demande d’enregistrement de la marque figurative APO (représentée ci-dessous) auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en classes 9, 11 et 35.

La société APPLE, propriétaire de trois marques figuratives et verbales de l’Union européenne dans les mêmes classes, a fait opposition à l’enregistrement de ladite marque.

Dans un premier temps, l’EUIPO a rejeté son opposition au motif que :

• l’élément figuratif de la marque APO pourrait être perçu comme la lettre « C » ou la combinaison des lettres « C » et « Y » et pourrait représenter nombre d’autres fruits (abricot, pêche, etc.)
• la prononciation du signe verbal « APPLE » varierait selon les langues et que chacune des lettres de la marque APO seraient quant à elles prononcées séparément. La différence phonétique entre les signes en conflit serait par ailleurs accentuée si l’élément figuratif de la marque APO était perçu comme la lettre C.
• conceptuellement, les signes en conflit ne seraient pas similaires dans la mesure où l’élément verbal APO ne ferait pas référence à une pomme et qu’en tout état de cause, le public pertinent n’examinerait pas les signes côte à côte.

Par une décision du 13 septembre 2018, le TUE s’est positionné en faveur de la société APPLE en considérant notamment que :

• sur le plan visuel : la marque figurative antérieure APPLE est perçue par le public comme une pomme avec une tige dans laquelle il a été mordu. Dès lors, même si une partie du public pourrait percevoir l’élément figuratif de la marque contestée comme la représentation d’une lettre « C », cela n’exclut pas pour autant qu’une partie non négligeable du public pertinent percevra quant à lui cet élément figuratif comme la représentation d’une pomme stylisée.
• sur le plan phonétique : un certain degré de similitude existe dans la prononciation qui peut être faite concernant la première syllabe « AP » présente dans les marques en conflit.
• sur le plan conceptuel : les deux marques font référence au concept d’une pomme.

En conséquence, selon le TUE, il existe d’une part un certain degré de similitude visuelle et conceptuelle entre la marque demandée à l’enregistrement et la marque figurative antérieure, et d’autre part, un certain degré de similitude phonétique et conceptuelle entre la marque demandée et les marques verbales antérieures.

Le TUE a donc annulé la décision rendue par l’EUIPO.

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « peuvent notamment constituer [une marque], : […] c) les signes figuratifs tels que : dessins étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

 

La Cour d’appel de Douai a considéré dans un arrêt du 31 mai 2018 (n°2018/00579) , que la marque dont l’enregistrement était demandé, portant sur une nuance de couleur rouge était dépourvue de caractère distinctif.

La société TOUQUET SAVOUR a demandé l’enregistrement d’une marque portant sur la représentation d’un quadrilatère de couleur rouge (référencé rouge Pantone 186C) pour désigner des variétés de pommes de terre.

Cette demande d’enregistrement a fait l’objet d’un refus de la part du directeur général de l’INPI.

La société TOUQUET SAVOUR a alors formé un recours contre cette décision.

La société faisait valoir que la décision du directeur général de l’INPI était contraire à l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, posant le principe selon lequel des nuances de couleur peuvent faire l’objet d’un dépôt à titre de marque.

Elle ajoutait avoir visé spécifiquement la couleur avec la référence Pantone dans un quadrilatère, constituant dès lors, selon elle, une représentation graphique.

Elle faisait également valoir que l’intérêt général était respecté en ce que la protection sollicitée, se fondant sur un code couleur d’identification internationalement reconnu, ne viendrait pas restreindre la disponibilité des autres nuances de couleur rouge pour les autres opérateurs.

La Cour d’appel de Douai a considéré que le signe litigieux, sans forme particulière, présentant un caractère abstrait et imprécis par rapport aux produits concernés, ne présentait nullement le caractère distinctif nécessaire pour être accepté comme marque.

Les juges ont en effet rappelé que « si une couleur, intrinsèquement considérée, était susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif, c’était à la condition qu’elle puisse être l’objet d’une représentation graphique, qu’elle soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

En l’espèce, les juges ont considéré qu’il s’agissait d’une couleur primaire, « simple propriété des choses et relevant du fonds de la culture humaine », et que cette couleur rouge, même dans la nuance expressément spécifiée, ne possédait pas, par elle-même, une fonction d’indication de la nature et de l’origine commerciale des produits.

La Cour d’appel en a donc conclu que le signe en question n’était pas mémorisable par un consommateur de référence et que la société TOUQUET SAVOUR, en revendiquant une nuance spécifique de la couleur rouge, tendait à s’en réserver un usage exclusif pour vendre ses produits et priver ses concurrents d’une couleur primaire particulièrement utile pour être repérable.

Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI a donc été rejeté.

Les articles L.122-6 et L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle autorisent dans certains cas le licencié à accomplir des actes sur le logiciel (ex : adaptation, modification, etc.) pour lui permettre une utilisation du logiciel conforme à sa destination.

 

Dans l’affaire exposée ci-après, la question s’est posée de savoir si dans le cadre d’une violation des termes d’un contrat de licence de logiciel (en cas de modification du logiciel), une action en contrefaçon pouvait prospérer ou si une simple action en responsabilité contractuelle devait être intentée. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 octobre 2018 (RG n°17/02679), a décidé de solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne, par le dépôt d’une question préjudicielle, avant de statuer sur cette question fondamentale pour le contentieux présent et ceux à venir.

La société IT Development (le concédant) a consenti à la société Free Mobile (le licencié) une licence et un contrat de maintenance portant sur un logiciel de gestion permettant notamment le suivi du déploiement d’antennes de radiotéléphonie.

Le concédant a assigné le licencié en contrefaçon de logiciel devant le Tribunal de grande instance de Paris, arguant de modifications apportées à son logiciel en violation du contrat de licence signé (en l’espèce, il était reproché au licencié d’avoir créé de nouveaux formulaires).

Le Tribunal de grande instance a exposé que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité :

• délictuel : en cas d’atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur du logiciel ;
• contractuel : en cas d’atteinte à un droit d’auteur réservé par contrat.

Il a ensuite débouté le concédant de ses demandes, en considérant que les manquements invoqués par ce dernier relevaient d’une action en responsabilité contractuelle et non d’une action de contrefaçon de logiciel (responsabilité délictuelle).

Le concédant a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, sollicitant l’infirmation du jugement de première instance et à titre préliminaire, que cette dernière soumette à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante :

Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :

• une contrefaçon
• ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ?

Par son arrêt du 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a en premier lieu considéré que :

• aucun texte relatif à la contrefaçon ne dispose qu’il ne s’appliquerait pas en présence d’une relation contractuelle entre les parties ;
• les articles L.122-6 et L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle (prévoyant la possibilité de modifier un logiciel par contrat) ne disposent pas qu’une action en contrefaçon serait pour autant exclue en cas de violation contractuelle caractérisée.

Puis, elle a finalement considéré qu’il était dans ce cadre nécessaire de renvoyer l’affaire devant la CJUE et donc de surseoir à statuer dans l’attente que soit tranchée cette question très importante.

L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». La Cour d’appel de Fort-de-France a considéré dans un arrêt du 26 juin 2018 (n°16/00425) que l’auteur dont le logo avait été sélectionné dans le cadre d’un concours, sous réserve de modifications, pouvait s’opposer à la dénaturation de celui-ci résultant desdites modifications, sur le fondement de son droit moral.

 

Madame Y a remporté le premier prix du concours organisé par la Ligue de Martinique d’athlétisme dont l’objectif était d’imaginer et créer le logo d’une compétition sportive.

Cette dernière reprochait à la Ligue d’avoir modifié son logo, malgré son opposition à toute altération de son œuvre. Elle a donc saisi le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en contrefaçon et réparation de l’atteinte à son droit d’auteur. Les juges lui ont donné raison en première instance.

Un appel a donc été interjeté par la Ligue d’athlétisme.

Celle-ci considérait tout d’abord que le logo en question avait vocation à contribuer à l’élaboration d’une œuvre collective. Elle ajoutait qu’il avait été précisé à Madame Y lors des délibérations, que son logo serait retenu sous réserve de modifications.

Madame Y soulevait qu’il était précisé dans le règlement du concours, que le candidat retenu conservait en sa qualité d’auteur, ses droits moraux résultant des droits d’auteur attachés à sa création. Elle ajoutait qu’il n’était nullement fait mention du fait que le logo du gagnant puisse être altéré sans son consentement.

La Cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’il apparaissait clairement au règlement que la propriété intellectuelle de la création du gagnant devait être soumise à l’article L.121-1 du code de la Propriété Intellectuelle.

Les juges ont ensuite considéré qu’aucune référence n’avait été faite à l’article L.113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, définissant la qualification de l’œuvre collective et qu’au contraire, le règlement prévoyait clairement que le candidat conservait ses droits moraux en sa qualité d’auteur.

La Cour d’appel a enfin considéré que si des modifications du logo avaient été énumérées, le droit moral de Madame Y, garanti par le règlement du concours, impliquait qu’elle soit associée aux étapes de ces modifications et qu’elle y consente.

Or en l’espèce, Madame Y s’était opposée aux modifications apportées qui dénaturaient son œuvre. Les modifications étaient telles que l’œuvre finale n’avait plus de lien avec le logo initialement créé.

La Cour d’appel a donc considéré que les modifications apportées au logo, dénaturant considérablement l’œuvre, portaient atteinte au droit moral et patrimonial de Madame Y en sa qualité d’auteur.

Le 30 juillet dernier, la Directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 relative à la protection du secret des affaires a été transposée en droit français.

Son objectif ? Cette nouvelle législation répond à une préoccupation des entreprises, notamment les plus innovantes, qui sont de plus en plus exposées à l’espionnage industriel ou encore à la fuite de données, mettant ainsi en péril leur activité.

 

La protection du secret des affaires constitue un outil de protection complémentaire.

Qu’est ce qui est protégé au titre du secret des affaires ?

Toute information d’ordre technique (ex : savoir-faire technique, méthodes de conception, etc.) ou d’ordre commercial, économique ou financier (ex : fichiers clients, montages juridiques, etc.) :

•  non généralement connue ou aisément accessible,
• de valeur commerciale, effective ou potentielle à raison de son caractère secret (ex : connaissance de cette information par les concurrents leur permettant de réaliser des économies et justifiant qu’ils payent pour l’obtenir),
• faisant l’objet de mesure de protection raisonnables pour en conserver le secret (ex : protection contractuelle ou mesures techniques).

Des exceptions à la protection du secret des affaires ?

Principalement :

•  les journalistes : en raison de la liberté de la presse et du droit à l’information
•  les lanceurs d’alerte (sous conditions) : le but étant de protéger l’intérêt général

Quelles sanctions sont prévues ?

Les juges pourront :

•  ordonner des mesures d’urgence afin de prévenir toute atteinte imminente,
•  allouer des dommages et intérêts en fonction des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et/ou des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte.

Nos recommandations :

•  sécuriser vos relations en externe : avec vos différents partenaires dans vos contrats (accord de confidentialité/clause de confidentialité), etc.
• sécuriser vos relations en interne : mettre en place une charte informatique, insérer une clause de confidentialité renforcée dans les contrats de travail, etc.
•  mettre en place en interne des outils pour sécuriser les secrets d’affaires (ex : leur donner date certaine, tracer leur diffusion, etc.)