L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa protection et liste les hypothèses dans lesquelles les marques en sont dépourvus (ex : signes qui sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, ceux pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, tels l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, etc.).

Par un arrêt du 25 septembre 2018 (RG n°17/19211), la Cour d’appel de Paris a notamment considéré que la lettre « I » majuscule présente dans la marque « IMESSAGE » en lieu et place du « i » minuscule, signe de reconnaissance de la société APPLE présent dans sa famille de marques (iPod, Ipad, etc.), ne permettrait pas au public d’identifier les produits et services comme provenant de cette société. En conséquence, la marque a été considérée comme dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle ferait directement référence à un message transmis par voie électronique.

La société APPLE a déposé la marque « IMESSAGE » pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ».

Le Directeur général de l’INPI a rejeté cette marque à l’enregistrement au motif que le signe, phonétiquement identique à l’expression « e-message », serait compris par le consommateur pertinent comme désignant un message électronique, plus précisément l’objet ou la qualité des produits et services désignés et leur caractéristique. Il a considéré que le signe ne permettait pas de distinguer les produits et services du déposant de ceux des tiers et ne remplirait donc pas la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine du produit ou du service. Pour toutes ces raisons, la marque a été jugée comme dépourvu de caractère distinctif.

La société APPLE a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris, compétente pour statuer sur les recours des décisions rendues par le Directeur général de l’INPI.

Elle évoquait les arguments suivants :

• la notion de famille de marque devrait être prise en compte dans l’appréciation de la validité d’un signe et notamment de sa distinctivité. Elle invoquait notamment sa famille de marques de renommée mondiale comportant une lettre « i » minuscule à savoir (iPhone, iPad, Ipod, etc.) pour démontrer que le public identifiera les produits et services couverts par la demande d’enregistrement comme provenant de la société APPLE.
• le signe « IMESSAGE » a acquis un caractère distinctif par l’usage, en raison du retentissement médiatique autour du lancement du produit, venant compléter la famille de marque à préfixe « i » déjà très connue, mais aussi du succès rencontré dans les mois qui ont suivi sa commercialisation.

La Cour d’appel de Paris n’a pas adhéré à ce raisonnement et a confirmé la position du Directeur général de l’INPI, considérant que :

• le signe « IMESSAGE » est phonétiquement identique à l’expression « e-message » ;
• le consommateur pertinent percevrait la marque comme désignant un message transmis par voie électronique et que le signe « IMESSAGE » désignerait une caractéristique d’une partie des produits et services ;
• la société APPLE n’aurait pas démontré que la présence du « I » majuscule permettrait au public d’identifier les produits et services couverts par la demande d’enregistrement comme provenant de la société APPLE. Le « i » minuscule présent dans sa famille de marques diffèreraient du « I » majuscule entrant dans la composition du signe contesté.
• la société APPLE n’aurait pas prouvé qu’une partie du public avait connaissance du signe IMESSAGE comme se rapportant à des produits ou services offerts par APPLE.

Le recours de la société APPLE a donc été rejeté.

L’article L.113-2 du Code de la Propriété intellectuelle définit l’œuvre composite comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».

 

Dans un jugement du 8 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rappelé que l’adaptation d’une photographie ne pouvait se faire qu’avec l’accord de son auteur et qu’en l’absence d’un tel accord, la reprise de l’œuvre constituait un acte de contrefaçon.

Un directeur artistique avait travaillé en qualité de freelance pour la société NAF-NAF et avait à ce titre créé un visuel en 1985 (reproduit ci-dessous) pour une publicité, mettant en scène une jeune femme, allongée dans la neige, un cochon penché au-dessus d’elle, intitulé « Fait d’hiver ».

Considérant que cette sculpture, au nom identique, contrefaisait le visuel dont il était l’auteur, le directeur artistique a assigné Jeff Koons, le centre POMPIDOU et la société propriétaire de la sculpture devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Les juges ont tout d’abord affirmé le caractère original de la photographie du directeur artistique, considérant que ce dernier décrivait « suffisamment les contours de son œuvre, les choix qu’il avait opérés et leur combinaison procédant de décisions arbitraires qu’aucune circonstance n’imposait spécialement ».

Procédant à une comparaison des deux œuvres pour statuer sur la contrefaçon, les juges ont tout d’abord considéré « qu’il n’était pas contestable qu’il existe une différence entre une photographie en noir et blanc et une sculpture polychrome tridimensionnelle » et qu’il existait d’autres différences entre la photographie et l’œuvre de Jeff Koons constituées notamment par l’ajout de pingouins et de fleurs sur la sculpture.

Ils ont toutefois considéré qu’à l’exception de ces différences minimes, « la mise en scène très reconnaissable de la photographie était la même » de sorte que la sculpture, qualifiée d’œuvre composite, ne pouvait être réalisée qu’avec l’accord de l’auteur de la photographie, conformément aux dispositions de l’article L.113-4 du code de la Propriété intellectuelle, posant le principe selon lequel « l’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante ».

Le Tribunal a donc considéré que cette reprise, sans autorisation, constituait une contrefaçon.

Après avoir rejeté les moyens de défense tenant à l’exception de parodie et à la liberté d’expression artistique, les juges ont donc condamné Jeff Koons sur ce fondement.

Le Centre POMPIDOU, qui invoquait la liberté et le devoir d’information, a également été condamné par le Tribunal, considérant qu’il s’agissait « d’une reproduction d’une œuvre contrefaisante qui, indépendamment de la bonne foi, caractérisait des actes de contrefaçon ».

L’article 8, paragraphe 1 sous b) du Règlement n°207/2009 prévoit que « Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement: b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

Par un arrêt du 13 septembre 2018 (T-104/17), le Tribunal de l’Union Européenne a statué sur les similitudes entre la marque figurative APO et les marques verbales et figuratives APPLE.

La société APO International Co. Ltd (ci-après APO) a déposé une demande d’enregistrement de la marque figurative APO (représentée ci-dessous) auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en classes 9, 11 et 35.

La société APPLE, propriétaire de trois marques figuratives et verbales de l’Union européenne dans les mêmes classes, a fait opposition à l’enregistrement de ladite marque.

Dans un premier temps, l’EUIPO a rejeté son opposition au motif que :

• l’élément figuratif de la marque APO pourrait être perçu comme la lettre « C » ou la combinaison des lettres « C » et « Y » et pourrait représenter nombre d’autres fruits (abricot, pêche, etc.)
• la prononciation du signe verbal « APPLE » varierait selon les langues et que chacune des lettres de la marque APO seraient quant à elles prononcées séparément. La différence phonétique entre les signes en conflit serait par ailleurs accentuée si l’élément figuratif de la marque APO était perçu comme la lettre C.
• conceptuellement, les signes en conflit ne seraient pas similaires dans la mesure où l’élément verbal APO ne ferait pas référence à une pomme et qu’en tout état de cause, le public pertinent n’examinerait pas les signes côte à côte.

Par une décision du 13 septembre 2018, le TUE s’est positionné en faveur de la société APPLE en considérant notamment que :

• sur le plan visuel : la marque figurative antérieure APPLE est perçue par le public comme une pomme avec une tige dans laquelle il a été mordu. Dès lors, même si une partie du public pourrait percevoir l’élément figuratif de la marque contestée comme la représentation d’une lettre « C », cela n’exclut pas pour autant qu’une partie non négligeable du public pertinent percevra quant à lui cet élément figuratif comme la représentation d’une pomme stylisée.
• sur le plan phonétique : un certain degré de similitude existe dans la prononciation qui peut être faite concernant la première syllabe « AP » présente dans les marques en conflit.
• sur le plan conceptuel : les deux marques font référence au concept d’une pomme.

En conséquence, selon le TUE, il existe d’une part un certain degré de similitude visuelle et conceptuelle entre la marque demandée à l’enregistrement et la marque figurative antérieure, et d’autre part, un certain degré de similitude phonétique et conceptuelle entre la marque demandée et les marques verbales antérieures.

Le TUE a donc annulé la décision rendue par l’EUIPO.

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « peuvent notamment constituer [une marque], : […] c) les signes figuratifs tels que : dessins étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

 

La Cour d’appel de Douai a considéré dans un arrêt du 31 mai 2018 (n°2018/00579) , que la marque dont l’enregistrement était demandé, portant sur une nuance de couleur rouge était dépourvue de caractère distinctif.

La société TOUQUET SAVOUR a demandé l’enregistrement d’une marque portant sur la représentation d’un quadrilatère de couleur rouge (référencé rouge Pantone 186C) pour désigner des variétés de pommes de terre.

Cette demande d’enregistrement a fait l’objet d’un refus de la part du directeur général de l’INPI.

La société TOUQUET SAVOUR a alors formé un recours contre cette décision.

La société faisait valoir que la décision du directeur général de l’INPI était contraire à l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, posant le principe selon lequel des nuances de couleur peuvent faire l’objet d’un dépôt à titre de marque.

Elle ajoutait avoir visé spécifiquement la couleur avec la référence Pantone dans un quadrilatère, constituant dès lors, selon elle, une représentation graphique.

Elle faisait également valoir que l’intérêt général était respecté en ce que la protection sollicitée, se fondant sur un code couleur d’identification internationalement reconnu, ne viendrait pas restreindre la disponibilité des autres nuances de couleur rouge pour les autres opérateurs.

La Cour d’appel de Douai a considéré que le signe litigieux, sans forme particulière, présentant un caractère abstrait et imprécis par rapport aux produits concernés, ne présentait nullement le caractère distinctif nécessaire pour être accepté comme marque.

Les juges ont en effet rappelé que « si une couleur, intrinsèquement considérée, était susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif, c’était à la condition qu’elle puisse être l’objet d’une représentation graphique, qu’elle soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

En l’espèce, les juges ont considéré qu’il s’agissait d’une couleur primaire, « simple propriété des choses et relevant du fonds de la culture humaine », et que cette couleur rouge, même dans la nuance expressément spécifiée, ne possédait pas, par elle-même, une fonction d’indication de la nature et de l’origine commerciale des produits.

La Cour d’appel en a donc conclu que le signe en question n’était pas mémorisable par un consommateur de référence et que la société TOUQUET SAVOUR, en revendiquant une nuance spécifique de la couleur rouge, tendait à s’en réserver un usage exclusif pour vendre ses produits et priver ses concurrents d’une couleur primaire particulièrement utile pour être repérable.

Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI a donc été rejeté.

Les articles L.122-6 et L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle autorisent dans certains cas le licencié à accomplir des actes sur le logiciel (ex : adaptation, modification, etc.) pour lui permettre une utilisation du logiciel conforme à sa destination.

 

Dans l’affaire exposée ci-après, la question s’est posée de savoir si dans le cadre d’une violation des termes d’un contrat de licence de logiciel (en cas de modification du logiciel), une action en contrefaçon pouvait prospérer ou si une simple action en responsabilité contractuelle devait être intentée. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 16 octobre 2018 (RG n°17/02679), a décidé de solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne, par le dépôt d’une question préjudicielle, avant de statuer sur cette question fondamentale pour le contentieux présent et ceux à venir.

La société IT Development (le concédant) a consenti à la société Free Mobile (le licencié) une licence et un contrat de maintenance portant sur un logiciel de gestion permettant notamment le suivi du déploiement d’antennes de radiotéléphonie.

Le concédant a assigné le licencié en contrefaçon de logiciel devant le Tribunal de grande instance de Paris, arguant de modifications apportées à son logiciel en violation du contrat de licence signé (en l’espèce, il était reproché au licencié d’avoir créé de nouveaux formulaires).

Le Tribunal de grande instance a exposé que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité :

• délictuel : en cas d’atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur du logiciel ;
• contractuel : en cas d’atteinte à un droit d’auteur réservé par contrat.

Il a ensuite débouté le concédant de ses demandes, en considérant que les manquements invoqués par ce dernier relevaient d’une action en responsabilité contractuelle et non d’une action de contrefaçon de logiciel (responsabilité délictuelle).

Le concédant a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, sollicitant l’infirmation du jugement de première instance et à titre préliminaire, que cette dernière soumette à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) la question préjudicielle suivante :

Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :

• une contrefaçon
• ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ?

Par son arrêt du 16 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a en premier lieu considéré que :

• aucun texte relatif à la contrefaçon ne dispose qu’il ne s’appliquerait pas en présence d’une relation contractuelle entre les parties ;
• les articles L.122-6 et L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle (prévoyant la possibilité de modifier un logiciel par contrat) ne disposent pas qu’une action en contrefaçon serait pour autant exclue en cas de violation contractuelle caractérisée.

Puis, elle a finalement considéré qu’il était dans ce cadre nécessaire de renvoyer l’affaire devant la CJUE et donc de surseoir à statuer dans l’attente que soit tranchée cette question très importante.