Dans le cadre d’un contrat de franchise, le franchiseur met à disposition de son réseau de franchise des signes de ralliement de la clientèle (ex : marque, enseigne, logos, etc.).

 

Par un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a jugé que l’utilisation par un tiers (en l’espèce, le repreneur du fonds de commerce de l’ancien franchisé), des signes distinctifs du réseau de franchise ELEPHANT BLEU portait atteinte à l’image du réseau sans que le franchiseur n’ait à prouver son préjudice au jour de la délivrance de son assignation.

La société HYPROMAT a développé une franchise de centre de lavage rapide en self-service pour les véhicules sous l’enseigne bien connue « ELEPHANT BLEU » comportant la combinaison de couleurs bleue et blanche.

Elle a signé un contrat avec un franchisé, la société VEYDIS, pour l’exploitation d’une station de lavage à Issoire. Ce contrat n’a pas été renouvelé fin 2006.

L’article 14 du contrat de franchise prévoyait que les franchisés devaient cesser immédiatement l’utilisation de quelque manière que ce soit la marque ELEPHANT BLEU.

Constatant que sa marque était toujours utilisée, la société HYPROMAT a saisi le juge des référés.

L’ancien franchisé, pour sa défense, a produit un acte de cession de fonds de commerce prévoyant que le cessionnaire, la société JULMAN, s’engageait à faire disparaître tout signe distinctif pouvant rappeler la charte graphique de la franchise ELEPHANT BLEU au plus tard en mai 2007.

Le cessionnaire a donc été appelé en garantie par l’ancien franchisé dans la procédure en référé. La société VEYDIS ayant ensuite été radiée, la société HYPROMAT ne pouvait porter ses demandes d’indemnisation qu’à l’égard de la société JULMAN.

Le premier juge a fait droit à la demande de la société HYPROMAT en condamnant la société JULMAN à lui devoir la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.

La société JULMAN a fait appel de cette décision.

Au vu des éléments du dossier, la Cour d’appel de Colmar a admis le fait que la station de lavage avait conservé une apparence rappelant fortement la charte graphique de la franchise ELEPHANT BLEU pendant plus de trois ans après la cession à la société JULMAN. Même si la société a manqué à son obligation contractée envers l’ancien franchisé, la Cour d’appel de Colmar a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation formulée au motif que :

• le franchiseur n’aurait pas fourni de pièces probantes permettant d’établir que la persistance des couleurs de la station de lavage lui aurait causé un préjudice. Les juges ont considéré que l’atteinte à l’image de sa marque n’était pas démontrée.
• compte tenu du long délai entre la fin du contrat de franchise et les premières mises en demeure adressées à la société JULMAN, il n’y avait plus, depuis longtemps, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Le franchiseur a formé un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif que :

• d’une part, l’utilisation par la société JULMAN, des signes distinctifs de ralliement de clientèle du réseau de franchise « ELEPHANT BLEU » portant atteinte à l’image du réseau, était de nature à causer préjudice au franchiseur, ce dernier étant fondé à la protéger contre toute banalisation ou altération.
• d’autre part, le franchiseur n’avait pas à justifier d’un préjudice au jour de la délivrance de l’assignation.

Il ressort de la législation américaine sur le droit d’auteur, et plus spécifiquement du United States Code, Titre 17, chap. 1, §106 (Visual Artists Rights Act – VARA), que l’auteur d’une œuvre bénéficie de droits moraux sur cette dernière, et notamment du droit au respect de son intégrité.

 

Dans un arrêt du 12 février, la Cour du district Est de New York a prononcé une condamnation à hauteur de 6.7 millions de dollars sur le fondement de la violation de ce texte.

Au Nord-Est des Etats-Unis se trouve la fameuse île de Long Island qui abritait, jusqu’en 2013, ce que certains appelaient « La Mecque du graffiti » : un complexe immobilier désaffecté, le 5Pointz, investi par des artistes graffeurs.

En effet, en 2013, le promoteur immobilier propriétaire des lieux procédait à la destruction dudit complexe en vue d’y construire de nouveaux immeubles ou « Condos ».

Le gérant du lieu avait, sans succès, tenté de demander l’abandon du projet auprès de la City Landmark Preservation Commission, se basant sur son importance culturelle. Il avait en effet été considéré que les œuvres présentes sur le site étaient trop récentes.

Le 12 novembre 2013, la Cour saisie rejetait la demande d’injonction préliminaire formée aux fins de stopper la destruction du complexe.

La justice avait donc été saisie à l’encontre du promoteur, afin que les auteurs des graffitis détruits soient dédommagés en raison de l’atteinte à leur droit moral.

Il ressort du VARA que la personne à l’initiative d’une œuvre d’art a le droit d’en empêcher toute destruction volontaire, mutilation ou autre modification qui préjudicierait son honneur ou réputation.

De la même manière, est interdite toute destruction, intentionnelle ou résultant d’une grave négligence, d’une œuvre de stature importante.

L’article 113(d) (1) et (2) du même texte prévoit que dans l’hypothèse où une œuvre est incorporée dans un immeuble, sans pouvoir en être retirée, sa destruction est impossible sauf accord écrit de l’artiste. Dans le cas d’une œuvre pouvant être extraite, l’artiste dispose d’un délai de 90 jours suivant notification pour sauver son œuvre.

Dans le cas qui nous intéresse, le promoteur ne pouvait justifier d’aucune de ces formalités, de sorte que la destruction n’avait pas été réalisée en conformité avec les dispositions du VARA. Il importait peu à cet égard, comme le soutenait le promoteur, que les œuvres aient un caractère éphémère, temporaire, connu de leurs auteurs.

Ce dernier a donc été condamné au paiement de pas moins de 6.7 millions de dollars de dommages et intérêts !

L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».

 

Dans un arrêt du 5 mars 2019 (n°17/04510), la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité de plusieurs marques « Laguiole », considérant que ces dernières portaient atteintes aux droits de la célèbre commune du même nom.

La commune de Laguiole est connue pour ses couteaux ornés d’une abeille. Considérant qu’elle fait l’objet, depuis 1993, d’une spoliation en raison de nombreux dépôts de marques reprenant son nom, la commune a assigné plusieurs titulaires de ces marques éponymes, sollicitant notamment la nullité desdites marques.

Après avoir été débouté de ses demandes en première instance puis devant la Cour d’appel, la commune a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé la décision rendue par la Cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, qui a rendu cette décision.

Dans cet arrêt, la Cour a notamment été amenée à se prononcer sur la question de la nullité des différentes marques déposées.

La commune considérait en effet qu’une première partie des marques en question portait atteinte à son nom, son image et à sa renommée. Elle soulevait également que le dépôt d’une autre partie desdites marques revêtait un caractère frauduleux en faisant valoir que les titulaires avaient déposé leurs marques dans l’unique but de priver la commune ou ses administrés de l’usage du nom « Laguiole ».

La commune faisait également valoir que les marques litigieuses entrainaient un risque de confusion avec les domaines touristiques et économiques dans laquelle elle intervenait activement et que les titulaires ne justifiaient d’aucun intérêt légitime à se prévaloir et à monopoliser ce nom.

Les juges ont tout d’abord posé le principe selon lequel « les noms géographiques, en particulier ceux d’une commune, pouvait constituer un signe servant à désigner les produits ou services constitutifs d’une marque » (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle) tout en rappelant qu’il existait une exception à ce principe posée par l’article L.711-4 précité du même code.

Pour prononcer sa décision, la Cour a rappelé qu’il résultait des dispositions de l’article L.712-6 du même Code, que lorsque l’enregistrement d’un signe avait été demandé en fraude des droits d’un tiers, celui-ci pouvait agir en revendication ou en nullité de la marque.

Après avoir reconnu à la commune, le droit de défendre son nom « Laguiole », la Cour a considéré « qu’il était suffisamment démontré qu’en multipliant les dépôts de marques pour des activités identiques ou similaires à celles de la commune et en s’opposant aux dépôts de marques « Laguiole » par la commune, les titulaires des marques avaient porté atteinte aux activités de la commune et l’avaient privée d’un signe nécessaire ».

Les juges ont ajouté que « si la loi française autorisait expressément l’adoption à titre de marque d’un nom géographique, c’était à la condition que le déposant n’agisse pas dans le but frauduleux de priver une collectivité territoriale de l’usage de son nom ».

Considérant que les dépôts revêtaient un caractère frauduleux, la Cour d’appel a prononcé la nullité de ces marques et a donné raison à la commune.

L’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose notamment que « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ». Par un arrêt du 15 janvier 2019 (RG n°17/16677), la Cour d’appel de Paris a jugé que la société RENT A CAR n’a pas fait la démonstration que sa marque verbale « RENT A CAR », dépourvue de caractère distinctif au jour de son dépôt, a acquis ce caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.

 

La société RENT A CAR est spécialisée dans la vente, l’achat, la location de voitures avec ou sans chauffeur et la location de tout véhicule de livraison. Elle est par ailleurs titulaire de la marque française verbale « RENT A CAR » depuis 1998.

Courant 2013, après avoir constaté que la société ENTERPRISE HOLDINGS proposait des services de location de véhicules sous la marque « ENTERPRISE RENT A CAR », la société RENT A CAR a assigné différentes sociétés du groupe ENTERPRISE en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, son nom de domaine et sa marque.

Par un jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la marque RENT A CAR.

La société RENT A CAR a fait appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 janvier 2019 a dû se positionner sur le caractère distinctif de la marque RENT A CAR et sur l’acquisition de ce caractère par l’usage.

Sur le caractère distinctif, la Cour a considéré que :

•  les termes composant la marque RENT A CAR constituent la simple traduction, en langue anglaise, de l’expression « louer une voiture », descriptifs des produits en cause ;
• avant le dépôt de la marque contestée, les termes « RENT A CAR » entraient dans la composition de nombreuses marques ou dénominations sociales, noms commerciaux ou enseignes de sociétés de location de voiture ;
• ces termes appartenaient au vocabulaire de base en anglais en 1998 ;
• l’enregistrement de la marque par l’INPI ou l’OHMI ne constitue pas une reconnaissance du caractère distinctif de la marque et ne permet pas de présumer la validité de celle-ci.

Sur ce premier point, il a donc été jugé que la marque RENT A CAR était dépourvue de caractère distinctif pour désigner des véhicules et des services de location de véhicules.

Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, il a été jugé que :

•  la société RENT A CAR a suffisamment démontré qu’elle avait fait un usage intensif de sa marque semi-figurative RENT A CAR ;
• elle justifie de l’ampleur de son réseau ;
• mais elle ne démontre pas, malgré l’usage intensif de sa marque semi-figurative, que sa marque verbale RENT A CAR, pour le consommateur moyen, soit devenue apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant de la société RENT A CAR en les distinguant de ceux proposés par d’autres entreprises.

L’article 58(1)(a) du Règlement sur la marque de l’UE dispose que « Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits […] si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ».

Sur la base de ce texte, l’Office de l’Union européen pour la propriété intellectuelle (OUEPI) vient, par une décision du 11 janvier 2019, de déchoir la société MACDONALD’S de ses droits sur la marque « BIG MAC ».

Le 1er avril 1996, la société MACDONALD’S a déposé la fameuse marque de burger « BIG MAC » en classes 29, 30 et 42.

La société irlandaise SUPERMAC’S a, le 11 avril 2017, formé devant l’office européen une demande en déchéance de la marque précitée pour non usage.

Le titulaire de la marque querellée soumettait différents types de preuves pour démontrer l’usage sérieux et continu de sa marque sur le territoire de l’Union, en lien avec les produits visés dans son enregistrement, à savoir :

• trois attestations de ses représentants en Allemagne, France et Grande Bretagne faisant notamment état du nombre considérable de ventes de sandwichs « BIG MAC » entre 2011 et 2016,

• des brochures et affiches publicitaires et menus allemands, britanniques et français représentant le « BIG MAC » et son emballage, datant de la même période,

• des impressions de sites internet, dont l’extension des domaines correspondait à des pays de l’Union européenne, relatifs entre autres au « BIG MAC »,

• une copie de la page Wikipedia consacrée au sandwich et à son histoire.

La division d’annulation de l’OUEPI a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque concernée. Elle a en effet retenu que :

• les attestations avaient, en elles-mêmes, une valeur probatoire faible puisqu’elles émanaient de représentants du titulaire de la marque,

• il n’était pas démontré que les brochures et affiches publicitaires avaient fait l’objet d’une diffusion, aucun élément ne permettant d’établir à qui elles auraient été distribuées et si elles avaient mené à des achats de sandwichs,

• les impressions de sites internet démontraient uniquement la présence de la marque sur ces derniers mais pas le lieu, la période et l’étendue de l’usage de celle-ci. Il eut fallu aller plus loin et, par exemple, soumettre les chiffres relatifs au trafic sur ces sites internet ou démontrer que les sandwichs pouvaient être commandés en ligne par les internautes,

• le site internet Wikipédia n’est pas suffisamment fiable dans son contenu pour être retenu comme preuve admissible et, quoiqu’il en soit, il ne permettait pas de démontrer l’étendue de l’usage fait de la marque.

En conséquence, la division d’annulation de l’OUEPI a décidé que la société MACDONALD’S devait être déchue de ses droits sur la marque « BIG MAC » à raison de son absence d’usage sérieux en lien avec les produits mentionnés à son enregistrement.

L’histoire ne s’arrêtera sans doute pas là…