Il ressort de l’article 232 du Code de procédure civile que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) pose quant à lui que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] par un tribunal […] impartial ».

 

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation est venue préciser le périmètre d’application combinée de ces deux règles dans le cadre d’une procédure de saisie-contrefaçon.

Une société suspectait l’un de ses concurrents d’avoir conçu une machine contrefaisant l’un de ses brevets. Elle a donc fait diligenter une expertise privée par deux conseils en propriété industrielle, dont l’objet était de décrire les caractéristiques de la machine querellée et a, ensuite, assigné son concurrent en justice.

Elle a, dans ce cadre, été autorisée par la juridiction saisie à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon par un huissier, lui-même assisté des deux conseils en propriété industrielle précédemment intervenus, cette fois en qualité d’experts judiciaires.

Le concurrent saisi a formé une demande de rétractation de l’ordonnance autorisant les opérations de saisie au motif que le principe d’impartialité édicté par l’article 6 de la CEDH n’était pas respecté lorsque les experts judiciaires désignés par le juge pour assister à des opérations de saisie-contrefaçon étaient intervenus précédemment en qualité d’experts privés par le saisissant.

La Cour de cassation a tranché sur le sujet que :

« le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l’initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n’étant pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile ».

Cette position n’est pas nouvelle puisque, notamment, la Cour d’appel de Lyon avait retenu une position similaire le 12 mars 2015 (n°11/00311).

L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Dans un arrêt du 23 janvier 2019 (n°17-18.693), la Cour de cassation a considéré que l’usage d’un signe litigieux pour référencer un produit constituait un usage à titre de marque, susceptible d’être sanctionné au titre de la contrefaçon.

 

La société Caravane est titulaire d’une marque française et d’une marque internationale éponymes, désignant notamment des canapés.

Sur la base de ces deux marques, cette dernière a assigné les sociétés Roche Bobois international et Roche Bobois groupe, leur reprochant de commercialiser des canapés sous l’appellation « Karawan », commettant ainsi des actes de contrefaçon.

Les sociétés Roche Bobois considéraient qu’elles n’avaient pas fait une utilisation à titre de marque du terme « Karawan ». Ces dernières faisaient valoir qu’il était usuel, pour les enseignes d’ameublement, d’attribuer des dénominations à leurs produits afin d’en faciliter le référencement. Elles ajoutaient que le consommateur « ne percevait nullement lesdites dénominations comme le renseignement sur l’origine du produit, seule la marque de chacune de ces enseignes assurant une telle fonction ».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a dû se poser la question de savoir si l’utilisation d’un terme pour désigner une gamme de produit dans un but de référencement constituait un usage à titre de marque, susceptible d’être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon.

La Cour d’appel avait tout d’abord considéré que le signe « Karawan » présent sur les affiches de présentation des produits des sociétés Roche Bobois était prédominant, éclipsant ainsi la dénomination « Roche Bobois ». La Cour avait ajouté que le signe « Karawan » litigieux était en outre « reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public et que, sur le moteur de recherche Google, les mots clés « canapés » et « Karawan » dirigeaient immédiatement vers la gamme des produits litigieux ».

La Cour de cassation a confirmé la position des juges d’appel, considérant que le « mode d’utilisation résultait d’un choix de la société Roche Bobois, afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement ».

Considérant que l’usage du terme litigieux constituait un usage à titre de marque, créant ainsi une confusion sur l’origine des produits commercialisés, les juges ont donc confirmé la décision rendue par la Cour d’appel.

Même si la preuve de la contrefaçon ou du parasitisme est libre et peut être rapportée par tous moyens, le juge dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de la force probante des éléments de preuve rapportés. C’est ce principe qui a été ici rappelé par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 15 janvier 2019. L’AFP a été déboutée de ses demandes au motif que les captures d’écran versées au débat, pour tenter de prouver des faits de contrefaçon, ne permettaient pas d’établir avec certitude qu’elles émanaient bien de la société défenderesse.

 

L’AFP emploie des photojournalistes pour assurer la couverture de grands évènements et commercialise ensuite des photographies via une banque de données accessible sur son site internet.

Par l’intermédiaire d’un prestataire en charge de la défense de ses droits sur internet, elle a appris qu’une cinquantaine de photographies auraient été utilisées sans son autorisation sur le site www.lavoixdereims.fr appartenant à la société EDICOSMA.

L’AFP a donc mis en demeure la société EDICOSMA, qui en réponse, a contesté les faits de contrefaçon. Elle a a été déboutée de ses demandes en première instance par le Tribunal de grande instance de Paris.

La Cour d’appel de Paris saisie ensuite du litige a considéré que les captures d’écran versées au débat pour tenter de prouver la contrefaçon provenaient d’un site internet sur lequel le nom de l’éditeur était manquant. Ces captures d’écran ne permettaient pas, selon la Cour, de prouver avec certitude qu’elles émanaient d’un site internet dont la société EDICOSMA serait l’éditrice et n’avaient donc pas la force probante nécessaire pour établir la contrefaçon. Par ailleurs, ces captures ayant été réalisées, en dehors de l’intervention d’un huissier de justice, elles ne présentaient pas de garantie suffisante de l’authenticité des contenus qui y apparaissaient.

Il ressort de l’article 8, 1°, b) du Règlement n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne que « sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

C’est sur ce fondement que la société américaine DC COMICS a opposé son fameux logo Batman au club de football de Valence.

Le 21 juin 2018, le VALENCIA CLUB DE FUTBOL a déposé la marque semi-figurative suivante n°17921975, en classes 25, 28 et 41:

Le club fêtant en effet ses 100 ans, il voulait marquer l’événement en sortant un logo re-designé de sa fameuse chauve-souris, animal emblématique de la ville espagnole.

C’était sans compter sur la férocité de la maison d’édition américaine DC Comics.

Cette dernière a en effet, le 15 octobre 2018, formé opposition à l’encontre de la marque précitée, sur la base de sa marque antérieure (comprenant le logo Batman).

Elle considère ainsi qu’il existe un risque de confusion susceptible de tromper le public.

Le club de football n’entend pas, pour sa part, sacrifier l’utilisation centenaire de la chauve-souris dans la ville, au profit du célèbre justicier masqué, née aux Etats-Unis… en 1939.

A date, l’EUIPO n’a pas encore rendu sa décision, la procédure ayant été reportée à une date ultérieure, fixée après le centenaire du club.

Affaire à suivre…

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou les services d’une entreprise. Il est sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

 

La Cour de cassation a récemment eu à se prononcer sur le sujet, et notamment sur le fait de savoir si la divulgation par une société à sa clientèle de l’existence d’une action en contrefaçon en cours à l’encontre d’une autre société pouvait constituer un dénigrement fautif.

En l’espèce, la société Keter Plastic a assigné en contrefaçon la société Shaf. Reprochant à la société Plicosa France (par l’intermédiaire de laquelle la société Keter Plastic vend certains de ses produits) la divulgation à ses clients de l’existence de ladite action en justice, la société Shaf a assigné la société Plicosa France pour dénigrement.

Dans cet arrêt en date du 9 janvier 2019 (n°17-18.350) la Cour de cassation a estimé que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre peut constituer un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ». Ce principe avait notamment été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet 2018 (n°17-22381).

Après avoir fait une application de ce principe, les juges ont ensuite estimé que « la divulgation à la clientèle, par la société Plicosa, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif ». Ils ont ainsi cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait estimé que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées, susceptible de constituer un procédé déloyal, n’était pas démontré.

La Cour de cassation a donc considéré que la divulgation de l’existence d’une action en contrefaçon en cours ne reposant que sur le seul acte de poursuite engagé suffisait à constituer un acte de dénigrement.