L’article L.713-3 du Code de propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon de marque. Dans l’affaire ici exposée, le franchisé prétendait pouvoir continuer à exploiter la marque de son franchiseur alors que ce dernier l’avait cédée à une autre société et que le franchisé avait refusé le transfert du contrat de franchise au nouveau propriétaire.

 

Par conséquent, sur la base de ce texte, la Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 30 août 2018 (RG n°16/07690) a condamné pour contrefaçon de marque l’ancien franchisé ayant continué à utiliser ladite marque sans autorisation pour une activité identique.

Une société a développé un réseau de franchise de restauration et vente à emporter de pizzas. Dans ce contexte, elle a déposé la marque semi-figurative PIZZA CITY.

Quelques années plus tard, ce franchiseur a décidé de vendre son fonds de commerce au profit d’une autre société, la SAS PIZZA CITY, en ce compris la marque. La cession de la marque a fait l’objet d’une inscription au Registre national des marques.

Un des franchisés, la société ECODIS, a fait savoir à son franchiseur qu’il s’opposait à la vente. Le franchiseur l’a ensuite mis en demeure de se positionner sur le transfert de son contrat de franchise à l’acquéreur. Sans réponse de sa part, le franchiseur a conclu au fait que le franchisé refusait la poursuite de son contrat de franchise.

Après avoir constaté que l’ancien franchisé continuait à utiliser la marque à titre d’enseigne pour la même activité, la SAS PIZZA CITY l’a assigné devant le Tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de marque.

Le Tribunal de grande instance de Lille a considéré que ces faits étaient bien constitutifs d’actes de contrefaçon et a condamné l’ancien franchisé à 10.000 euros de dommages et intérêts et à cesser toute utilisation de la marque.

La société ECODIS a fait appel de cette décision, considérant que son refus de transfert du contrat de franchise lui permettait d’exploiter la marque jusqu’au terme du contrat de franchise. Elle faisait valoir, par ailleurs, que l’acquéreur engageait sa responsabilité à son égard, dans la mesure où elle aurait acheté le fonds de commerce, en ayant connaissance du différend l’opposant à son ancien franchiseur au sujet du sort du contrat de franchise.

La Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 30 août 2018 a confirmé le jugement de première instance, en ce qu’il avait retenu la contrefaçon de marque au motif que :

« la cession de la marque Pizza City a été rendue opposable à la société Ecodis par sa publication par inscription au registre national des marques. Et à compter de cette inscription, la société Ecodis avait perdu tout droit à exploiter la marque, le contrat de franchise ne lui donnant plus cette faculté puisque sa cocontractante était dépossédée du droit de lui concéder l’exploitation de la marque. Pour sa part, la cessionnaire de la marque tirait de la cession la possibilité de protéger la marque et de faire cesser toute atteinte à ses droits de titulaire de celle-ci ».

L’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ».

 

Une dérogation à ce principe est cependant prévue pour l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) dans le cadre de sa mission d’intérêt public.

Les ayants droit du batteur de jazz Liaquat Ali (dit Kenny) ont reproché à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) d’avoir commercialisé sans leur autorisation sur son site internet, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations du musicien.

Ils ont alors assigné l’INA afin d’obtenir réparation de l’atteinte portée aux droits de l’artiste-interprète Kenny, en leur qualité d’ayants droit.

Ces derniers invoquaient, au visa de l’article L.212-3, la nécessité d’obtenir l’autorisation écrite de l’artiste-interprète afin de pouvoir fixer, reproduire ou communiquer la prestation au public.

La Cour d’appel de Versailles, cour de renvoi dans cette affaire, a rejeté leur demande en invoquant une dérogation à ce principe accordé à l’INA au nom de sa mission d’intérêt public, de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel.

Selon les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 (modifiée par la loi du 1er aout 2006) l’INA bénéficie en effet d’un régime simplifié quant à l’autorisation, le calcul et le versement des rémunérations des artistes-interprètes, lui permettant ainsi de bénéficier d’une présomption d’autorisation.

Dans cet arrêt du 11 juillet 2018 (n°17-18.177) la Cour de cassation, a dû statuer sur le fait de savoir si ce régime simplifié dispensait l’INA de solliciter l’autorisation des ayants droit du musicien, avant de diffuser et commercialiser ses prestations sur son site internet.

Les ayant droits se fondaient sur les articles 2 et 3 de la directive 2001/29, prévoyant notamment « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, pour les artistes-interprètes ».

Devant la Cour de cassation, les ayants droit faisaient valoir une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 16 novembre 2016 (C-301/15), considérant que « si la protection instaurée par les dispositions des articles 2 et 3 de la directive 2001/29 ne s’opposait pas à ce qu’une réglementation nationale poursuive un objectif dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société, la poursuite de cet objectif ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l’Union Européenne ».

Ils considéraient en effet que la dérogation accordée à l’INA faisait obstacle à la protection accordée aux artistes-interprètes par la directive.

Considérant que cette décision ne pouvait être transposable au cas d’espèce, la Cour de cassation a pris la décision de renvoyer la question suivante à la CJUE : le régime dérogatoire accordé à l’INA est-il conforme aux dispositions des articles 2, 3 et 5 de la directive ?

Les ayants droit devront donc attendre de nouveau pour être fixés sur une éventuelle atteinte aux droits du musicien.

Affaire à suivre !

Il ressort de l’article 7 paragraphe 3, du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qu’une marque dépourvue ab initio de caractère distinctif ne peut être enregistrée que lorsque celle-ci a acquis un tel caractère pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement, après l’usage qui en a été fait.

 

Par un arrêt du 25 juillet 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue préciser les contours de l’exigence territoriale de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque de l’Union européenne.

En l’espèce, la société Nestlé a déposé, le 21 mars 2002, auprès de l’OUEPI, la marque tridimensionnelle ci-après reproduite, pour des produits en classe 30 (« Bonbons [sweets] ; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres ») :

La société Mondelez, considérant que ce signe était dépourvu de caractère distinctif, a introduit une action en nullité auprès de l’OUEPI.

L’office a fait droit à cette demande et a ainsi annulé la marque tridimensionnelle querellée.

La société Nestlé a formé un recours contre cette décision devant la deuxième chambre de recours de l’OUEPI, avec succès. Cette dernière a en effet considéré que ladite marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait relativement aux produits concernés.

Non satisfaite, la société Mondelez a saisi le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) qui a annulé la décision de la chambre des recours.

Dernier événement en date donc : saisine de la CJUE, notamment par la société Nestlé, afin d’en finir dans ce différend.

La Cour a tout d’abord rappelé qu’une marque communautaire « a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union ». Ainsi, il résulte de ce caractère unitaire que, pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, un signe doit avoir un caractère distinctif, ab initio ou acquis par l’usage et ce, dans l’ensemble de l’Union. A contrario, donc, le défaut de caractère distinctif dans une partie de l’Union fait tomber la marque.

Elle a ensuite ajouté que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage doit être rapportée pour la partie de l’Union dans laquelle il n’avait pas, ab initio, ce caractère. Dès lors, si une marque est dépourvue de caractère distinctif dans toute l’Union, il faut démontrer l’acquisition d’un tel caractère par l’usage pour tout ce territoire, et pas seulement sur une partie substantielle de ce dernier.

Elle précise cependant que la preuve n’a pas nécessairement à être rapportée pour chaque Etat membre, individuellement.

En l’espèce, la CJUE a finalement :

• indiqué que l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif acquis par l’usage, au vu des preuves soumises, incombait à l’OUEPI, puis au TUE, mais pas à la Cour qui ne traite que des questions de droit,
• jugé que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe tridimensionnel litigieux devait être démontrée sur l’ensemble des territoires des Etats membres (et pas seulement sur certains d’entre eux), quitte à ce que la preuve ainsi sollicitée soit rapportée conjointement pour plusieurs territoires, qui, pour une raison économique par exemple, seraient considérés comme ne constituant qu’un seul marché.

La CJUE a donc rejeté les pourvois formés contre l’arrêt du TUE, sans se prononcer toutefois sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KITKAT.

La suite au prochain épisode…

L’article L.711-4, h) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment […] Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ». Sur la base de ce texte, une collectivité territoriale peut donc s’opposer, auprès de l’INPI, à toute demande d’enregistrement qui porterait, selon elle, atteinte à ses droits antérieurs.

 

Faisant application de cette disposition, la Cour d’appel de Paris a, le 26 juin 2018, annulé la décision du directeur général de l’INPI qui avait rejeté l’opposition de la Commune de Paris formée à l’encontre de la marque « #PARIS » pour des produits désignés en classes 14 et 18.

En l’espèce, un particulier avait déposé, le 10 juin 2016, la marque semi-figurative suivante en classes 25 (pour des vêtements), 14 (pour des articles de joailleries) et 18 (pour des produits de cuir).

Considérant que ce signe portait atteinte à son nom, à son image et à sa renommée, la Commune de Paris a formé opposition à ladite demande d’enregistrement.

Le directeur général de l’INPI a reconnu, le 27 février 2017, cette opposition justifiée mais uniquement pour les produits vestimentaires de la classe 25. Insatisfaite de la décision rendue, la Commune de Paris a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour a tout d’abord rappelé qu’il n’existe pas d’interdiction générale de déposer, en tant que marque, un signe identifiant une collectivité territoriale. L’interdiction est en effet réservée aux cas où il résulterait de ce dépôt une atteinte à des intérêts publics.

Les juges du fond ont ensuite indiqué qu’une atteinte est ainsi caractérisée seulement si la collectivité territoriale établit, outre le risque de confusion entre les signes, « que l’enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ».

Appréciant les signes opposés, ils ont retenu qu’il existait une grande proximité entre eux, pour les raisons suivantes :

• le nom « PARIS » est le seul élément verbal du signe « #PARIS » contesté,
• le nom « PARIS » est l’élément essentiel du signé querellé notamment en raison de ses caractères gras, sa police de grande taillé et la présence d’un trait épais venant le souligner,
• la présence du « # » renvoyant à l’introduction d’un terme sur les réseaux sociaux, en l’occurrence « PARIS », le consommateur sera amené à croire que le nom « PARIS » désigne la ville de Paris en tant que collectivité territoriale.

En outre, la Cour d’appel de Paris a souligné l’exceptionnelle notoriété de la ville de Paris et sa renommée dans les domaines du luxe et de la création, pour constater que le risque de confusion s’en trouvait, en l’espèce, renforcé.

La Cour a par ailleurs relevé que les produits visés en classes 14 et 18 tels que les bijoux, la joaillerie et les accessoires de mode en cuirs sont ni plus, ni moins, complémentaires des produits d’habillement pour lesquels le directeur général de l’INPI avait admis l’existence d’un risque de confusion. La Commune de Paris justifiait également qu’elle était particulièrement active dans des domaines relatifs aux bijoux, à l’art et à la mode, notamment en organisant et participant à divers événements tels que Les Ateliers de Paris et la Paris Fashion Week, au cours desquels sont présentés des produits d’habillement mais également des accessoires et bijoux.

De ces diverses constatations, la Cour d’appel a conclu que le signe querellé « #PARIS » était de nature à porter atteinte au nom et à la renommée de la Commune de Paris dans la mesure où celui-ci était :

• « susceptible d’empêcher ou d’entraver celle-ci de l’utilisation de son nom « Paris » pour commercialiser des produits en classe 14, 18 et 25 »,
• de nature à priver la Commune de l’utilisation du caractère « # » sur les réseaux sociaux pour des événements relatifs à ces produits,
• susceptible de porter atteinte aux intérêts des administrés de la Commune de Paris, notamment à ceux exerçant dans les mêmes secteurs d’activité, qui se trouveraient privés de la possibilité d’utiliser le signe « #Paris » sur les réseaux sociaux.

La Cour d’appel de Paris a donc annulé la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’il avait rejeté l’opposition de la Commune de Paris pour les produits des classes 14 et 18, s’agissant du signe « #PARIS ».

Il ressort de l’article 3 §1 de la directive 2001/29 que « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

 

Par un arrêt du 7 août 2018, la Cour de Justice de l’Union Européen (CJUE) s’est prononcée sur la question de savoir si la notion de « communication au public » prévue par la directive incluait la publication d’une photographie sur un site internet ayant été préalablement publiée sur un autre site internet, avec l’autorisation du titulaire des droits d’auteur, et étant libre d’accès.

En l’espèce, un photographe avait donné son autorisation aux exploitants d’un site internet de voyage de publier l’une de ses photographies sur ledit site. Un élève du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait téléchargé ladite photographie, librement accessible sur le site de voyage, pour illustrer un exposé scolaire. Cet exposé, contenant la photographie litigieuse, avait par la suite été publié sur le site internet de l’école.

Le photographe a saisi le tribunal régional de Hambourg, considérant que l’école se rendait coupable de contrefaçon de ses droits d’auteur sur la photographie, faute d’avoir recueilli son accord préalable pour cette publication. Son recours a été partiellement accueilli et l’école a été contrainte de supprimer la photographie de son site internet et d’indemniser le photographe. Les parties ont fait appel de ce jugement.

Après quelques rebondissements, la Cour fédérale de justice allemande saisie a finalement décidé de surseoir à statuer afin de soumettre à la CJUE la question préjudicielle suivante : « L’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue-t-elle une mise à la disposition du public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque l’œuvre a d’abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site Internet ? »

Dans sa décision, la CJUE est d’abord venue rappeler :

• qu’une photographie est protégée par le droit d’auteur lorsqu’elle est originale,
• que, sous réserve des exceptions prévues au droit d’auteur, toute utilisation d’une œuvre doit avoir été préalablement autorisée par son auteur. A défaut, il y a atteinte aux droits de ce dernier,
• que la directive précitée a pour ambition d’assurer un niveau de protection élevé des auteurs, de sorte que la notion de « communication au public » doit bénéficier d’une acception large.

La Cour a ensuite indiqué que la mise en ligne d’une photographie sur un site internet, préalablement publiée sur un autre site, doit être qualifiée de « mise à disposition » et qu’il s’agit donc d’un « acte de communication », au sens de la directive.

Elle a cependant rappelé, évoquant une jurisprudence constante, qu’en l’espèce, pour être qualifiée de « communication au public », l’œuvre doit avoir été communiquée sur le site de l’école à un public considéré comme nouveau. Elle précise à ce titre que le public nouveau est « un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public ».

Au regard des faits de l’espèce, la CJUE a considéré que « la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit […] être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau d’une telle œuvre ». En effet, selon la Cour, le photographe qui avait autorisé la publication de son œuvre sur le site de voyage avait seulement pris en compte le public du site internet en question et non le public du site internet sur lequel l’œuvre a été par la suite publiée sans son consentement.

La juridiction est par ailleurs venue spécifiquement souligner que le cas de l’espèce est différent de celui des hyperliens pour lesquels il est aujourd’hui admis qu’ils ne conduisent pas à communiquer les œuvres concernées par le renvoi par clic à un public nouveau.

La CJUE a enfin insisté sur le fait qu’il n’existe pas de règle d’épuisement du droit communautaire.

Ainsi, la nouvelle publication sur un site internet d’une photographie, libre d’accès sur un premier site et publiée avec l’autorisation de l’auteur, nécessite une nouvelle autorisation expresse de ce dernier.