Par un jugement du 12 mai 2023 (n°20/08191), le tribunal judiciaire de Paris a tranché un litige en droit des marques opposant le célèbre tennisman Yannick Noah et une société américaine.
Contexte : Un recours en opposition à l’enregistrement de la marque américaine « NOAH »
Une société américaine avait déposé le 13 septembre 2017 une marque verbale de l’Union européenne « NOAH » notamment pour des sacs, des vêtements et la vente de ces produits, marque refusée par l’office suite à opposition de Monsieur NOAH. Un recours a ensuite été formé.
Parallèlement, la société américaine a assigné Monsieur NOAH pour voir annuler sa marque verbale française éponyme déposée le 18 novembre 2015 arguant d’un dépôt frauduleux. Le sujet de la déchéance pour non-usage et de la contrefaçon était également posé dans le cadre du contentieux.
Solution : La victoire de Yannick Noah sur la validité de sa marque et son usage
L’absence de dépôt frauduleux
La société américaine soutenait que le dépôt de marque française réalisé par Monsieur NOAH le 18 novembre 2015 était frauduleux.
Pour rappel, les législations tant européenne que française prévoient la faculté de faire annuler une marque lorsque la demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Tel est le cas notamment lorsqu’une marque est déposée sans intention d’usage ou dans l’unique but de nuire à un autre acteur.
En l’espèce, la société américaine indiquait que juste avant le dépôt querellé, sa marque américaine venait d’être publiée. Or, Monsieur NOAH habitant à New York, elle considérait qu’il était au courant de l’exploitation entreprise et que le dépôt avait pour objet de l’entraver dans un développement éventuel dans l’Union européenne.
La juridiction a rejeté l’argumentaire en précisant que le déposant ne pouvait avoir connaissance de ces éléments et qu’à la date du dépôt de marque, il était déjà titulaire de 6 marques antérieures de l’Union européennes, françaises et/ou internationales désignant ces territoires.
Elle a également noté qu’à la date du dépôt, aucun élément ne démontrait une intention de ne pas faire usage de la marque déposée, bien au contraire puisqu’avant dépôt d’ailleurs une licence exclusive d’exploitation du signe avait été consentie à un acteur pour des chaussures, du textile et des bagages.
La demande en nullité sur le fondement du dépôt frauduleux a donc été rejetée.
L’absence de déchéance pour non-usage pour des vêtements et chaussures
La société américaine soulevait par ailleurs la déchéance de la marque en cause, pour éviter la contrefaçon lui étant reprochée, arguant d’un défaut d’usage de cette dernière pour les produits et services désignés.
Il est à préciser qu’il est normalement possible de démontrer l’usage sérieux d’une marque en faisant état de l’utilisation de signes qui peuvent être légèrement différents, pour autant que l’élément distinctif dominant n’est pas altéré.
La société américaine soutenait que tel n’était pas le cas de l’usage semi-figuratif de la marque et de son usage dans la signature manuscrite de Monsieur NOAH. En effet, pour elle, la forte stylisation de la signature et l’élément figuratif co-dominant dans les usages revendiqués altéraient le caractère distinctif dominant du signe en cause.
Sur ce point, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que, finalement, l’élément distinctif du logo utilisé et déposé à titre de marque antérieurement était bien son élément verbal puisque renvoyant à un champion de tennis et chanteur.
En conséquence, les preuves apportées ont été considérées comme valables sur ce point aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque pour des vêtements et chaussures, la déchéance ayant cependant été prononcée pour les autres libellés.
D’autres éléments de preuve étaient par ailleurs apportés.
En résumé, attention aux actions que vous intentez en droit des marques puisqu’au final dans ce dossier, l’arroseur a fini arrosé, la société américaine ayant été condamnée pour contrefaçon de la marque verbale française dont elle demandait l’annulation.
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