Par une décision du 5 avril dernier, l’INPI s’est prononcée sur une demande en nullité formée contre la marque « BeFree » suite à une action à l’initiative de la société FREE.
Contexte : une double action en nullité engagée par la société FREE
Fin 2018, un particulier a tenté le dépôt auprès de l’INPI d’une marque française « BeFree », dont l’enregistrement n’a pas posé de difficultés particulières.
Cette marque a toutefois attiré par la suite l’attention de la célèbre société de télécommunications FREE qui a formé une procédure devant l’INPI en nullité de la marque – une telle procédure peut en effet depuis quelques années (plus précisément la transposition de la directive dite « Paquet Marques ») être menée devant cet organisme au lieu des tribunaux.
Estimant que la marque « BeFree » portait atteinte à ses signes distinctifs, elle sollicitait ainsi sa nullité partielle, pour les services proches des siens (en classes 38 et 42, ayant trait aux télécommunications et aux nouvelles technologies).
Cette demande en nullité était fondée sur deux droits : sa marque « FREE » et sa marque de renommée éponyme (sans nécessité pour le titulaire d’engager deux procédures séparées).
Solution : la nullité de la marque « BEFREE » retenue sur les deux fondements
Une atteinte à la marque « FREE » justifiant l’annulation de la marque…
L’INPI s’est attaché dans un premier temps à vérifier s’il existait un risque de confusion entre les deux marques en cause, conformément à l’article L.711-3 I 1° du Code de la propriété intellectuelle.
L’identité des services ne faisait guère de doute, et les signes présentaient également une ressemblance certaine eu égard à la présence commune du terme « Free ».
Ce mot, particulièrement connu du public en tant que marque, est considéré comme étant fortement distinctif et dominant, justifiant que la présence du terme « Be » (bien compris du public français comme la traduction du verbe « être » en anglais) ne suffise pas à atténuer la forte ressemblance de la marque contestée avec le droit antérieur de FREE.
Sans trop de surprise, le risque de confusion est donc retenu, et la marque « BeFree » est partiellement annulée de ce fait.
… Et une atteinte à la marque de renommée éponyme !
Lorsqu’une marque devient particulièrement connue du public, elle peut bénéficier du régime des marques de renommée ; la marque FREE rentre bien évidemment dans ce cadre et cette décision n’est pas la première à reconnaître la renommée de ce droit de propriété intellectuelle sur le territoire français.
Ce régime n’implique pas de démontrer un risque de confusion entre les signes de la part du public, mais seulement que le public fera un lien entre eux, ce qui est le cas ici selon l’INPI, et que l’usage porte ou est susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque, ce qui sera le cas si le titulaire de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porte préjudice à sa distinctivité ou sa renommée (article L.711-3 I 2° du Code de la propriété intellectuelle).
En l’espèce, l’INPI considère que l’atteinte est caractérisée car il est probable que, du fait de l’association dans l’esprit du public entre les signes, l’image positive de la marque FREE soit reportée par le public sur la marque « BeFree ».
Pour ces motifs, la marque « BeFree » est également déclarée partiellement nulle pour atteinte à la marque de renommée.
En revanche, de manière assez surprenante, la société FREE n’a pas utilisé l’intérêt majeur que le Code de la propriété intellectuelle procure au titulaire d’une marque de renommée, à savoir pouvoir s’opposer à une marque qui viserait des produits et services différents des siens (à l’inverse d’une marque, qui ne peut s’opposer que pour des produits et services similaires et identiques).
En effet, la demande en nullité n’était pas formée contre tous les services visés par la marque « BeFree », et notamment pas contre les « services bancaires en ligne » en classe 36.
Il semblerait donc que la société FREE ai choisi de ne pas abuser de la puissance de sa propriété immatérielle et de sa marque de renommée, et tolère l’arrivée sur le marché de signes distinctifs comprenant le terme « free » (qui, en tant que tel, est relativement générique), pour peu qu’ils ne soient pas utilisés sur son secteur d’activité.
En résumé, s’il est toujours pertinent de vérifier, avant le dépôt d’une marque, s’il n’existe pas de marque similaire préexistante, il faut redoubler de vigilance lorsque le signe est susceptible de s’approcher d’une marque particulièrement connue (Pour plus d’informations : Comment déposer ma marque) .
En effet, un tel titre de propriété peut potentiellement bénéficier du régime des marques de renommée, et permet ainsi à son titulaire s’opposer à votre enregistrement même pour une activité complètement différente !
A noter que même sans opposition, le titulaire d’un droit antérieur peut toujours agir via une procédure en nullité (ou en déchéance) devant l’INPI une fois que la marque a été enregistrée, voir en contrefaçon devant une juridiction. En notre qualité d’avocat droit des marques, nous nous tenons à votre disposition pour vous assister sur le sujet.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.