L’article L.711-4, h) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment […] Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ». Sur la base de ce texte, une collectivité territoriale peut donc s’opposer, auprès de l’INPI, à toute demande d’enregistrement qui porterait, selon elle, atteinte à ses droits antérieurs.

 

Faisant application de cette disposition, la Cour d’appel de Paris a, le 26 juin 2018, annulé la décision du directeur général de l’INPI qui avait rejeté l’opposition de la Commune de Paris formée à l’encontre de la marque « #PARIS » pour des produits désignés en classes 14 et 18.

En l’espèce, un particulier avait déposé, le 10 juin 2016, la marque semi-figurative suivante en classes 25 (pour des vêtements), 14 (pour des articles de joailleries) et 18 (pour des produits de cuir).

Considérant que ce signe portait atteinte à son nom, à son image et à sa renommée, la Commune de Paris a formé opposition à ladite demande d’enregistrement.

Le directeur général de l’INPI a reconnu, le 27 février 2017, cette opposition justifiée mais uniquement pour les produits vestimentaires de la classe 25. Insatisfaite de la décision rendue, la Commune de Paris a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour a tout d’abord rappelé qu’il n’existe pas d’interdiction générale de déposer, en tant que marque, un signe identifiant une collectivité territoriale. L’interdiction est en effet réservée aux cas où il résulterait de ce dépôt une atteinte à des intérêts publics.

Les juges du fond ont ensuite indiqué qu’une atteinte est ainsi caractérisée seulement si la collectivité territoriale établit, outre le risque de confusion entre les signes, « que l’enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ».

Appréciant les signes opposés, ils ont retenu qu’il existait une grande proximité entre eux, pour les raisons suivantes :

• le nom « PARIS » est le seul élément verbal du signe « #PARIS » contesté,
• le nom « PARIS » est l’élément essentiel du signé querellé notamment en raison de ses caractères gras, sa police de grande taillé et la présence d’un trait épais venant le souligner,
• la présence du « # » renvoyant à l’introduction d’un terme sur les réseaux sociaux, en l’occurrence « PARIS », le consommateur sera amené à croire que le nom « PARIS » désigne la ville de Paris en tant que collectivité territoriale.

En outre, la Cour d’appel de Paris a souligné l’exceptionnelle notoriété de la ville de Paris et sa renommée dans les domaines du luxe et de la création, pour constater que le risque de confusion s’en trouvait, en l’espèce, renforcé.

La Cour a par ailleurs relevé que les produits visés en classes 14 et 18 tels que les bijoux, la joaillerie et les accessoires de mode en cuirs sont ni plus, ni moins, complémentaires des produits d’habillement pour lesquels le directeur général de l’INPI avait admis l’existence d’un risque de confusion. La Commune de Paris justifiait également qu’elle était particulièrement active dans des domaines relatifs aux bijoux, à l’art et à la mode, notamment en organisant et participant à divers événements tels que Les Ateliers de Paris et la Paris Fashion Week, au cours desquels sont présentés des produits d’habillement mais également des accessoires et bijoux.

De ces diverses constatations, la Cour d’appel a conclu que le signe querellé « #PARIS » était de nature à porter atteinte au nom et à la renommée de la Commune de Paris dans la mesure où celui-ci était :

• « susceptible d’empêcher ou d’entraver celle-ci de l’utilisation de son nom « Paris » pour commercialiser des produits en classe 14, 18 et 25 »,
• de nature à priver la Commune de l’utilisation du caractère « # » sur les réseaux sociaux pour des événements relatifs à ces produits,
• susceptible de porter atteinte aux intérêts des administrés de la Commune de Paris, notamment à ceux exerçant dans les mêmes secteurs d’activité, qui se trouveraient privés de la possibilité d’utiliser le signe « #Paris » sur les réseaux sociaux.

La Cour d’appel de Paris a donc annulé la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’il avait rejeté l’opposition de la Commune de Paris pour les produits des classes 14 et 18, s’agissant du signe « #PARIS ».

Il ressort de l’article 3 §1 de la directive 2001/29 que « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

 

Par un arrêt du 7 août 2018, la Cour de Justice de l’Union Européen (CJUE) s’est prononcée sur la question de savoir si la notion de « communication au public » prévue par la directive incluait la publication d’une photographie sur un site internet ayant été préalablement publiée sur un autre site internet, avec l’autorisation du titulaire des droits d’auteur, et étant libre d’accès.

En l’espèce, un photographe avait donné son autorisation aux exploitants d’un site internet de voyage de publier l’une de ses photographies sur ledit site. Un élève du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait téléchargé ladite photographie, librement accessible sur le site de voyage, pour illustrer un exposé scolaire. Cet exposé, contenant la photographie litigieuse, avait par la suite été publié sur le site internet de l’école.

Le photographe a saisi le tribunal régional de Hambourg, considérant que l’école se rendait coupable de contrefaçon de ses droits d’auteur sur la photographie, faute d’avoir recueilli son accord préalable pour cette publication. Son recours a été partiellement accueilli et l’école a été contrainte de supprimer la photographie de son site internet et d’indemniser le photographe. Les parties ont fait appel de ce jugement.

Après quelques rebondissements, la Cour fédérale de justice allemande saisie a finalement décidé de surseoir à statuer afin de soumettre à la CJUE la question préjudicielle suivante : « L’insertion, sur un site Internet accessible au public, d’une œuvre librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur constitue-t-elle une mise à la disposition du public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, lorsque l’œuvre a d’abord été copiée sur un serveur puis, de là, téléchargée sur le site Internet ? »

Dans sa décision, la CJUE est d’abord venue rappeler :

• qu’une photographie est protégée par le droit d’auteur lorsqu’elle est originale,
• que, sous réserve des exceptions prévues au droit d’auteur, toute utilisation d’une œuvre doit avoir été préalablement autorisée par son auteur. A défaut, il y a atteinte aux droits de ce dernier,
• que la directive précitée a pour ambition d’assurer un niveau de protection élevé des auteurs, de sorte que la notion de « communication au public » doit bénéficier d’une acception large.

La Cour a ensuite indiqué que la mise en ligne d’une photographie sur un site internet, préalablement publiée sur un autre site, doit être qualifiée de « mise à disposition » et qu’il s’agit donc d’un « acte de communication », au sens de la directive.

Elle a cependant rappelé, évoquant une jurisprudence constante, qu’en l’espèce, pour être qualifiée de « communication au public », l’œuvre doit avoir été communiquée sur le site de l’école à un public considéré comme nouveau. Elle précise à ce titre que le public nouveau est « un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public ».

Au regard des faits de l’espèce, la CJUE a considéré que « la mise en ligne d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sur un site Internet autre que celui sur lequel a été effectuée la communication initiale avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit […] être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau d’une telle œuvre ». En effet, selon la Cour, le photographe qui avait autorisé la publication de son œuvre sur le site de voyage avait seulement pris en compte le public du site internet en question et non le public du site internet sur lequel l’œuvre a été par la suite publiée sans son consentement.

La juridiction est par ailleurs venue spécifiquement souligner que le cas de l’espèce est différent de celui des hyperliens pour lesquels il est aujourd’hui admis qu’ils ne conduisent pas à communiquer les œuvres concernées par le renvoi par clic à un public nouveau.

La CJUE a enfin insisté sur le fait qu’il n’existe pas de règle d’épuisement du droit communautaire.

Ainsi, la nouvelle publication sur un site internet d’une photographie, libre d’accès sur un premier site et publiée avec l’autorisation de l’auteur, nécessite une nouvelle autorisation expresse de ce dernier.

Il ressort des dispositions de l’article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».

 

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a considéré dans un arrêt du 4 mai 2018 (RG 2017/18095) qu’un modèle de flacon de verre translucide en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons de couleurs bleue, blanche et rouge devait être annulé car il ne revêt pas un caractère propre pour l’observateur averti.

En l’espèce, la société François de Fonbelle est titulaire de droits exclusifs sur un modèle français de flacon en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons de couleurs bleue, blanche et rouge.

Ayant découvert que la société Vinessen commercialisait également des flacons de confiseries en forme de Tour Eiffel, la société Fonbelle l’a assigné en contrefaçon de modèle. La société Vinessen a demandé reconventionnellement la nullité du modèle.

Le Tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé l’annulation du modèle de la société François de Fonbelle, cette dernière a fait appel du jugement rendu.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 7 avril 2015, a infirmé partiellement le jugement en déboutant la société Vinessen de sa demande en nullité du modèle, estimant ainsi que cette dernière avait commis des actes de contrefaçon. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 29 mars 2017, amenant la société François de Fonbelle à saisir de nouveau la Cour d’appel.

Dans un arrêt du 4 mai 2018, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la nouveauté puis sur le caractère propre du modèle de flacon en forme de Tour Eiffel.

S’agissant de la nouveauté, elle a constaté dans un premier temps qu’il n’y avait aucune preuve d’antériorité « destructrice de nouveauté » du modèle de la société François de Fonbelle. Dès lors, le modèle présente bien un caractère nouveau.

Au regard du caractère propre d’un modèle, la Cour a rappelé que celui-ci s’apprécie au regard de l’observateur averti. Elle a par ailleurs précisé que c’est « un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ».

En outre, la Cour a considéré que le modèle de flacon ne reprenait que des formes standards pour représenter l’un des monuments les plus connus de France. Enfin, elle a estimé que le remplir de bonbons de couleurs bleu, blanche et rouge était un choix banal. Par conséquent, le modèle de flacon de verre translucide en forme de Tour Eiffel contenant des bonbons bleus, blancs et rouges ne revêt pas un caractère propre pour l’observateur averti.

La Cour d’appel de Paris a donc prononcé la nullité du modèle de la société François de Fonbelle.

Il ressort de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris que « Les pays contractants s’engagent à refuser ou à invalider soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui serait la reproduction ou l’imitation susceptible de faire confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’un ressortissant d’un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d’un genre similaire ».

Cependant, la Cour d’appel de Versailles est venue préciser dans un arrêt du 3 juillet 2018 (RG 2018/02091) que la notoriété d’une marque ne conférait pas à son titulaire un monopole quant à l’utilisation du terme dans son sens courant.

En l’espèce, la société d’Edition de Canal +, se fondant sur l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris et invoquant la notoriété de la marque non déposée LE ZAPPING, a formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe complexe Z#PPING DE LA TELE, déposé par la société Paris Première.

Suite au rejet de l’opposition de la société d’Edition de Canal + par le directeur général de l’INPI, celle-ci a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Versailles.

Dans sa décision, la Cour d’appel s’est prononcée sur la notoriété du signe antérieur, puis sur la comparaison des produits et services et des signes en présence.

En premier lieu, la Cour d’appel de Versailles a considéré que le signe complexe ZAPPING pouvait être perçu, au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, comme une marque, mais que cette reconnaissance devait être limitée aux services de divertissements télévisés et d’émissions télévisés.

Elle a ensuite écarté la similarité des produits et services invoqués par la société d’Edition de Canal +, en considérant que les produits et services visés par la marque notoire se différenciaient de ceux visés par la demande d’enregistrement contestée, qui pour certains s’adressaient à des publics distincts.

Enfin, la Cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas de risque de confusion possible entre les deux signes au motif que le terme « ZAPPING » n’était pas distinctif et que le caractère distinctif de chacune des marques reposait en réalité sur leur présentation propre :

• la marque antérieure étant présentée sur deux lignes ;
• la marque contestée « LE Z#PPING DE LA TELE » comportant un hashtag rouge eu lieu et place de la lettre A.

Le recours de la société d’Edition de Canal + a donc été rejeté.

L’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.». Encore faut-il prouver le risque de confusion.

 

Par un jugement du 25 mai 2018 (RG n°2016/05528), le Tribunal de grande instance de Paris a procédé à une appréciation des degrés de similitudes entre les signes et produits en présence afin d’établir si ce risque existait et si la contrefaçon devait ainsi être retenue.

En l’espèce, la métropole Nice Côte d’Azur est titulaire des marques françaises (une verbale et deux semi-figuratives) « AUTO BLEUE » pour l’exploitation d’un service public de location de voitures électriques.

La société Bolloré est titulaire des marques française et européenne « BLUECAR » pour désigner des véhicules terrestres à propulsion électrique.

Considérant que l’activité identique exercée sous une enseigne similaire à sa marque était constitutive d’actes de contrefaçon, la société Bolloré a assigné la métropole Nice Côte d’Azur en contrefaçon de marques.

Le Tribunal de Grande instance a procédé à une appréciation d’ensemble afin de déterminer si un risque de confusion existait dans l’esprit du public.

Il a conclu au fait que malgré « l’identité ou la similarité des produits et/ou services concernés, les signes en présence présentent tant de différences dans leur ensemble que cela exclut tout risque de confusion pour le professionnel et le consommateur normalement informé et particulièrement attentif, la seule circonstance que le signe incriminé soit une sorte de traduction en français de la marque revendiquée ne l’amenant pas à penser que les services de voitures électriques AUTO BLEUE proviennent de la même entreprise que celle qui commercialise les voitures électriques et les services de location de voitures BLUECAR ».

Au terme de cette appréciation, les juges du fond ont estimé que les marques « AUTO BLEUE » ne constituaient pas la contrefaçon des marques « BLUECAR ».