L’un de vos concurrents utilise votre marque, logo ou encore l’une de vos créations sans votre autorisation ou au-delà du périmètre accordé par vous. Vous êtes pour la première fois face à un acte de contrefaçon de l’un de vos droits privatifs. Voici les quelques clés pour agir vite et efficacement.

Avant toute action, assurez-vous de la validité de vos droits.
Pour pouvoir prétendre à une protection, il convient tout d’abord d’être bien titulaire de droits de propriété intellectuelle. Deux types de droits peuvent être contrefaits :

• les marques, dessins-modèles ou encore brevets qui font l’objet d’un enregistrement auprès d’un office administratif de type INPI. Assurez-vous que vos titres sont bien à jour, que vous avez notamment procédé à leur renouvellement le cas échéant, mais également qu’ils sont suffisamment solides afin d’éviter leur annulation par un juge à la suite d’une action en réaction de la partie adverse dans le cadre d’un contentieux éventuel ;
• les droits d’auteur sur une création esthétique ou logicielle (logos, logiciels, présentation de vos catalogues, charte graphique de votre site internet par exemple) qui naissent du seul fait de leur matérialisation, aucune formalité d’enregistrement n’étant exigée. Il convient toutefois que cette œuvre soit « originale », à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et que vous disposiez de la preuve d’une date certaine de création. Seul un juge, dans le cadre d’un contentieux, confirmera que votre œuvre est bien originale et à ce titre protégeable.

Une fois assuré de la validité de vos droits, il est fortement recommandé de se réserver la preuve de l’atteinte.

Réservez-vous la preuve des actes de contrefaçon.
La contrefaçon est un fait pouvant être prouvé par tout moyen, et la preuve est à votre charge. Voici les moyens de preuve les plus efficaces :

• le constat d’huissier : il peut s’agir notamment d’un constat sur Internet ou d’un constat d’achat. L’huissier de justice décrit, dans son procès-verbal, les constatations matérielles effectuées relatives aux faits de contrefaçon ou encore relate un achat réalisé par un tiers, et les circonstances qui l’entourent. Un tel constat ne présente pas les mêmes conditions de réalisation selon qu’il concerne un lieu de vente physique (l’huissier reste sur la voie publique et décrit de l’extérieur, la vitrine du magasin ainsi que les objets de celui-ci remis par un tiers) ou virtuel (l’huissier procède au constat sur le site internet concerné : attention de simples impressions réalisées chez soi ne sont pas suffisamment probantes). Cette option peu coûteuse ne permet que l’obtention de la preuve de la contrefaçon et aucunement son étendue (préjudice, stocks détenus, etc.)
• la saisie-contrefaçon est une méthode plus invasive et, à ce titre, doit être autorisée par Ordonnance du Président du Tribunal de grande instance à la suite d’une demande non-contradictoire présentée par requête. Elle permet à un huissier de se rendre dans les locaux du contrefacteur et d’y effectuer un large spectre de diligences allant de la simple description détaillée des produits contrefaisants ou des instruments ayant servi à leur fabrication jusqu’à la saisie réelle du stock litigieux. Il est également possible de récupérer des éléments sur le volume et le chiffre d’affaire réalisé avec les produits contrefaisants.

L’obtention de ces preuves sera essentielle pour la suite de la procédure, qu’elle soit amiable ou contentieuse.

Tentez la résolution amiable : la phase précontentieuse.
Préalablement à toute action en contrefaçon éventuelle, une lettre de mise en demeure est adressée au contrefacteur afin que l’atteinte cesse et que votre préjudice soit réparé. Dans ce cadre, une négociation peut s’engager avec le contrefacteur.
Cette option, plus rapide et moins coûteuse qu’un contentieux, reste toutefois tributaire de la réaction du contrefacteur. En l’absence de retour positif, seule la voie contentieuse reste ouverte.

En dernier recours, il reste l’introduction d’un contentieux.
Le dernier recours face à une contrefaçon est l’introduction d’un contentieux devant l’un des neuf tribunaux de grande instance compétents en matière de contrefaçon : Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Nancy, Paris, Rennes, Nanterre et Fort-de-France.

En cas d’urgence (ex : intérêt à faire cesser rapidement les actes de contrefaçon), il est possible d’introduire une action dite « en référé ». Dans ce cadre, le juge rend rapidement une décision provisoire. Par la suite, une action dite « au fond » doit être menée afin de confirmer la décision entreprise.

La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, a amélioré l’évaluation du préjudice. En effet, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend désormais en considération distinctement :

•  les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,
• le préjudice moral causé à cette dernière,
• et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Des mesures d’interdiction de commercialisation, de destruction du stock litigieux et de publication du jugement à intervenir pourront également être demandées au Tribunal.

Aux termes de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle, l’inventeur salarié ayant participé à une invention dans le cadre d’une mission qui lui a été confiée, a droit au paiement d’une rémunération supplémentaire, indépendante de son salaire. Dans la présente affaire, le salarié avait déjà perçu des « primes brevet » et cherchait à obtenir un complément. Les juges l’ont débouté.

En l’espèce, un salarié employé au poste d’ « ingénieur recherche et développement de concepts pour la machinerie en nouveaux métaux » a procédé, entre 1987 et 2012, au dépôt de nombreux brevets d’invention de mission dont il est inventeur. A ce titre, il sollicitait un complément aux « primes brevet » qu’il avait touchées, estimant que son travail avait permis à l’entreprise de générer des bénéfices exceptionnels.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2015, rejette ses demandes.

Concernant la prescription, les juges retiennent, fait rare, que le salarié avait les connaissances lui permettant de savoir, dès le dépôt des brevets, que ses inventions étaient des inventions de mission et d’estimer le montant de leur rémunération supplémentaire (à savoir, fonction de responsable du service recherche et développement, en charge de la gestion des brevets ; le salarié avait en outre réclamé et donné son accord pour des rémunérations supplémentaires par le passé, etc.).

Dès lors, les montants étant déterminables, la prescription court à compter des dépôts de brevets et ceux déposés plus de cinq ans (délai de prescription applicable à l’époque) avant l’assignation sont irrecevables.

Concernant la rémunération supplémentaire, le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le salarié a touché une « prime brevet » pour chaque invention. Par conséquent, il considère que, pour éventuellement réévaluer ces primes qui s’assimilent à des rémunérations supplémentaires, il doit démontrer en quoi ses inventions ont généré un bénéfice exceptionnel pour l’entreprise. En l’absence d’une telle preuve, les primes versées sont jugées suffisantes et les demandes du salarié sont rejetées.

Dans cette affaire, les juges ont choisi de privilégier l’employeur qui avait prévu d’office des primes rémunérant les inventions de mission de son salarié. En effet, en l’absence d’éléments supplémentaires, les juges ont estimé ces primes suffisantes.

Il est donc vivement recommandé d’anticiper, dès le dépôt du brevet, les conditions de calcul et de versement d’une rémunération supplémentaire à ses inventeurs salariés. Cela permettra, d’une part, de rendre la rémunération déterminable et de faire courir le délai de prescription et, d’autre part, de rendre plus difficile pour le salarié la contestation de son montant.

Pour être valide, une marque doit être distinctive. A cet égard, les juges de la Cour d’appel de Paris ont estimé que la marque vente-privee.com avait acquis ce caractère par l’usage et ont ainsi infirmé le jugement de première instance qui avait prononcé la nullité de ladite marque. L’expression « vente privée » demeure néanmoins libre d’utilisation dans son sens courant.

 

En l’espèce, la société Vente-privee.com, qui organise sur son site internet des ventes éphémères à prix réduits, a été assignée en 2012 par sa concurrente, la société Showroomprive.com, en annulation de sa marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » pour défaut de caractère distinctif, en ce qu’elle correspond exactement aux services proposés par la société et qu’elle reproduit l’expression « vente privée » qui appartient au langage courant et constitue la désignation usuelle et nécessaire du service.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris avait accédé à la demande de Showroomprive.com, prononçant ainsi la nullité de la marque VENTE-PRIVEE.COM. La société Vente-privee.com a alors fait appel de la décision car, selon elle, sa marque présente un caractère intrinsèquement distinctif et a, en tout état de cause, acquis ledit caractère distinctif par l’usage.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2015 a donné raison à cette dernière, infirmant ainsi le jugement rendu en première instance. En effet, même si la marque était, au moment de son dépôt, dépourvue de caractère distinctif, ce caractère avait été indéniablement acquis par l’usage qu’en avait fait la société depuis son dépôt, et ce en application de l’article L711-2 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, bien qu’une marque ne s’acquière jamais par l’usage, le caractère distinctif de la marque peut quant à lui être acquis par l’usage en ce que le public identifiera les produits et services désignés par la marque à la société qui les propose.

Cependant, la Cour précise que l’existence de la marque n’interdirait pas aux concurrents de Vente-privee.com d’utiliser l’expression « vente privée » dans son sens courant. Il conviendra cependant que de nouvelles décisions définissent les contours d’une telle liberté. En effet, qu’en serait-il d’un nom de domaine du type « ma-vente-privee.com » ?

A une semaine d’intervalle, la société vente-privée.com s’est vue annuler puis reconnaître la notoriété de sa marque du même nom, par deux sections différentes de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle.

 

Ainsi, alors que les juges de la première section ont estimé que les termes « vente-privée.com » étaient descriptifs de l’activité de la société qui ne saurait dès lors bénéficier d’un monopole sur cette expression, les juges de la troisième section ont, quant à eux, estimé que ladite marque avait gagné une telle notoriété par l’usage qu’elle était devenue notoire. Il reviendra à la Cour d’appel de trancher cette divergence !

En droit des marques, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation de cette dernière comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. La Cour de Cassation est venue rappeler le périmètre de cette exception aux droits des titulaires.

 

En l’espèce, une société (le défendeur) a conçu des attaches pour vignes. Dans le cadre de leur commercialisation, elle a effectué la démonstration de leur mise en œuvre en faisant usage d’un appareil d’une marque détenue par une société tierce afin de démontrer que ses attaches pouvaient être conformées et coupées par ce dernier. Le titulaire de la marque (le demandeur) dudit produit, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte à ses droits sur sa marque, a engagé une action en contrefaçon.

Dans le cadre de sa défense, la société ayant conçu les attaches a avancé que l’usage fait de la marque du demandeur entrait dans le champ d’application de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation de cette dernière comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, aucun risque de confusion n’étant caractérisé.

Dans son arrêt du 10 février 2015, la Cour de Cassation est venue valider cette appréciation du litige en confirmant la décision de la Cour d’appel. Cette dernière a en effet relevé que la présentation réalisée par le concepteur des attaches lors d’un salon avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture de son adéquation avec un appareil tel que celui du demandeur et que, n’en fabriquant pas lui-même, il n’avait d’autre choix que de se servir de l’un des produits présents sur le marché.

De plus, la Cour d’appel a relevé que le demandeur n’avait pas reproduit la marque du défendeur sur ses produits, emballages et documentation commerciale.

En conséquence de quoi, elle a considéré que l’usage fait par le défendeur de la marque n’avait engendré aucun risque de confusion, relevait de l’article L713-6 susvisé et n’était pas constitutif d’actes de contrefaçon.