Il ressort de la lecture combinée des articles 53, §1, a) et 8, §5 du règlement européen n°207/2009 qu’est susceptible d’être déclarée nulle à l’enregistrement la marque portant atteinte à une marque antérieure, même en cas de produits ou services non similaires, lorsque cette dernière jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union européenne.

 

Par une décision en date du 5 juillet 2016, le Tribunal de l’Union européenne a ainsi pu juger que devait être refusée à l’enregistrement la marque « MACCOFEE », le public étant amené à faire un lien entre celle-ci et la famille de marques « Mc » de la société McDonald’s.

En l’espèce, la société Future Entreprise Pte Ltd a déposée, le 13 octobre 2008, le signe verbal « MACCOFFEE » à titre de marque de l’Union européenne, pour désigner des produits en classes 29, 30 et 32 (notamment poisson, café, eaux minérales, etc.).

Le 13 août 2010, la société McDonald’s a introduit une demande en annulation de cette marque en se prévalant, entre autres, de sa marque de l’Union européenne antérieure « McDONALD’S », désignant des produits et services en classes 29, 30, 32 et 42.

Le 27 avril 2012, la division d’annulation de l’EUIPO a annulé la marque querellée « compte tenu de la renommée de longue date acquise par la marque McDonald’s […], dans l’esprit du public pertinent » et du lien qu’allait nécessairement faire ledit public entre les marques de la demanderesse et celle de la défenderesse. En conséquence, il a été considéré qu’il « y avait un risque sérieux que l’usage, sans juste motif, de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD’s ».
Le 13 juin 2013, la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision rendue par la division d’annulation. Le Tribunal de l’union européenne a donc été saisi.

La société Future Entreprise Pte Ltd ne remettant pas en cause la renommée de la marque antérieure, la discussion s’est cristallisée sur le point de savoir s’il existait un degré de similitude suffisant entre les marques pour que le public pertinent établisse un lien entre celles-ci.

Pour répondre à cette question, il convenait tout d’abord classiquement d’apprécier globalement le degré de similitude tant d’un point de vue visuel, phonétique qu’intellectuel.

Le Tribunal a ainsi souligné que bien que les deux marques présentent de nombreuses différences sur le plan visuel, ces dernières présentent des similitudes importantes à d’autres égards. En effet, sur le plan phonétique, les préfixes « Mc » et « MAC » tendent à se prononcer de la même manière pour le public pertinent. Sur le plan conceptuel, il est à noter que les marques font toutes deux référence à un nom patronymique d’origine gaélique pour décliner leurs produits et services, nom patronymique s’écrivant alternativement « mc » ou « mac ».

Dès lors, le Tribunal a conclu sur ce point à une similitude globale entre les marques, suffisante pour que le public pertinent établisse un lien entre celles-ci, sans pour autant les confondre.

Le Tribunal s’est ensuite penché sur la question de savoir si les marques de la société McDonald’s International Property Co. Ltd formaient et étaient utilisées comme une famille de marques. Il en a conclu, comme la chambre des recours de l’EUIPO, qu’il y avait bien famille de marques et que « la marque contestée présentait des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille des marques « Mc » », compte tenu de la présence du préfixe « MAC » très proche du préfixe de la famille de marques « Mc ».

Dans un projet de partenariat R&D il est indispensable d’organiser, en amont :

 

• la confidentialité des informations échangées entre les partenaires,
• les tâches de chacun avec les coûts à supporter associés,
• les conditions d’utilisation des droits de propriété intellectuelle antérieurs de chaque partenaire,
• la répartition des droits de propriété intellectuelle sur les résultats issus de leur collaboration, et les conditions de leur exploitation commerciale future.

Aux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ces deux dernières années, les audits dits « agressifs » d’éditeurs de logiciels ont fait couler beaucoup d’encre et donné lieu à beaucoup de contentieux dans le cadre desquels la loyauté et la bonne foi des éditeurs sont remises en cause. La Cour d’appel donne ici un éclairage intéressant sur cette question.

 

Par l’intermédiaire de la société SOPRA, l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) avait commandé plusieurs logiciels auprès de la société ORACLE France. Suite à la réalisation d’un audit des logiciels utilisés par l’AFPA, ORACLE France estimait que cette dernière utilisait un logiciel non-inclus dans la licence et introduisait de ce chef, avec la société ORACLE International Corporation, une action en contrefaçon à son encontre.

Par décision du 6 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a décidé d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle, et non celui de la contrefaçon, et a ainsi débouté les sociétés ORACLE de leurs demandes formées à l’encontre de l’AFPA, considérant que le logiciel litigieux faisait partie du contrat. La société ORACLE avait formé appel de cette décision.

Par un arrêt du 20 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement rendu en ce qu’il avait écarté la demande en contrefaçon de la société ORACLE International Corporation alors que cette dernière n’était pas partie au contrat concerné. Elle a cependant débouté cette dernière de sa demande au motif qu’il ressortait de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation que le logiciel litigieux faisait partie du contrat conclu avec ORACLE France.

La Cour d’appel a également statué sur les demandes reconventionnelles de SOPRA et AFPA en dommages et intérêts. A cet égard, les magistrats ont relevé que les sociétés ORACLE avaient agi avec mauvaise foi et déloyauté envers SOPRA et l’AFPA et les ont, en conséquence, condamnées à leur verser la somme de 100.000 euros à chacune, le préjudice de SOPRA résultant dans l’atteinte à son image alors qu’elle distribuait toujours des produits ORACLE, et celui de l’AFPA résidant à la fois dans l’atteinte à son image mais aussi dans les perturbations causées dans son fonctionnement. Dans sa décision, la Cour d’appel a notamment souligné que la société ORACLE avait profité de son droit à réaliser un audit afin de faire pression sur l’AFPA.

Aux termes de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d’une marque devenue la désignation usuelle, dans le commerce, du produit ou du service qu’elle désigne encourt la déchéance de ses droits. Cette règle est connue sous l’expression « dégénérescence de la marque ». Parmi les illustrations célèbres de cette problématique figurent notamment les anciennes marques « PEDALO » et « FRIGIDAIRE ».

 

Le 18 mai 2016, la Cour d’appel de Nancy avait justement à se prononcer sur la dégénérescence d’une marque.

Etait en l’espèce discutée la validité de la marque française « Bois rétifié ». La société qui en réclamait la déchéance avait été assignée en contrefaçon par le titulaire de ladite marque. Elle en invoquait la déchéance pour dégénérescence au motif que le terme « rétifié » était, depuis le dépôt de cette marque, devenu usuel pour désigner du bois ayant subi un traitement thermique, sans que son titulaire n’ait positivement agi afin d’éviter cela.

Après avoir souligné que de nombreux acteurs économiques du secteur du bois employaient le terme « rétifié » pour désigner la qualité de leur bois, et que le titulaire de la marque concernée n’avait rien entrepris pour éviter la généralisation de l’usage du terme « rétifié » qu’il employait lui-même sur son site Internet comme un terme usuel, la Cour d’appel de Nancy en a conclu que ce dernier encourait la déchéance de ses droits sur ladite marque pour dégénérescence. Elle l’a en conséquence débouté de ses demandes à l’encontre du présumé contrefacteur.

Le Barreau de Nantes organise, le premier mercredi de chaque mois, une journée thématique ouverte à tous. Dans ce cadre, toute personne intéressée par le thème abordé peut se rendre à la Maison de l’avocat afin d’échanger avec un avocat sur ce sujet et/ou assister aux tables rondes organisées. C’est dans ce contexte que Pierre LANGLAIS aura l’honneur d’animer, le 5 octobre 2016, une table ronde sur la question de l’E-reputation, à 10 heures.