Aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les actions relatives aux infractions de presse se prescrivent « après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». En matière d’infractions de presse commises en ligne, le point de départ de la prescription est souvent discuté et la question de son interruption par une nouvelle publication fréquemment débattue. La Cour de cassation nous livre, par son arrêt du 2 novembre 2016, son interprétation sur ce sujet.

En l’espèce, un fonctionnaire des impôts avait été victime de diffamation publique à raison d’une publication mise en ligne en 2010. Il n’avait cependant pas engagé de poursuite contre l’auteur du texte à l’époque. Le 29 juin 2011, le même auteur a publié un nouvel article sur Internet contenant un lien hypertexte vers sa publication de 2010. Le fonctionnaire concerné a alors porté plainte et s’est constitué partie civile pour diffamation publique envers un fonctionnaire public. Le défendeur a tenté de se prévaloir de la première date de publication du texte incriminé afin que l’action soit déclarée prescrite.

Le Tribunal de grande instance saisi de ce litige a, avant de rendre sa décision en 2014, interrogé la Cour de cassation sur la question du lien hypertexte, lui demandant s’il fallait considérer qu’un tel lien renvoyant vers une publication ancienne faisait de nouveau courir la prescription trimestrielle. La Haute juridiction a considéré qu’il n’y avait pas lieu à avis mais a cependant précisé que l’insertion d’un lien hypertexte renvoyant à une publication ancienne pouvait être considérée comme une nouvelle publication de nature à faire courir un nouveau délai. Le Tribunal de grande instance a, suite à la réponse de la Cour de cassation, accueilli la demande du fonctionnaire.

La Cour d’appel a cependant infirmé ce premier jugement et donné raison au défendeur en prenant en considération la publication de 2010 pour déclarer la prescription acquise et débouter le fonctionnaire de ses demandes.

Le fonctionnaire a donc formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a, dans la lignée de sa réponse au Tribunal de grande instance en 2014, cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; que l’insertion, sur internet, par l’auteur d’un écrit, d’un lien hypertexte renvoyant directement audit écrit, précédemment publié, caractérise une telle reproduction ». Le renvoi, par un lien hypertexte, à une publication ancienne relance donc le délai de prescription.

A défaut de protection par le droit d’auteur, le droit conféré au titre des modèles communautaires non enregistrés peut être invoqué par un acteur économique pour empêcher la reprise contrefaisante par un concurrent de l’un de ses produits. C’est en ce sens qu’a été rendue la décision de la Cour d’appel de Paris le 21 juin 2016 s’agissant d’un buffet commercialisé par la société MAISONS DU MONDE.

 

En l’espèce, la société MAISONS DU MONDE a conçu un buffet métallique « Vintage » composé de différents éléments décoratifs (notamment inscriptions « New York », « Older posts » et « Gold flake » dans des typographies particulières), qu’elle a ensuite commercialisé en mars 2012.

La même année, la société L’ENTREPOT a mis sur le marché un buffet de type industriel nommé « Atelier » qui, selon la société MAISONS DU MONDE, était une copie de son propre buffet. Elle a donc assigné la société L’ENTREPOT notamment en contrefaçon, en invoquant la double protection par le droit d’auteur et par les dessins et modèles communautaires non enregistrés, le buffet « Vintage » étant, selon elle, original et présentant un caractère nouveau et individuel. Le 6 novembre 2014, le TGI de Paris a débouté la société MAISONS DU MONDE de ses demandes, qui a donc décidé de former appel du jugement rendu.

Concernant la contrefaçon des droits d’auteur de la société MAISONS DU MONDE, la Cour d’appel a débouté cette dernière de sa demande. En effet, la Cour a retenu que « le fait d’agencer, sur un buffet lui-même connu, des visuels créés, pour partie, à partir d’enseignes ou d’affiches elles-mêmes créées par d’autres, nonobstant l’adoption d’un certain code couleur résultant de l’association de couleurs froides et de couleurs vives […]» relevait « d’avantage d’un genre industriel vintage que d’un choix esthétique personnel et original et [que] l’insertion de chiffres en gros caractères très apparents, ne tradui[sait] pas une telle démarche créative originale ».

Le buffet n’était donc pas éligible à la protection par le droit d’auteur.

Concernant la contrefaçon des droits de la société MAISONS DU MONDE par la société L’ENTREPOT au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés, la Cour a infirmé le jugement du TGI de Paris en ce qu’il avait annulé le modèle pour défaut de caractère individuel, suivant la demande reconventionnelle de la société L’ENTREPOT formulée en ce sens. Elle a en effet retenu qu’en plus de son caractère nouveau, le buffet « Vintage » présentait un caractère individuel en ce qu’aucun modèle antérieur « ne combine une structure métallique (de couleur noire) avec des visuels tels que revendiqués et n’est susceptible de produire sur l’utilisateur averti- en l’occurrence, un amateur éclairé en matière de meubles vintage et de « street art » -, une impression globale identique à celle produite sur un tel utilisateur par la combinaison revendiquée ».

Le buffet était donc éligible à la protection en tant que modèle communautaire non enregistré.

La société L’ENTREPOT a finalement été condamnée à détruire ses stocks de buffets « Atelier » ainsi qu’à verser 2.000 € à la société MAISONS DU MONDE au titre des actes de contrefaçon à l’égard du modèle communautaire non enregistré de buffet « Vintage ».

 

Selon l’article L.711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image… ». Si les termes de cet article sont plutôt clairs, ses conditions d’application le sont moins et les juges sont amener à s’interroger sur les circonstances dans lesquelles une marque peut porter atteinte à un nom patronymique.

Le tribunal de grande instance de Paris nous donne un éclairage intéressant en la matière dans sa décision du 9 juin 2016.

En l’espèce, un comédien nommé Karim KADJAR se présentait comme un descendant direct de la dynastie du même nom qui a régné sur l’Iran entre 1786 et 1925, et considérait que le dépôt par la société RENAULT de marques « KADJAR », notamment à titre de marque française, constituait une atteinte à son nom patronymique. Il en demandait en conséquence la nullité, notamment sur le fondement de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant l’annulation de marques attentatoires à droits antérieurs tels que décrits à l’article L.711-4 du même code.

Pour appuyer sa demande en nullité de la marque « KADJAR », le demandeur avançait notamment la célébrité et la rareté de son nom sur le territoire français et l’indifférence du risque de confusion en matière d’atteinte au nom patronymique. En défense, RENAULT soutenait que l’atteinte au nom patronymique ne pouvait être caractérisée qu’en présence d’un risque de confusion qui n’était pas établi en l’espèce, faute pour le demandeur d’établir sa renommée et l’exercice d’une activité publique notoire de représentation de la dynastie concernée en France.

Après avoir rappelé que l’atteinte impliquait un risque de confusion, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Karim KADJAR de sa demande d’annulation au motif que le nom « KADJAR » n’était pas connu du public français ce qui excluait de facto l’existence d’un risque de confusion.

Il sera également noté que Karim KADJAR tentait également d’obtenir l’annulation de la marque « KADJAR » sur le fondement de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle en soutenant que cette marque était de nature à tromper le public qui penserait, selon lui, que les produits venaient d’Iran ou qu’ils étaient, à tout le moins, commercialisés avec l’accord de la dynastie KADJAR. Compte-tenu de l’absence de notoriété du nom KADJAR, cet argument a également été rejeté par les juges.

Il ressort de la lecture combinée des articles 53, §1, a) et 8, §5 du règlement européen n°207/2009 qu’est susceptible d’être déclarée nulle à l’enregistrement la marque portant atteinte à une marque antérieure, même en cas de produits ou services non similaires, lorsque cette dernière jouit d’une renommée sur le territoire de l’Union européenne.

 

Par une décision en date du 5 juillet 2016, le Tribunal de l’Union européenne a ainsi pu juger que devait être refusée à l’enregistrement la marque « MACCOFEE », le public étant amené à faire un lien entre celle-ci et la famille de marques « Mc » de la société McDonald’s.

En l’espèce, la société Future Entreprise Pte Ltd a déposée, le 13 octobre 2008, le signe verbal « MACCOFFEE » à titre de marque de l’Union européenne, pour désigner des produits en classes 29, 30 et 32 (notamment poisson, café, eaux minérales, etc.).

Le 13 août 2010, la société McDonald’s a introduit une demande en annulation de cette marque en se prévalant, entre autres, de sa marque de l’Union européenne antérieure « McDONALD’S », désignant des produits et services en classes 29, 30, 32 et 42.

Le 27 avril 2012, la division d’annulation de l’EUIPO a annulé la marque querellée « compte tenu de la renommée de longue date acquise par la marque McDonald’s […], dans l’esprit du public pertinent » et du lien qu’allait nécessairement faire ledit public entre les marques de la demanderesse et celle de la défenderesse. En conséquence, il a été considéré qu’il « y avait un risque sérieux que l’usage, sans juste motif, de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDONALD’s ».
Le 13 juin 2013, la chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision rendue par la division d’annulation. Le Tribunal de l’union européenne a donc été saisi.

La société Future Entreprise Pte Ltd ne remettant pas en cause la renommée de la marque antérieure, la discussion s’est cristallisée sur le point de savoir s’il existait un degré de similitude suffisant entre les marques pour que le public pertinent établisse un lien entre celles-ci.

Pour répondre à cette question, il convenait tout d’abord classiquement d’apprécier globalement le degré de similitude tant d’un point de vue visuel, phonétique qu’intellectuel.

Le Tribunal a ainsi souligné que bien que les deux marques présentent de nombreuses différences sur le plan visuel, ces dernières présentent des similitudes importantes à d’autres égards. En effet, sur le plan phonétique, les préfixes « Mc » et « MAC » tendent à se prononcer de la même manière pour le public pertinent. Sur le plan conceptuel, il est à noter que les marques font toutes deux référence à un nom patronymique d’origine gaélique pour décliner leurs produits et services, nom patronymique s’écrivant alternativement « mc » ou « mac ».

Dès lors, le Tribunal a conclu sur ce point à une similitude globale entre les marques, suffisante pour que le public pertinent établisse un lien entre celles-ci, sans pour autant les confondre.

Le Tribunal s’est ensuite penché sur la question de savoir si les marques de la société McDonald’s International Property Co. Ltd formaient et étaient utilisées comme une famille de marques. Il en a conclu, comme la chambre des recours de l’EUIPO, qu’il y avait bien famille de marques et que « la marque contestée présentait des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille des marques « Mc » », compte tenu de la présence du préfixe « MAC » très proche du préfixe de la famille de marques « Mc ».

Dans un projet de partenariat R&D il est indispensable d’organiser, en amont :

 

• la confidentialité des informations échangées entre les partenaires,
• les tâches de chacun avec les coûts à supporter associés,
• les conditions d’utilisation des droits de propriété intellectuelle antérieurs de chaque partenaire,
• la répartition des droits de propriété intellectuelle sur les résultats issus de leur collaboration, et les conditions de leur exploitation commerciale future.