Il est souvent tentant, d’un point de vue marketing, lorsque l’on choisit une marque, de retenir un nom descriptif des produits et/ou services pour lesquels elle sera utilisée. Toutefois, un tel choix limite, voire annihile, la portée de la protection de la marque concernée.

 

En témoigne notamment un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 3 avril 2014. Il était en effet question de savoir si la marque « L’ONGLERIE », déposée pour des produits et services dans le domaine de la cosmétique et de la beauté, remplissait la condition de distinctivité.
Les juges ont tout d’abord refusé de prononcer la nullité de cette marque pour défaut de distinctivité, considérant que la partie semi-figurative de cette marque suffisait à lui conférer une distinctivité suffisante. Tout semblait donc bien commencer pour le titulaire de cette marque. La suite de la décision est cependant moins favorable.
En effet, les juges ont considéré que le nom « L’ONGLERIE » signifie nécessairement « un endroit où s’exerce une activité relative aux ongles et en l’espèce des services de soins de beauté des ongles. Le public pertinent en l’espèce majoritairement des femmes consommatrices de cosmétiques comprendra ce terme pour l’activité qu’il recouvre […] ». Et de conclure que la partie nominale « L’ONGLERIE » « est totalement descriptive pour désigner l’activité couverte par les services visés au dépôt ». Partant de là, les juges ont considéré que l’usage par un tiers du seul terme « l’onglerie » n’était pas contrefaisant sans la reprise des éléments figuratifs.
Voilà donc une société titulaire d’une marque… pour rien car trop descriptive.

La société FREE a procédé en avril 2011 à une modification de ses conditions générales de vente et a envoyé un courriel en ce sens à ses abonnés. Le courriel faisait mention de la modification des conditions générales sans pour autant en détailler la teneur, et invitait les clients à consulter un document explicatif sur leur interface personnalisée. Sur ce document était notamment indiqué que les clients pouvaient résilier leur contrat dans les quatre mois suivants la modification pour que cette dernière ne leur soit pas applicable.

 

L’un des clients a résilié son abonnement plus de quatre mois après l’entrée en vigueur des modifications. Conformément à ses nouvelles conditions tarifaires, la société FREE a facturé à ce dernier des indemnités de résiliation. Contestant le paiement de ces indemnités, le client concerné a saisi la juridiction de proximité afin que FREE soit condamné à lui rembourser les frais de résiliation.
Le 2 juillet 2014, la Cour de Cassation, confirmant le jugement rendu en première instance, a condamné la société FREE au remboursement desdites indemnités, estimant que la modification contractuelle opérée par FREE n’était pas opposable à ses clients, au motif que le courriel envoyé ne permettait pas à ses clients, sauf à ce que ces derniers effectuent des recherches sur leur interface, de comprendre qu’ils pouvaient mettre fin à leur contrat dans les quatre mois suivant la modification des conditions générales.

En conclusion et afin de s’assurer de l’opposabilité des conditions générales, il convient de communiquer au client un document leur précisant explicitement la teneur des modifications et le délai dont disposent ces derniers afin de résilier leur contrat s’ils ne souhaitent pas être liés par les nouvelles conditions.

Décision de l’Institut National de la propriété Intellectuelle – 12 décembre 2013

ESSIE # EISSY : risque d’opposition ?

 

L’opposition est une procédure interne à l’INPI qui permet de s’opposer dans les deux mois de sa publication, à la demande d’enregistrement d’une marque nouvelle. L’INPI doit quant à elle statuer dans les six mois de sa saisine.
Le dossier d’opposition déposé à l’INPI doit comprendre : la preuve des droits de propriété sur une marque antérieure ;

• la preuve d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la demande nouvelle ;
•  le paiement de la taxe INPI (310 euros à ce jour).

L’opposition est donc une procédure rapide et peu couteuse.
En l’espèce, la marque antérieure est ESSIE et la demande d’enregistrement porte sur le signe EISSY.
Le titulaire de la marque antérieure ESSIE considère que le signe EISSY est une imitation de sa marque et porte atteinte à ses droits : il forme donc une opposition à la demande d’enregistrement dudit signe.
L’INPI reçoit favorablement la demande d’opposition et rejette la demande d’enregistrement de la marque EISSY pour les produits identiques et similaires aux motifs qu’il « existe des ressemblances visuelles et phonétiques » entre EISSY et ESSIE. (Longueur identique : 5 lettres dont 4 lettres communes et trois placées dans le même ordre ; attaque (E) et position centrale (SS) identiques, identité phonétique)

Les différences entre les deux signes (présence du Y, suppression du E de fin et changement de position du I) ne sont pas suffisants pour exclure tout risque de confusion.
Quels sont les enseignements de cette décision ?

• Le risque de conflit en matière de marque n’est pas cantonné aux marques identiques mais s’étend également aux marques similaires ; Les recherches d’antériorités, indispensables avant tout dépôt de marque, ne doivent pas être négligées. Dans cette affaire, une recherche d’antériorité aurait certainement conduit à éviter de déposer le signe EISSY ;
• Les propriétaires de marques enregistrées doivent effectuer une veille régulière au sein des demandes d’enregistrement de marques. La veille permet en effet de ne pas « rater » le délai d’opposition et ainsi d’éviter d’avoir à engager une procédure en contrefaçon devant le TGI pour faire respecter ses droits, action qui sera nécessairement plus coûteuse. Pensez donc à mettre en place une surveillance sur vos marques.

La nouvelle loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon est entrée en vigueur le 14 mars 2014. Cette loi a pour objectif affiché de mieux réparer le préjudice subi en matière de contrefaçon.
Voici un tour d’horizon des moyens proposés afin d’atteindre cet objectif :

• Tout d’abord, concernant le calcul des dommages-intérêts à proprement parler, la nouvelle loi invite à plus de détail. Alors que l’application de la loi précédente en matière de lutte contre la contrefaçon en date du 29 octobre 2007 donnait souvent lieu à une réparation globale du préjudice causé, la nouvelle loi impose au juge de « prendre en considération distinctement » les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur du fait de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle du demandeur. En outre, le législateur définit les bénéfices réalisés par le contrefacteur, dont l’octroi par les juges reste assez rare, en y incluant les « économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ». Ces différents chefs de préjudice étant cumulatifs, gageons que leur évaluation séparée aura un effet vertueux sur les montants alloués par les tribunaux, sous réserve que les plaideurs profitent de cette opportunité qu’offre la nouvelle loi en justifiant au mieux chacun des chefs de préjudice.

• Ensuite, afin d’éviter aux parties de se heurter à la carence d’éléments leur permettant de chiffrer leur préjudice, la loi met un terme à des hésitations jurisprudentielles relatives au « droit à l’information ». Grande nouveauté de la loi précédente en matière de lutte contre la contrefaçon en date du 29 octobre 2007, le « droit à l’information » devait permettre au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’obtenir la communication de documents sur les produits contrefaisants par son adversaire dans le cadre d’un contentieux, et notamment des éléments chiffrés sur l’étendue de la contrefaçon (ex. : volume de vente, prix de vente etc.). Toutefois, cette prérogative avait fait l’objet d’une jurisprudence divergente, certains juges estimant que ce droit ne pouvait être mis en œuvre qu’après la résolution du litige ayant abouti à une condamnation pour contrefaçon. La nouvelle loi met fin aux hésitations et confirme son application possible avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon, à charge donc, une nouvelle fois, pour les plaideurs de mettre en œuvre ce mécanisme aux fins d’obtenir des éléments de chiffrage du préjudice.

• Enfin, la loi modifie également les délais de prescription en matière de propriété industrielle : pour les actions civiles en contrefaçon et en revendication, le délai passe ainsi de 3 à 5 ans, s’alignant sur la prescription de droit commun. Un tel allongement augmentera mécaniquement les dommages-intérêts accordés.

Parions que ces différentes mesures et réponses apportées aux hésitations jurisprudentielles en la matière permettront une meilleure indemnisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle contrefaits et offriront ainsi un cadre favorisant la création et l’innovation.

La fonctionnalité « Google suggest » permet, lors de la saisie d’un terme dans la barre de recherche sur le moteur de recherche Google, de se voir proposer des termes complémentaires sur lesquels cliquer pour affiner sa recherche.

 

C’est dans ce cadre qu’un internaute avait observé que lorsqu’il tapait son nom et son prénom sur le célèbre moteur de recherche, des termes correspondant à son passé pénal et portant ainsi atteinte à sa réputation et à son activité, étaient proposés. A la suite de l’envoi de mises en demeure restées infructueuses, c’est sur le fondement du droit d’opposition prévu dans la loi Informatique et Libertés du n°78-17 du 6 janvier 1978 qu’il a demandé en justice le retrait de la suggestion litigieuse. Par jugement du 28 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande et condamné la société de droit américain Google Inc. à supprimer les termes litigieux ainsi proposées par son outil de suggestion.