Par une ordonnance du 29 juin 2026, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux a examiné la recevabilité d’une action en contrefaçon de marque engagée par une personne se prévalant de la qualité de licencié tacite.
Contexte : une action engagée par une société ne disposant pas d’une licence écrite
Le dirigeant d’une société avait déposé, en 2018, une marque « JURIACTES » en son nom.
Estimant qu’une société tierce avait imité cette marque, la société du déposant a engagé une action en contrefaçon devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux et également formé une demande en concurrence déloyale.
Le contrefacteur allégué contestait la recevabilité de cette action, soutenant que la marque avait été enregistrée personnellement par le dirigeant, lequel n’était pas partie à la procédure et que la société demanderesse, faute de justifier d’un contrat de licence écrit et faute d’inscription de cette licence au registre national des marques, ne disposait donc pas de la qualité à agir.
Solution : l’action en contrefaçon jugée recevable
1. L’existence de la licence tacite reconnue
Le juge rappelle tout d’abord qu’une licence de marque n’a pas à être écrite mais peut être tacite, lorsque le comportement du titulaire de la marque révèle de manière suffisamment claire sa volonté d’autoriser un tiers à exploiter sa marque.
En l’espèce, le juge de la mise en état a relevé que la société demanderesse, créée quelques mois avant le dépôt par le déposant, avait une activité dans le même domaine que les produits et services visés par la marque, qu’elle avait réservé plusieurs noms de domaine comprenant le signe verbal enregistré en tant que marque et qu’elle exploitait ce signe depuis plusieurs années en se présentant comme son unique promoteur.
Pour le tribunal, ces éléments démontrent que le déposant avait laissé la société demanderesse exploiter la marque, caractérisant ainsi une licence, même en l’absence de contrat écrit ou d’inscription d’un acte au registre national des marques.
2. La possibilité pour le licencié d’engager son action en justice
Le tribunal rappelle que, selon l’article L.716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon peut être engagée par le titulaire de la marque ou par son licencié, avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Il en déduit logiquement que le licencié ne doit pas seulement pouvoir intervenir dans une procédure déjà engagée par le titulaire, mais peut aussi prendre lui-même l’initiative d’une action en contrefaçon lorsqu’il dispose de l’accord requis.
Du fait de la reconnaissance de la licence tacite, le juge de la mise en état considère que la société avait l’autorisation nécessaire pour agir.
Point intéressant, le juge a également relevé que le déposant étant le président de la société demanderesse, le fait que cette dernière ait également engagé une action en concurrence déloyale démontrait le consentement du déposant à l’action entreprise par la société qu’il dirigeait.
En résumé, même lorsqu’aucun contrat écrit n’a été signé, l’existence d’une licence de marque peut être reconnue à partir de considérations factuelles démontrant que la marque était exploitée avec le consentement de son titulaire. Une telle licence tacite peut être suffisante pour permettre au licencié d’agir en justice.
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