Dans sa décision du 25 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur la marge de manœuvre dont dispose une victime de contrefaçon pour mettre en garde les distributeurs d’un concurrent de l’existence de produits contrefaisants l’un de ses brevets.
Contexte : une action en dénigrement engagée en raison de l’envoi de mises en garde pour contrefaçon de brevet aux distributeurs d’un concurrent
Dans les faits, une entreprise française, titulaire d’un brevet européen s’était rendue compte qu’une société italienne produisait et vendait des machines agricoles potentiellement contrefaisantes de son brevet.
Partant de là, souhaitant réagir face à des actes de contrefaçon de brevet constatée, l’entreprise victime de contrefaçon décide d’adresser via son conseil des courriers de mise en garde auprès de cette société et de ses distributeurs dans le but de les informer concernant une potentielle contrefaçon.
En réponse au courrier, l’un des distributeurs de l’entreprise italienne notifiait l’arrêt de la distribution des machines litigieuses.
En réaction, estimant la responsabilité civile délictuelle de la société française engagée, la société italienne avait introduit une action en concurrence déloyale pour dénigrement à son encontre.
La société italienne soutenait que les agissements commis auraient jeté le discrédit sur ses produits et lui avait causé un préjudice de perte de clientèle et de marchés et de ce fait sollicitait réparation du dommage subi.
Plus précisément, il était soutenu que de telles pratiques n’auraient été autorisées que si une action en contrefaçon avait été engagée concomitamment à l’envoi de ces mises en demeure ce qui n’avait pas été le cas en l’occurrence. Partant de là, selon le fabricant italien, une action en concurrence déloyale pour dénigrement était fondée.
Solution : Le rejet par les juges de l’action en concurrence déloyale pour dénigrement
Les conditions de la procédure en concurrence déloyale pour dénigrement
Dans sa réponse aux arguments des parties, les juges rappellent tout d’abord que le dénigrement est une déclinaison de l’action en concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et définie en substance comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit dans le but de l’évincer.
Plus précisément, les juges rappellent que, selon la jurisprudence, est constitutif d’actes déloyaux le fait de mettre en garde la clientèle sur l’existence d’un risque de contrefaçon dès lors que cette information – même exacte – ne repose sur aucune décision de justice a fortiori quand la mise en garde est adressée aux revendeurs sans qu’une action en justice concomitante n’ait été introduite (Cour de cassation, 19 juin 2013 n°12-12.623).
A l’inverse, le Tribunal précise que l’envoi d’un courrier de mise en garde adressé aux distributeurs se bornant à rappeler la loi applicable et ne contenant aucune accusation ou dénigrement fautif n’est pas constitutif de dénigrement (Cour de cassation, 12 février 2013 n°12-13.808).
Ceci dit, les juges rappellent ensuite les dispositions de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.
Par application de ce texte, la responsabilité de revendeurs ne peut donc, dans le principe, être potentiellement engagée par le biais d’une action en concurrence déloyale que si ces derniers ont, au préalable, été informés de l’existence du brevet concerné et d’une potentielle contrefaçon.
Des lettres ne comportant aucun terme dépréciant la société concurrente se bornant à avertir sur un risque de contrefaçon
Partant de là, les juges s’attachent à apprécier les termes des courriers transmis et relèvent que dans ces courriers adressés aux distributeurs de son concurrent, le breveté rappelait de façon neutre uniquement son droit de propriété sur le brevet concerné, décrivait le mécanisme breveté, concluait à une « possible contrefaçon » et invitaient leurs destinataires à vérifier eux-mêmes si le produit en cause portait atteinte aux droits sur le brevet invoqué et le cas échéant à cesser de la vendre/diffuser.
En conclusion, les courriers étant factuels et non dépréciatifs dans leurs termes, le Tribunal a refusé de faire droit à l’action en concurrence déloyale pour dénigrement engagé considérant par la même qu’il n’y avait pas eu de comportement susceptible de caractériser des agissements déloyaux et dès lors de faute.
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