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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Action en contrefaçon de marque : et 1, et 2, et 3 zéro !

Action en contrefaçon

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 11 janvier 2022, la Cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de rappeler à un demandeur en contrefaçon de marque que le seul fait de détenir des droits de propriété intellectuelle n’était pas forcément suffisant pour une action réussie.

 

Contexte : Une action en contrefaçon en apparence solidement appuyée

Une société ayant en sa propriété un restaurant et débit de boissons nommé « Montaigne Maison Blanche » possédait plusieurs marques venant protéger ce nom sur divers territoires (international, Union européenne et France).

Considérant qu’un autre restaurant, qui utilisait le nom « La Maison Blanche » à titre d’enseigne, contrefaisait ses droits sur sa marque, la société a engagé à son encontre une action en contrefaçon.

Son action a été accueillie en première instance et le restaurateur « La Maison Blanche » – qui n’était jusqu’alors pas représenté – a fait appel de cette décision.

A raison, car de nombreuses irrégularités ont pu être décelées parmi les droits invoqués par le demandeur.

 

Solution : Une action en contrefaçon de droits par trois fois écartée

L’action en contrefaçon était basée sur 3 marques pour lesquelles la sanction prononcée par le juge est triple

Une marque internationale ne désignant pas la France

S’agissant tout d’abord de la marque internationale, la Cour d’appel relève que cette marque ne visait que l’Egypte et pas la France ; impossible donc de reprocher une contrefaçon sur le territoire français sur la base de ce droit qui n’y a pas d’effet.

Une marque de l’Union européenne dont le nouveau de titulaire n’avait pas été inscrit

S’agissant de sa marque de l’Union Européenne ensuite, elle était enregistrée au nom d’une société non-partie à la présente instance, qui avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la société demanderesse.

Or, selon l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, pour être opposable aux tiers, une transmission de marque doit faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques, afin que celui qui a la propriété du droit concerné en soit le titulaire officiel.

En l’espèce, l’inscription avait été faite mais après le lancement de l’action en contrefaçon : dès lors, la société n’avait pas d’intérêt à agir sur la base de son droit de l’Union Européenne au moment de l’assignation, puisqu’elle n’en avait alors pas vis-à-vis des tiers la propriété !

Une marque française non-renouvelée

Enfin, s’agissant de sa marque française, cette dernière était expirée depuis mars 2016 (soit plus de 2 ans avant l’action) faute d’avoir fait l’objet d’un renouvellement auprès de l’INPI

La Cour considère donc que la contrefaçon ne peut être examinée que sur la période courant entre le début de l’exploitation de son enseigne par le défendeur, en 2015, et l’expiration de la marque française.

Ceci étant, en l’espèce, une telle contrefaçon a été écartée car la Cour a estimé qu’aucun risque de confusion n’était caractérisé.

Chou blanc donc.

En résumé, avant de s’engager dans une action en contrefaçon, il est important de vérifier la validité et la titularité de ses droits !

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