Dans une décision du 02 mars 2022 (n°21/05219), la Cour d’appel de Lyon a eu à se prononcer sur la régularité d’un dépôt réalisé par une association dans le cadre d’une action intentée par le cessionnaire de la marque nationale française litigieuse acquise par contrat.
Contexte : une demande d’interdiction provisoire d’usage d’une marque formée par le bénéficiaire d’une cession de marque
En 2014, une marque française a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI par un déposant mentionné comme étant une « association », notamment pour désigner comme produits et services des bateaux en classe 12.
En 2020, cette marque à fait l’objet d’un transfert de propriété par la signature d’un contrat de cession de marque de la part de son titulaire au profit d’une société exerçant une activité de construction de bateaux.
Or, le bénéficiaire de la cession de marque a découvert, par la suite, qu’une entreprise distribuait sur le marché français des bateaux de plaisance fabriqués en Chine et sur lesquels étaient apposés un signe identique à sa marque et qui faisait l’exploitation de ce même signe comme nom commercial.
La société nouvellement titulaire de la marque en cause a adressé à la partie adverse une proposition de conclusion d’un accord transactionnel portant licence de marque et des mises en demeure restées sans effet. Le bénéficiaire de la cession de marque a donc été autorisé par le président du Tribunal judiciaire de Lyon à assigner d’heure à heure la société responsable de ces usages litigieux et ce afin, notamment, d’interdire tout acte d’usage à titre de marque de signe identique ou similaire pour désigner des produits et services identiques ou similaires aux bateaux.
Or, par ordonnance du 08 juin 2021, le juge des référés déclarait le bénéficiaire de la cession de marque irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité à agir.
C’est dans ce contexte que le cessionnaire interjeté appel de cette décision.
Solution : Irrecevabilité de la demande en contrefaçon formée par le cessionnaire d’une marque déposée par une personne n’ayant pas de personnalité juridique
Une marque déposée par une association non déclarée en préfecture au moment du dépôt
Afin de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par le défendeur, la cour d’appel de Lyon a dû s’interroger sur la capacité juridique du cédant de la marque litigieuse, à savoir l’association ayant procédé au dépôt de la marque antérieure.
En effet, comme le souligne la juridiction, en vertu de l’article R.712-3 du code de la propriété intellectuelle, seule une personne morale identifiée par sa dénomination où raison sociale telle qu’inscrite au registre peut déposer une marque pour en devenir titulaire.
Or, en l’espèce, au jour du dépôt, il n’était pas démontré que l’association déposante disposait de la personnalité morale juridique au moment de l’acte de dépôt, seule une association du même nom déclarée … cinq ans après le dépôt apparaissait en préfecture.
L’absence de personnalité juridique au stade du dépôt vicie la cession de marque intervenue ultérieurement
La Cour relève ainsi qu’il n’était pas démontré que l’association déposante disposait, au jour de l’acte de dépôt de la marque, de la personnalité juridique.
Nul ne pouvant transmettre plus de droit qu’il n’en a lui-même, la Cour considère que cette carence viciait la cession intervenue ultérieurement et rendait, par voie de conséquence, irrecevable l’action en contrefaçon du cessionnaire du transfert de propriété de la marque qui ne possédait en réalité aucun titre.
En résumé, si l’on dispose en principe de la propriété d’une marque en vertu d’un contrat de cession, il est néanmoins recommandé avant d’envisager toute action fondée sur la contrefaçon de cette marque antérieure, de s’assurer de l’effectivité de ses droits aussi bien au titre de l’exploitation du signe (risque de déchéance) que de la titularité des droits.
À ce titre, en cas de cession de marque, il est nécessaire de s’assurer de la régularité du dépôt car comme l’illustre parfaitement l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, les conséquences d’un dépôt réalisé par une personne morale dépourvue de la personnalité juridique peuvent être lourdes pour le cessionnaire…
Pour en savoir plus sur les mesures préalables à prendre en cas de contrefaçon de vos droits par un tiers : Comment réagir en cas d’atteinte à mes droits sur ma marque ?
Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat marque du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.