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Déchéance de marque : devant l’INPI, franchise oblige !

Avocat droit des marques NantesDéchéance de marque : devant l’INPI, franchise oblige !

 

 

Dans une décision du 10 septembre 2021, l’INPI rappelle à l’occasion d’une action en déchéance de marque que l’abus de droit n’est pas une notion réservée aux procédures judiciaires.

Contexte : une action en déchéance de marque devant l’INPI

La société SHIVA GROUPE est titulaire depuis près de 20 ans d’une marque semi-figurative « SHIVA », notamment pour des services de ménage à domicile.
Fin 2020, une action en déchéance de marque est formée devant l’INPI par un tiers, qui considère que la marque en question n’est plus exploitée telle qu’elle a été déposée, le logo utilisé par la société SHIVA ayant en effet évolué au fil des années.
Il s’avère toutefois que ce tiers est loin d’être n’importe qui : il a en effet été le franchisé du titulaire de la marque pendant plus de 3 ans.
Leur relation s’était mal terminée, puisque le franchisé a été condamné par le tribunal de commerce de Paris pour divers manquements au contrat de franchise, un mois à peine avant son action en déchéance de marque, et venait d’engager en contrepartie une action devant le Tribunal des prud’hommes.

 

Solution : une action en déchéance de marque jugée abusive car menée par un ancien franchisé

L’INPI considère que, s’il n’est pas nécessaire pour former une action en déchéance de marque d’avoir un intérêt à agir (l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoyant pas cette condition), cela ne signifie pas qu’une telle action puisse être exercée de manière abusive.

Un abus sera dès lors caractérisé lorsque l’action en déchéance est faite en réalité dans une intention de nuire au titulaire de la marque.
Eu égard au contexte de l’espèce, cette intention de nuire ne fait pour l’INPI guère de doute : le demandeur à la déchéance avait, en tant que franchisé, exploité personnellement la marque en cause pendant plusieurs années – y compris après la fin de la franchise, ce qui était l’une des raisons de sa condamnation par le juge de commerce.
Une action pour défaut d’usage, par une personne qui avait elle-même utilisé la marque dans le cadre d’un contrat de franchise, révèle donc une intention de nuire et l’abus de droit est caractérisé.
L’action en déchéance est donc rejetée pour ce seul fondement, et sans qu’une démonstration de l’usage de la marque n’ait été nécessaire !

En résumé, divers moyens procéduraux sont ouverts devant l’INPI pour chercher à remettre en cause la validité d’une marque ; néanmoins, il n’est pas possible d’utiliser ces procédures pour nuire à un tiers, de la même manière que devant un tribunal.

 

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