Le propriétaire d’une marque bénéficie, sur le signe déposé, d’un monopole : il est le seul à pouvoir utiliser sa marque dans le ou les pays où elle est déposée pour les produits et/ou services désignés.
Pour autant, il peut souhaiter soit ne pas exploiter en direct, soit autoriser des tiers à l’exploiter également, et ce pour des raisons des plus diverses : exploitation par une filiale, à l’international …
Il peut dans pareil cas être intéressant de réfléchir à conclure un contrat de licence de marque.
Qu’est-ce qu’un contrat de licence de marque ?
On parle de contrat de licence lorsque le propriétaire d’une marque concède à une autre personne une autorisation d’exploiter sa marque selon un périmètre défini.
Derrière cette définition générale, les contrats de licence peuvent comporter en pratique des différences notables pour correspondre aux souhaits des parties.
Mais si la licence de marque peut correspondre à des réalités variées, elle doit toutefois être distinguée de :
- La cession : le titulaire de la marque ne concède pas une simple autorisation de l’exploiter, mais en cède la propriété.
- La franchise : si elle peut comporter une autorisation d’exploiter une marque, la franchise est avant tout la transmission et la mise en œuvre d’un savoir-faire. Un contrat spécifique devra être conclu.
A quoi faire attention dans un contrat de licence de marque ?
La licence de marque n’a pas obligatoirement à être un acte écrit : néanmoins, un tel écrit est recommandé pour s’épargner bien des difficultés par la suite.
Parmi les différentes clauses susceptibles d’être présentes dans un contrat de licence, il convient d’être particulièrement vigilant, entre autres, sur les points suivants.
Le périmètre de la licence
Les parties peuvent aménager sur différents points ce périmètre.
S’agissant de la marque même tout d’abord (qui peut être déjà enregistrée ou simplement déposée, mais doit impérativement être en vigueur), la licence peut porter sur l’intégralité des produits et/ou services visés ou seulement sur une partie d’entre eux. Le titulaire peut par exemple se réserver l’exploitation de sa marque pour la fabrication et la vente de produits informatiques et concéder une licence pour la fourniture de services de maintenance.
La licence de marque peut également porter sur tout ou partie du territoire visé par la marque, permettant de répondre à des nécessités pratiques allant de l’exploitation au sein d’une région à celle dans plusieurs pays (pour une marque internationale ou une marque de l’Union européenne). Il est ainsi possible de concéder des droits à des tiers pour une exploitation dans les Pays de la Loire et à d’autres dans la région parisienne, ou en France pour certains et en Allemagne pour d’autres, etc.
Enfin, la durée de la licence doit être réfléchie et prévue au contrat car une marque n’a potentiellement pas de limite de durée (sous réserve de son renouvellement tous les 10 ans qu’il ne faut pas oublier). Les parties pourront ainsi notamment prévoir une durée fixe avec nécessité de resigner un contrat à échéance (ce qui peut être lourd en pratique) ou un renouvellement du contrat à chaque échéance (automatique ou soumis à conditions, étant précisé qu’un préavis suffisant doit être prévu notamment si la relation est de longue date). Il faut également se ménager des possibilités de sortie du contrat avant échéance pour les parties, par exemple en cas de manquement de l’une d’entre elles à ses obligations ou contractuelles.
Il est en outre important de prévoir ce qui se passera à l’échéance du contrat : cessation de l’usage des marques par le licencié notamment (supports de communication, écoulement éventuel des stocks de produits, etc.).
Afin de pouvoir vérifier que le périmètre de la licence est bien respecté, il est en sus généralement conseillé de prévoir une clause permettant au concédant d’auditer son licencié de manière régulière.
L’exclusivité
La licence peut être exclusive : le licencié est alors le seul à pouvoir exploiter la marque sur le périmètre donné – excluant ainsi, le cas échéant, une exploitation par le concédant lui-même.
L’exclusivité emporte notamment de forts enjeux sur ce qui est attendu du licencié : s’il est le seul à pouvoir réaliser une activité commerciale, le concédant va nécessairement être plus exigeant à son égard, en prévoyant par exemple des objectifs de chiffre, notamment si la redevance est fixée proportionnellement à un chiffre d’affaires réalisé (ce qui est souvent le cas).
Elle a également une incidence sur la défense des droits : le licencié exclusif pourra agir lui-même contre une contrefaçon de la marque par un tiers, à la condition que le contrat ne le lui interdise pas et qu’il ait mis en demeure au préalable le titulaire de la marque d’agir.
A l’inverse, le licencié non exclusif ne pourra que le cas échéant se joindre à l’action mais pas l’engager lui-même (sauf pour une marque de l’Union Européenne, où il pourra agir à titre principal aux mêmes conditions qu’un licencié exclusif).
Attention enfin : lorsque le contrat de licence est conclu avec une exclusivité qui implique que le licencié s’engage à ne pas exploiter d’autres marques, la remise d’un document d’information précontractuelle est obligatoire, dans les mêmes conditions que pour un contrat de franchise.
Les obligations du licencié
En contrepartie de l’autorisation d’utiliser la marque, le licencié sera dans la plupart des cas soumis au paiement de redevances, qui seront en généralement (mais pas toujours) proportionnelles à l’exploitation commerciale de la marque et donc aux ventes/à la fourniture de produits et/ou services sous cette dernière.
Ces redevances peuvent être assorties d’un montant plancher, afin d’assurer des revenus pour le concédant quelle que soit l’exploitation, ou être accompagnées du paiement d’un droit d’entrée au début du contrat.
Le licencié, particulièrement s’il bénéficie d’une exclusivité, peut être soumis à une obligation d’exploiter la marque et de réaliser un volume minimal de ventes avec celle-ci. Cela peut notamment avoir des enjeux importants vis-à-vis de la marque elle-même : si le licencié exclusif ne l’exploite pas pendant 5 ans, elle pourrait en effet encourir la déchéance pour non-usage.
Le contrat peut également encadrer les conditions dans lesquelles les marques peuvent être utilisées, particulièrement dans certains domaines où la présentation est primordiale (marques de luxe par exemple).
Les obligations du concédant
Le concédant doit s’assurer, pendant toute la durée de la licence, du maintien en vigueur de la marque, en la renouvelant si nécessaire mais également en la défendant face à d’éventuelles actions de tiers.
Il appartient par ailleurs au concédant en règle générale mais cela peut être mis à la charge du licencié, de faire inscrire le contrat de licence auprès de l’office où la marque est déposée (INPI pour une marque française, EUIPO pour une marque de l’Union Européenne).
Si cette inscription n’est pas obligatoire, elle est requise pour que le contrat de licence soit opposable à des tiers : à défaut en principe (sauf cas spécifique), pas d’action en contrefaçon possible ! Cela rend donc l’écrit de facto obligatoire pour ce type de contrats.
En résumé, un contrat de licence peut permettre de répondre à des besoins divers et doit être rédigé sur mesure pour chaque situation. Il peut donc être utile de recourir à un avocat droit des marques pour bénéficier d’une assistance dans cette rédaction.