Par une décision du 22 juin 2022, la Cour de cassation a eu à se prononcer, sur renvoi après cassation, sur l’usage sérieux de la marque « L’équipe » pour désigner des activités sportives.

 

 

Contexte : Le dépôt de la marque « L’EQUIPE » notamment pour des services d’activités sportives et culturelles

 

La société L’EQUIPE est titulaire de la marque française « L’EQUIPE » déposée pour ses activités de presse mais également en classe 41 pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

Cette même société a assigné la société SPORT CO ET MARQUAGE, titulaire de la marque « Equip’sport », également déposée en classes 25,28 et 41, pour contrefaçon par imitation de la marque « L’EQUIPE ».

En réponse, la société SPORT CO ET MARQUAGE a soulevé la déchéance de la marque « L’EQUIPE » pour les produits et services désignés dans les classes précitées.

La société L’Equipe tentait de justifier de l’usage sérieux de sa marque pour les services de la classe 41 en invoquant un événement sportif organisé par sa filiale au travers d’un contrat de partenariat sportif.

En effet, depuis le 19 juin 2011, un évènement sportif, en l’espèce une course à pied, était désigné sous les termes les « 10 km l’EQUIPE ».

Après une longue épopée judiciaire, il semblerait que l’organisation de cet événement tous les ans n’ait pas suffi pour éviter que les juges prononcent la déchéance de la marque « L’EQUIPE » pour les services de la classe 41.

 

Solution : Une demande de déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux en dépit de l’organisation d’une manifestation sportive régulière

 

 

Contrat de licence et contrat de partenariat sportif : des finalités différentes

 

L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle énonce que le titulaire d’une marque qui n’en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, encourt la déchéance de ses droits.

En effet, en pareille hypothèse, il est alors considéré que la marque ne remplit pas sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services aux consommateurs.

Dans cette décision, la cour de cassation a commencé par valider la position précédente et réitérer le fait qu’il convient de faire la distinction entre contrat de de licence et contrat de partenariat sportif.

Elle a en effet rappelé que le contrat de licence permet au licencié d’utiliser la marque pour « développer une activité commerciale parmi celles visées à l’enregistrement, moyennant le paiement d’une redevance, la marque étant ainsi exploitée par un tiers autorisé pour au moins un des produits ou services visés tel que précisé au contrat » alors que le contrat de partenariat sportif permet au titulaire de la marque de financer l’organisation d’une manifestation en contrepartie de l’apposition de sa marque, afin d’assurer à cette dernière une visibilité (pour ses activités de presse en l’espèce).

 

L’organisation d’une manifestation sportive ne justifie pas nécessairement d’un usage sérieux de la marque

 

La Cour a ensuite, forte de ce rappel, considéré que si le fait de faire de la publicité pour une marque à travers un contrat de parrainage sportif constitue un usage de la marque « L’EQUIPE » pour la promotion des activités de presse, cela ne vaut pas usage pour des activités sportives.

La juridiction suprême en a conclu que c’est à juste titre que la Cour d’appel de renvoi avait prononcé la déchéance de la marque « L’EQUIPE » en raison de son absence d’usage sérieux pour les services de la classe 41.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

Dans une décision du 21 octobre 2022 (n°20/15768), la Cour d’appel de Paris a rendu une décision particulièrement intéressante et riche de conséquences concrètes en matière de droits d’auteur sur les jeux vidéo.

 

Contexte : le combat d’une association de consommateurs contre les conditions d’utilisation de la plateforme Steam

 

L’association de consommateurs UFC – Que Choisir a formé une action en justice contre la société américaine Valve, célèbre notamment pour Steam, sa plateforme de distribution de jeux vidéo et contenus numériques.

Elle considérait en effet que plusieurs clauses des conditions de souscription à la plateforme devaient être considérées comme abusives.

Le Tribunal judiciaire de Paris, en 2019, avait considéré qu’un certain nombre de clauses de ce contrat devaient être considérées comme abusives et/ou illicites, et donc être réputées non-écrites.

La société Valve a formé appel pour trois d’entre elles, dont deux concernent directement le droit d’auteur (la troisième portant sur le porte-monnaie virtuel de la plateforme, qui n’est pas considéré comme relevant des articles légaux sur les monnaies numériques).

Solution : l’examen de deux clauses intéressant les jeux vidéo et le droit d’auteur

 

L’épuisement du droit de distribution des droits d’auteur sur un jeu vidéo sans support physique

 

La première clause litigieuse interdisait aux utilisateurs, ayant acheté une souscription (c’est-à-dire un droit de télécharger et utiliser un jeu vidéo, limité ou non en durée), de vendre ou transférer cette souscription à un tiers.

L’UFC reprochait à cette clause de caractériser une restriction à l’épuisement des droits sur le contenu, qui est en effet distribué une première fois à l’utilisateur achetant la souscription. Un droit est dit épuisé lorsque son titulaire ne peut légalement plus s’opposer à une exploitation de l’œuvre (reproduction ou représentation notamment) par des tiers sans son accord.
Or, l’épuisement des droits d’auteur diffère selon la nature de l’objet en question :

• Pour une œuvre logicielle, il existe un épuisement dès lors que le titulaire de droits a autorisé, même gratuitement, le téléchargement d’une copie dématérialisée du logiciel : il ne peut alors plus empêcher la circulation de cette copie.
• Pour toute autre œuvre, la jurisprudence de l’Union Européenne a déjà considéré (à propos des livres numériques) que l’épuisement ne s’applique pas aux œuvres mises sur le marché de manière dématérialisée : une copie dématérialisée ne peut alors pas être revendue sans l’autorisation du titulaire.

L’UFC souhaitait en conséquence interroger la Cour de justice de l’Union Européenne, via une question préjudicielle, sur quel régime appliquer pour un jeu vidéo, objet qui comporte du code logiciel mais également de nombreux autres éléments protégeables (graphismes, musiques, personnages…).

Mais la Cour d’appel de Paris tranche directement la question : le jeu vidéo n’étant pas un programme informatique à part entière mais une œuvre complexe, composée d’une étendue d’autres éléments, le régime à appliquer n’est pas celui spécifique aux logiciels mais celui général du droit d’auteur.

La Cour d’appel considère également que la fourniture d’un jeu vidéo sur support matériel et d’un jeu vidéo dématérialisé ne sont pas équivalentes d’un point de vue économique et fonctionnel, l’émergence d’un marché des copies immatérielles d’occasion de jeu vidéo risquant d’affecter fortement les intérêts des titulaires de droits (en effet dans ce cas, pourquoi acheter un jeu numérique neuf quand on peut avoir un jeu d’occasion moins cher et identique en tout point ?).

Les conséquences pratiques sont alors claires : la souscription, par un utilisateur, d’un abonnement n’entraine pas d’épuisement des droits de propriété intellectuelle. Autrement dit, l’utilisateur n’a pas le droit de revendre sa souscription – donc très concrètement son exemplaire du jeu vidéo – sans l’autorisation du titulaire des droits.

Dès lors, infirmant la décision du juge de première instance, la Cour d’appel considère que la clause est valide.

La cession non-exclusive de droits sur les créations des utilisateurs au profit de la plateforme

 

La seconde clause contestée portait sur la licence concédée automatiquement à Valve sur les contenus créés par les utilisateurs à partir d’un jeu vidéo, tels les mods (package de modifications du jeu vidéo) ou les sets (effets graphiques destinés par exemple à des personnages ou leur tenues).

L’UFC reprochait en effet à cette clause du contrat de céder, via une cession globale de toutes les œuvres potentiellement créées par l’utilisateur (ce qui est interdit par l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle), de ne pas préciser l’étendue des droits cédés (permettant une exploitation très large : reproduction, représentation, mais aussi modification, commercialisation…) ou leur durée, et de ne pas prévoir de rémunération au profit de l’utilisateur-auteur.

La Cour examine d’abord la nature de la clause : prévoyant un transfert de propriété non-exclusif, il ne peut donc pas s’agir d’une cession, mais bien d’une licence ; dès lors, pas de difficulté pour prévoir que celle-ci s’applique à des œuvres futures qui ne sont pas encore identifiées.

Pour autant, la clause ne mentionne aucune rémunération de l’utilisateur en contrepartie des droits cédés, qui permettent une utilisation de sa création par Valve.

La clause est donc confirmée comme abusive – quand bien même, en pratique, ainsi que le soulevait Valve, en aucun cas elle ou un tiers ne réutiliseraient de tels contenus sans conclure au préalable un contrat spécifique avec l’auteur.

En synthèse :

• d’une part les éditeurs de jeu vidéo (et les plateforme de distribution avec lesquels ils concluent un accord) continuent de bénéficier d’une exclusivité sur les copies numériques de leurs jeux (au détriment des utilisateurs),
• d’autre part, lorsque les utilisateurs peuvent participer à la création de contenus dans un jeu vidéo, il ne peut y avoir de licence pour céder (même non-exclusivement) les droits d’exploitation sur leurs créations sans qu’a minima des modalités de détermination d’un prix ne soient prévues.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Dans une décision du 05 octobre 2022 (n°21-16.307), la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité d’une société ayant procédé à l’extraction d’annonces immobilières diffusées sur le site leboncoin.fr.

 

 

Contexte : l’extraction d’annonces immobilières présentes dans la base de données du site LEBONCOIN

 

La société LEBONCOIN reprochait à la société ENTREPARTICULIERS.COM, exploitant le site internet éponyme, d’avoir extrait, sans son autorisation et de manière systématique et répétée, la base de données immobilière de son site internet.

En première instance, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 1er septembre 2018, il avait été jugé que le site LEBONCOIN.fr constituait bien une base de données protégée au titre de l’article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel de Paris avait également fait droit aux demandes de la société LEBONCOIN. Un pourvoi était alors formé.

 

Solution : l’existence d’investissements substantiels permettant la protection de la base de données reconnue

 

L’appréciation de l’existence d’investissements substantiels

 

Tout d’abord, la Cour a eu à déterminer si la société LEBONCOIN, en tant que producteur de bases de données, était fondée ou non à invoquer la protection sui generis du droit des bases de données prévue à l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour ce faire, la Cour a eu à apprécier l’existence d’investissement financier, matériel ou humain substantiel de la part de la société LEBONCOIN dans la création de sa base de données.

En l’espèce, la Cour a retenu que la société LEBONCOIN avait procédé à des :

– à un investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données au travers notamment d’investissements en communication ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d’annonces auprès d’internautes et de dépenses de stockage réalisées ;

– à un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au travers de dépenses afférentes aussi bien à l’utilisation d’un logiciel de filtrage des contenus a posteriori et d’une équipe chargée de la modération a posteriori;

– à un investissement lié à la présentation du contenu de la base de données au travers de dépenses liées à la classification des annonces sous-catégorie et arborescence détaillée).

En synthèse donc, pour la Cour, la société LEBONCOIN était fondée, en qualité de producteur de base de données, à agir sur le fondement de la protection sui generis dans la mesure où elle démontrait bien l’existence d’investissements financiers, matériels et humains substantiels pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données.

Pour la Cour, ces investissements étaient substantiels du fait de la nature et de leur montant (dont 4,9 millions en campagnes publicitaires entre 2014 et 2016 et 19,8 millions pour l’acquisition d’une société exploitant un site d’informations en matière d’annonces immobilières en ligne).

 

La protection de la base de données contre les extractions non autorisées

 

En présence d’une base de données protégée au titre du droit sui generis, la Cour retient que la société LEBONCOIN était fondée à s’opposer à l’extraction du contenu de sa base de données.

La Cour a ainsi condamné la société ENTREPARTICULIERS.COM pour avoir procédé à l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données de la société LEBONCOIN.

En matière de protection de base de données, il est important d’un point de vue juridique de distinguer la structure de la base, qui pourra être protégée au titre du droit d’auteur, de son contenu qui lui, pourra être protégé au titre du droit des bases de données, à condition toutefois que le producteur de cette base puisse démontrer l’existence d’investissements qualifiés de substantiels.

Besoin de plus d’informations en tant qu’auteur d’une base de données, n’hésitez pas à contacter un avocat propriété intellectuelle du cabinet.

 

Dans une décision du 14 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a eu à se pencher sur la validité de deux modèles déposés auprès de l’INPI et sur leur contrefaçon par un produit tiers.

 

 

Contexte : Une action en contrefaçon contre des modèles de porte-clés tour Eiffel

 

La société Happy Days in Paris créée et distribue des produits pour des magasins de souvenirs. Elle a déposé le 27 octobre 2016 à l’INPI, un modèle correspondant à un porte-clés accessoirisé d’un gros macaron, d’un nœud vichy et d’une tour Eiffel en métal avec des strass de couleur. Le 30 août 2017, cette même société a déposé, en France, un autre modèle de porte-clés composé d’une tour Eiffel strassée et de charmes en forme de cœur avec l’inscription « Paris ».

La société Happy Days in Paris accuse la société AKER de fabriquer et commercialiser, dans une boutique de souvenirs, des reproductions des porte-clés déposés.

Après avoir mis en demeure cette société de cesser ces agissements contrefaisants, elle a procédé à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la boutique en question.

Constatant que la boutique de souvenirs vendait toujours les porte-clés litigieux, la société Happy Days in Paris a assigné en contrefaçon de modèles la société AKER et la boutique de souvenirs.

Ces dernières ont fait appel du jugement rendu le 29 mars 2019 qui considérait qu’il y avait contrefaçon de l’un des modèles invoqués et qu’en revanche, le second modèle, était dépourvu de toute nouveauté.

 

Solution : La contrefaçon de modèle reconnue pour des porte-clés similaires

 

La nouveauté du modèle comme préalable à toute contrefaçon

 

Les sociétés appelantes contestaient la validité du premier modèle déposé en 2016 au motif qu’un fournisseur commercialisait depuis 2014 ce même modèle. Or, l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peuvent être protégés que les dessins et modèles nouveaux et disposant d’un caractère propre.

Il y aura défaut de nouveauté si le modèle en cause a été divulgué antérieurement à son dépôt et était donc raisonnablement connu par les professionnels du secteur concerné.

Sur le premier modèle, la juridiction a retenu, entre autres, que la distribution de catalogues où figuraient des modèles de porte-clés quasi-identiques au modèle litigieux avant son dépôt permettait de remettre en cause sa nouveauté et son caractère propre, car ne produisant pas une impression visuelle d’ensemble différente sur l’observateur averti.

En d’autres termes, ce porte-clés ne répondant pas aux critères ouvrant à protection par les dessins et modèles, il devait être annulé.

S’agissant du second dépôt, les défenderesses soutenaient qu’il n’était pas non plus nouveau car un dépôt antérieur portant sur un modèle de porte-clés aux caractéristiques similaires aurait été réalisé par l’une d’entre elles. La Cour d’appel de Paris a considéré que le dépôt antérieur concerné ne pouvait constituer une divulgation au sens de l’article L511-6 du code de la propriété intellectuelle, en ce sens que rien au dossier ne démontrait qu’il aurait été « rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen ».

En conséquence, pas de défaut de nouveauté pour ce second modèle qui est jugé valide.

 

Une impression visuelle d’ensemble peu différente entre les porte-clés justifiant la qualification d’actes contrefaisants

 

La société Happy Days in Paris soutenait donc que les deux autres sociétés avaient commis des actes de contrefaçon de modèle en fabricant et commercialisant des porte-clés semblables aux siens.

Seul le modèle déposé en 2017, reconnu valide, pouvait bénéficier d’une protection et pouvait donc avoir fait l’objet de contrefaçon.

Les juges ont relevé sur ce point que les différences entre les porte-clés litigieux étaient légères (couleur du métal et des charmes) et qu’elles « n’altér[ai]ent pas la même impression visuelle d’ensemble qui se dégage du modèle enregistré et du produit incriminé ». Ainsi, les porte-clés commercialisés par la société AKER et la boutique de souvenirs ont été considérés comme contrefaisants.

La cour d’appel de Paris les a, par conséquent, condamnées in solidum à payer à la société Happy Days in Paris la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de son modèle déposé en 2017.

Si vous vous interroger sur les démarches à suivre en cas de contrefaçon de l’un de vos dessins et modèles, n’hésitez pas à soumettre vos cas à un avocat droit des dessins et modèles du Cabinet Solvoxia.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

Dans une décision du 15 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a eu à s’interroger sur les effets et les conséquences d’une mise à disposition gratuite de modèles en dehors de toute convention.

 

 

Contexte : L’admission d’une cession de droits d’auteur à la société exploitant gracieusement des modèles de luminaire

 

Le demandeur a signé un protocole d’accord permettant à une société tierce d’entrer dans le capital de sa propre société. Une convention autorisait l’exploitation gracieuse, par sa propre société, des modèles de luminaire déjà déposés par le demandeur pendant une période limitée et prévoyait qu’à terme ces modèles lui seraient cédés pour un euro symbolique.

La convention devenue caduque, le demandeur a déposé à son nom propre plusieurs modèles de luminaire auprès de l’INPI, et a réalisé des dépôts au nom de la société auprès d’un tiers privé pour leur donner une date certaine.

Malgré ces dépôts, la société a continué à exploiter gracieusement les modèles. Le demandeur n’a revendiqué aucune contrepartie financière dessus. De plus, le nom du designer demandeur n’apparait sur aucun des catalogues commerciaux de la société.

De ces faits, la société en a déduit une cession implicite des droits d’exploitation des modèles litigieux.

Le demandeur argue quant à lui qu’une autorisation d’exploitation gratuite ne constitue pas une cession de droits d’auteur claire et non-équivoque.

 

Solution : La cession implicite justifiée par l’exploitation gracieuse des modèles par la société et l’absence de formalisme d’une cession de droits d’auteur

 

L’absence d’écrit pour le transfert de droits d’auteur, une possibilité admise par le droit antérieur

 

La cour d’appel de Bordeaux a rendu la présente décision à la lumière du droit antérieur. En effet, elle se fonde sur les articles anciens L131-2 et L131-3 du code de la propriété intellectuelle. Ces articles disposaient que les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle devaient être constatés par écrit et que seuls les contrats énumérés précédemment devaient mentionner de manière distincte les droits cédés dans un contrat de cession, ainsi qu’en préciser l’étendue, la destination, le lieu et la durée.

En d’autres termes, les contrats de cession de droits sur les modèles sont dispensés de ce formalisme.

Ainsi, une cession de droits d’auteur pouvait avoir lieu sans écrit.

 

Une mise à disposition gratuite et temporaire remise en cause

 

Les juges considèrent que la mise à disposition gratuite et temporaire « est contredite » par les termes du protocole d’accord, par les dépôts de modèles ultérieurs faits au nom de la société auprès de tiers privés par le demandeur et par l’absence de mention du nom du demandeur dans les catalogues commerciaux de 2011 à 2016.

Ces faits et l’absence de revendications des droits de propriété sur les modèles litigieux par le demandeur suffisent pour prouver la cession des droits d’auteur des modèles.

Aujourd’hui, une telle décision ne pourrait être rendue en matière de cession de droits d’auteur car l’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle a été modifié par une loi du 7 juillet 2016. Cet article impose désormais qu’un écrit soit rédigé pour « les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur ». Les cessions de droit d’auteur implicites ne sont donc plus permises.

Si vous vous interrogez sur les conditions d’une cession de droits d’auteur n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat en droit d’auteur du cabinet Solvoxia.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.