Une décision très récente du Tribunal judiciaire de Paris (13 mai 2022, n°21/00577) offre une illustration à la fois intéressante et atypique du cumul de droits de propriété intellectuelle susceptibles de protéger une création de forme.

 

 

Contexte : une contrefaçon alléguée du design de montures de lunettes ayant fait l’objet d’un dépôt de modèle

 

Une entreprise familiale, spécialisée dans le secteur de la conception et la vente de montures de lunettes, exploitait notamment depuis 2017 une monture commercialisée sous différentes couleurs qu’elle avait pris soin de déposer en tant que dessin et modèle – dont l’enregistrement datait de la même période.

La monture se caractérisait ainsi par la forme de ses cerclages, qui bien qu’arrondis avaient la particularité de présenter des lignes droits symétriques sur les parties externes inférieures et supérieures des cadres.
Constatant qu’un concurrent commercialisait une monture qu’elle estimait identique à la sienne, elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris dans une procédure en contrefaçon à la fois de ses droits d’auteur sur la monture et de son dessin et modèle.

Une demande sur ce double fondement est relativement classique, car ces droits de propriété intellectuelle et de propriété industrielle peuvent se cumuler et ainsi offrir une double protection sur l’apparence d’un produit si leurs conditions respectives sont réunies.

Le droit d’auteur, qui ne nécessite aucun dépôt auprès d’un office, permet ainsi bien souvent d’obtenir une protection lorsque le dessin et modèle est finalement considéré comme non valide ou lorsque le délai d’expiration d’un tel droit (dont la durée est de 5 ans après le dépôt de modèle, renouvelables jusqu’à 25 ans) est atteint.

En l’espèce, c’est toutefois la situation inverse qui se produit, rappelant qu’en matière de protection du design, il ne faut pas compter uniquement sur le droit d’auteur – et qu’un dépôt de modèle peut bien souvent être pertinent.

 

Solution : un examen distinct des conditions de chaque droit invoqué retenant la contrefaçon de modèle

 

Droit d’auteur : une originalité non démontrée

 

Aucun droit d’auteur sur les lunettes n’est en effet reconnu, faute pour la demanderesse d’avoir démontré en quoi sa monture serait originale et donc protégeable par le droit d’auteur.
Si elle précisait dans le détail les caractéristiques de sa monture, le juge considère que ces caractéristiques appartiennent au fond commun de la lunetterie et que leur combinaison apparait assez banale, sans que la demanderesse n’ai réussi à expliciter en quoi ces caractéristiques feraient ressortir la personnalité de leur auteur.

 

Le dépôt d’un modèle qui sauve l’action

 

S’agissant de la demande en contrefaçon du dessin et modèle, la validité de ce dernier était bien évidemment combattue par la défenderesse, qui était parvenue à identifier plusieurs photographies de montures qu’elles considéraient comme similaires à celle en question et qui avaient fait l’objet d’une publication, notamment dans des magazines, avant le dépôt.

Or, pour être valable, un dessin et modèle doit être nouveau (aucun modèle identique, même non déposé, ne doit avoir fait l’objet d’une divulgation avant la date du dépôt) et présenter un caractère propre, soit s’éloigner suffisamment des dessins et modèles divulgués pour ne pas procurer un sentiment de déjà-vu dans l’esprit du public concerné par le produit (en l’occurrence, les opticiens et les consommateurs).

Ces conditions, examinées par l’INPI lors du dépôt de modèle avant l’enregistrement du titre de propriété (pour en savoir plus sur ce point : Comment déposer un dessin et modèle ?), sont bien souvent vérifiées de nouveau à l’occasion de contentieux et de demande en contrefaçon, puisqu’il n’est pas possible d’être contrefacteur d’un titre qui n’est pas valable.

Le Tribunal relève néanmoins qu’aucune des photographies versées ne reprenait, à l’identique, l’ensemble des caractéristiques du dessin et modèle en cause – qui est donc bien nouveau – et que ce dernier se distinguait suffisamment des différentes montures pour produire une impression d’ensemble distincte auprès d’un observateur averti, ce qui lui confère un caractère propre.
L’identité entre le dessin et modèle en cause et les montures commercialisées par la défenderesse ne faisant guère de doute ni débat, la contrefaçon du dessin et modèle est reconnue.

La contrefactrice est en conséquence condamnée à retirer les montures contrefaisantes du marché, et à transmettre des documents commerciaux d’exploitation (justifiant notamment du nombre de ventes des produits en question, du nombre de tiers revendeurs, etc.) pour permettre à la partie demanderesse d’effectuer le calcul du préjudice économique qu’elle a subi.

 

Il est possible d’utiliser en même temps droit d’auteur et dessins et modèles, pour permettre au déposant de bénéficier de deux droits exclusifs sur un design et empêcher ses reproductions, mais encore faut-il réussir à démontrer que les conditions spécifiques de ces droits sont réunies pour qu’une demande en contrefaçon soit acceptée.
Si, bien souvent, l’originalité du droit d’auteur est plus simple à caractériser que la nouveauté et le caractère propre des dessins et modèles – et permet en outre une protection sans avoir procédé à un dépôt de modèle – ce n’est pas toujours le cas comme le démontre le présent dossier.
Il est donc toujours important de garder ces deux droits en tête et de se demander si un dépôt de modèle ne serait pas pertinent pour protéger ses créations. Un avocat propriété intellectuelle saura utilement vous accompagner dans une telle réflexion !

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La décision rendue par la Cour d’appel de Douai le 7 avril 2022 a traité un cas très intéressant dans lequel les droits de l’auteur d’un logiciel n’ont pas primé sur les besoins pratiques du client, celui-ci souhaitant obtenir communication du code source d’un logiciel pour conclure un contrat de maintenance informatique avec un prestataire tiers.

 

Contexte : un client ne souhaitait pas confier un contrat de maintenance informatique à l’éditeur-intégrateur du logiciel concerné

 

Une entreprise spécialisée dans l’achat-revente de textile et de décorations avait fait appel, suite à un audit de son système informatique, aux services d’un prestataire informatique pour la fourniture d’un nouveau logiciel métier.

Les relations entre les parties s’étant tendues au cours de l’intégration – bien que la prestation de service ait été menée à son terme – la société cliente avait finalement préféré solliciter l’intervention d’un nouveau prestataire pour le contrat de maintenance informatique du logiciel, notamment car elle estimait le coût proposé par le premier bien trop élevé.

Confier les interventions de maintenance à un autre prestataire s’avérait toutefois très difficile en pratique car le contrat excluait toute cession de droits d’auteur au profit du client et surtout car il n’avait pas accès au code source (le progiciel étant vraisemblablement hébergé à distance) : toute autre personne que l’éditeur-intégrateur aurait donc été bien en peine à assurer la maintenance du logiciel, sauf à procéder à sa décompilation.

Le client a en conséquence assigné son prestataire pour obtenir un exemplaire du code source du progiciel.

Le juge de première instance ayant fait droit à cette demande, et fait primer les besoins du client sur les droits d’auteur du prestataire informatique, un appel a été formé par ce dernier.

 

Solution : la maintenance d’un logiciel peut justifier un accès à son code source

 

La confrontation de la situation au droits d’auteur sur le logiciel

 

En principe, seul l’auteur d’un logiciel a le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction ou encore la modification d’un logiciel, ce qui inclut évidemment toute intervention sur le code source.

Néanmoins, l’article L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles de tels actes peuvent être menés sans l’autorisation de l’auteur et notamment lorsqu’ils sont « nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs ».

La Cour a, dans un premier temps, relevé que le contrat d’intégration n’imposait pas au client de confier le contrat de maintenance informatique à son éditeur-intégrateur, ce dont il découlait que le logiciel intégré devait pouvoir faire l’objet d’une maintenance par un tiers.

Elle a ensuite estimé que la maintenance d’un logiciel, ayant pour but de faire évoluer le logiciel afin que celui-ci puisse continuer à remplir pleinement sa fonction pour l’utilisateur, était bien un usage du logiciel « conformément à sa destination » au sens de l’article L.122-6-1 précité.

Dès lors, l’entreprise cliente justifiant qu’un accès au code source lui était indispensable pour le service de maintenance et l’interopérabilité du logiciel (notamment pour mener des opérations de maintenance conséquentes et pour assurer la compatibilité du logiciel avec d’autres logiciels et modules), la Cour a considéré que le client était fondé à demander un exemplaire du code source.

L’éditeur-intégrateur a dès lors été condamné à remettre à son client un exemplaire du code source du progiciel exploitable et compréhensible par un informaticien.

 

En résumé : confier un contrat de maintenance informatique à un tiers peut justifier l’obtention du code source

 

Chercher à assurer la maintenance de son logiciel d’entreprise, ainsi que son interopérabilité, semblent donc pouvoir être des besoins permettant de passer outre les droits de l’auteur du logiciel et justifie ici la communication judiciaire d’un code source.

Cette décision s’inscrit à l’évidence parmi les nombreuses jurisprudences récentes relatives aux accès à un logiciel malgré le droit d’auteur reposant bien souvent sur des besoins pratiques.

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Dans sa décision du 25 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur la marge de manœuvre dont dispose une victime de contrefaçon pour mettre en garde les distributeurs d’un concurrent de l’existence de produits contrefaisants l’un de ses brevets.

 

 

Contexte : une action en dénigrement engagée en raison de l’envoi de mises en garde pour contrefaçon de brevet aux distributeurs d’un concurrent

 

Dans les faits, une entreprise française, titulaire d’un brevet européen s’était rendue compte qu’une société italienne produisait et vendait des machines agricoles potentiellement contrefaisantes de son brevet.

Partant de là, souhaitant réagir face à des actes de contrefaçon de brevet constatée, l’entreprise victime de contrefaçon décide d’adresser via son conseil des courriers de mise en garde auprès de cette société et de ses distributeurs dans le but de les informer concernant une potentielle contrefaçon.

En réponse au courrier, l’un des distributeurs de l’entreprise italienne notifiait l’arrêt de la distribution des machines litigieuses.

En réaction, estimant la responsabilité civile délictuelle de la société française engagée, la société italienne avait introduit une action en concurrence déloyale pour dénigrement à son encontre.

La société italienne soutenait que les agissements commis auraient jeté le discrédit sur ses produits et lui avait causé un préjudice de perte de clientèle et de marchés et de ce fait sollicitait réparation du dommage subi.

Plus précisément, il était soutenu que de telles pratiques n’auraient été autorisées que si une action en contrefaçon avait été engagée concomitamment à l’envoi de ces mises en demeure ce qui n’avait pas été le cas en l’occurrence. Partant de là, selon le fabricant italien, une action en concurrence déloyale pour dénigrement était fondée.

 

Solution : Le rejet par les juges de l’action en concurrence déloyale pour dénigrement

 

Les conditions de la procédure en concurrence déloyale pour dénigrement

 

Dans sa réponse aux arguments des parties, les juges rappellent tout d’abord que le dénigrement est une déclinaison de l’action en concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et définie en substance comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit dans le but de l’évincer.

Plus précisément, les juges rappellent que, selon la jurisprudence, est constitutif d’actes déloyaux le fait de mettre en garde la clientèle sur l’existence d’un risque de contrefaçon dès lors que cette information – même exacte – ne repose sur aucune décision de justice a fortiori quand la mise en garde est adressée aux revendeurs sans qu’une action en justice concomitante n’ait été introduite (Cour de cassation, 19 juin 2013 n°12-12.623).

A l’inverse, le Tribunal précise que l’envoi d’un courrier de mise en garde adressé aux distributeurs se bornant à rappeler la loi applicable et ne contenant aucune accusation ou dénigrement fautif n’est pas constitutif de dénigrement (Cour de cassation, 12 février 2013 n°12-13.808).

Ceci dit, les juges rappellent ensuite les dispositions de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Par application de ce texte, la responsabilité de revendeurs ne peut donc, dans le principe, être potentiellement engagée par le biais d’une action en concurrence déloyale que si ces derniers ont, au préalable, été informés de l’existence du brevet concerné et d’une potentielle contrefaçon.

 

Des lettres ne comportant aucun terme dépréciant la société concurrente se bornant à avertir sur un risque de contrefaçon

 

Partant de là, les juges s’attachent à apprécier les termes des courriers transmis et relèvent que dans ces courriers adressés aux distributeurs de son concurrent, le breveté rappelait de façon neutre uniquement son droit de propriété sur le brevet concerné, décrivait le mécanisme breveté, concluait à une « possible contrefaçon » et invitaient leurs destinataires à vérifier eux-mêmes si le produit en cause portait atteinte aux droits sur le brevet invoqué et le cas échéant à cesser de la vendre/diffuser.

En conclusion, les courriers étant factuels et non dépréciatifs dans leurs termes, le Tribunal a refusé de faire droit à l’action en concurrence déloyale pour dénigrement engagé considérant par la même qu’il n’y avait pas eu de comportement susceptible de caractériser des agissements déloyaux et dès lors de faute.

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Dans une décision du 11 janvier 2022, la Cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de rappeler à un demandeur en contrefaçon de marque que le seul fait de détenir des droits de propriété intellectuelle n’était pas forcément suffisant pour une action réussie.

 

Contexte : Une action en contrefaçon en apparence solidement appuyée

Une société ayant en sa propriété un restaurant et débit de boissons nommé « Montaigne Maison Blanche » possédait plusieurs marques venant protéger ce nom sur divers territoires (international, Union européenne et France).

Considérant qu’un autre restaurant, qui utilisait le nom « La Maison Blanche » à titre d’enseigne, contrefaisait ses droits sur sa marque, la société a engagé à son encontre une action en contrefaçon.

Son action a été accueillie en première instance et le restaurateur « La Maison Blanche » – qui n’était jusqu’alors pas représenté – a fait appel de cette décision.

A raison, car de nombreuses irrégularités ont pu être décelées parmi les droits invoqués par le demandeur.

 

Solution : Une action en contrefaçon de droits par trois fois écartée

L’action en contrefaçon était basée sur 3 marques pour lesquelles la sanction prononcée par le juge est triple

Une marque internationale ne désignant pas la France

S’agissant tout d’abord de la marque internationale, la Cour d’appel relève que cette marque ne visait que l’Egypte et pas la France ; impossible donc de reprocher une contrefaçon sur le territoire français sur la base de ce droit qui n’y a pas d’effet.

Une marque de l’Union européenne dont le nouveau de titulaire n’avait pas été inscrit

S’agissant de sa marque de l’Union Européenne ensuite, elle était enregistrée au nom d’une société non-partie à la présente instance, qui avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la société demanderesse.

Or, selon l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, pour être opposable aux tiers, une transmission de marque doit faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques, afin que celui qui a la propriété du droit concerné en soit le titulaire officiel.

En l’espèce, l’inscription avait été faite mais après le lancement de l’action en contrefaçon : dès lors, la société n’avait pas d’intérêt à agir sur la base de son droit de l’Union Européenne au moment de l’assignation, puisqu’elle n’en avait alors pas vis-à-vis des tiers la propriété !

Une marque française non-renouvelée

Enfin, s’agissant de sa marque française, cette dernière était expirée depuis mars 2016 (soit plus de 2 ans avant l’action) faute d’avoir fait l’objet d’un renouvellement auprès de l’INPI…

La Cour considère donc que la contrefaçon ne peut être examinée que sur la période courant entre le début de l’exploitation de son enseigne par le défendeur, en 2015, et l’expiration de la marque française.

Ceci étant, en l’espèce, une telle contrefaçon a été écartée car la Cour a estimé qu’aucun risque de confusion n’était caractérisé.

Chou blanc donc.

En résumé, avant de s’engager dans une action en contrefaçon, il est important de vérifier la validité et la titularité de ses droits !

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Dans une décision du 24 février 2022 (n°19/00461), la Cour d’appel de Angers a retenu la compétence de la juridiction prud’homale en matière de demande en paiement d’une rémunération supplémentaire formée par un salarié inventeur concernant un brevet auquel il avait contribué et dont son employeur était propriétaire.

 

Contexte : Une demande en paiement d’une rémunération supplémentaire sur une invention de salarié

 

En février 2016, une entreprise assurant une activité de recherche- développement en autres sciences physiques et naturelles recrutait un salarié au statut cadre conformément à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.

Or, en juillet 2018, à la suite d’une procédure en liquidation judiciaire de l’entreprise, le salarié a été licencié pour motifs économiques.

En décembre 2018 ce dernier saisit le Conseil des prud’hommes d’Angers afin de solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise liquidée au titre notamment d’une rémunération supplémentaire due en contrepartie de sa contribution à un brevet.

En effet, en matière d’invention de salarié, par application de l’article L 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’un inventeur salarié contribue, dans le cadre de la mission invention confiée par son employeur, à une invention brevetable, il a droit à une rémunération additionnelle distincte de son salaire.

L’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande relative à cette prime fût alors soulevée. Par jugement du 10 juillet 2019 le Conseil des prud’hommes d’Angers retenait sa compétence. Un appel fût interjeté par le liquidateur judiciaire.

 

Solution : la compétence de la juridiction prud’homale reconnue

 

Les demandes relatives au droit des brevets relèvent, en principe, du Tribunal judiciaire de Paris

 

Pour trancher la question de la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande en paiement d’une rémunération supplémentaire liée à une invention de salarié, la Cour d’appel d’Angers souligne tout d’abord qu’en vertu de l’article L.615- 17 du Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives au droit des brevets, y compris dans les cas prévus par l’article L.611- 7 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux inventeurs salariés, sont, en principe, portées devant le Tribunal judiciaire de Paris, ayant compétence exclusive en droit des brevets.

 

La compétence du Tribunal judiciaire de Paris n’est toutefois retenue que si aucune convention collective n’est applicable

 

Cela étant rappelé, la juridiction relève toutefois que conformément à l’article L.611-7 1° alinéa 2 du code précité, ce texte ne s’applique que « si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche ».

Dans les faits de l’espèce, la Cour retient le salarié sollicitait bien le paiement d’une rémunération supplémentaire se rapportant à une invention, propriété de l’employeur car réalisée par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive. Ce faisant la disposition précitée était applicable.

Partant de là, compte tenu de l’existence de stipulations spécifiques relative aux inventions de salarié insérées dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicables à ce dernier, sa demande en paiement d’une rémunération supplémentaire relevait donc bien de la compétence de la juridiction prud’homale.

En résumé, en présence de stipulations spécifiques relatives à l’invention d’un salarié dans la convention collective applicable, il convient de retenir la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande en paiement d’une rémunération supplémentaire, accordée à hauteur de 1.000 euros dans les faits de l’espèce.

Cette décision n’est pas sans rappeler celle rendue par la Cour de cassation le 03 mai 2018, dans laquelle les juges avaient reconnus la  compétence des juges des prud’hommes.

Attention cependant, cette règle de compétence ne s’applique pas si le litige porte sur le juste prix dû à un inventeur salarié lorsque l’invention relève du cas prévu à l’article L 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle (invention réalisée hors du mission inventive confiée par l’employeur). En effet, dans une telle hypothèse seul le Tribunal Judiciaire de Paris demeure compétent.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.